有効期限後の特許取消: ベーリンガーの判決が解決すること

問題

決定に関して 2 つの疑問が生じました。

第 1 に、1970 年特許法第 64 条に基づく取り消し請願が、申立人が侵害訴訟において第 107 条 (1) に基づく抗弁と同じ特許の無効を訴えた後で、または存続できるかどうか。

第 2 に、取り消し請願書を提出した後、またはその特許の取り消しが求められた後も継続できるかどうか。

どちらの質問も肯定的に答えました。 第 2 部の解決にあたり、第 64 条に基づく取り消しが付与日から遡及的に機能するかどうかは、インドの裁判所がこれまで扱っていなかった点も分裂した。

内実

2022 年 10 月 5 日に、2022 年 8 月 21 日の医薬品リナグリプチンのベーリンガー インゲルハイムにインド特許が付与されました。2022 年 2 月 17 日 Macleods Pharmaceuticals は、セクション 64(1) に基づいてデリー高等裁判所に取り消し請願を提出しました。 2 日後の 2022 年 2 月 19 日、ベーリンガーはヒマチャル プラデーシュ州高等裁判所でマクラウドに対して侵害訴訟を起こし、差し止め命令と損害賠償を求めました。 書面による声明の中で、Macleods は第 107 条 (1) に基づいて 243301 の無効を主張しました。

243301 は 2023 年 8 月 18 日の時間の流出により失効しました。

Boehringer は、デリーの取り消し請願の却下を求める 2 つの中間申請書を提出しました。 2 つ目は、マクラウドのセクション 107 の嘆願が、別の取り消し措置を維持する権利を消滅させたという理由である。 2025 年 1 月 15 日に 1 人の裁判官が却下されました。Boehringer は上訴しました。 部門のベンチは、2025 年 11 月 26 日にこの問題を審理し、2026 年 2 月 24 日に判決を言い渡した。

ホールディングス

C. Hari Shankar 判事と Prakash Shukla 判事を含む部門のベンチは、上訴を却下し、次のように判断しました。

(i) 第 64 条に基づく取り消し請願は維持可能であり、取り消しが求められた特許が時間の流出によって失効した後でも存続し続ける。 そして

(ii) 侵害訴訟の被告が第 107 条 (1) に基づいて無効の抗弁を行った後でも、取り消し請願を提出または継続することができます。

取り消しの遡及効果

1970 年の特許法は、失効命令が注文日から発効するのか、それとも最初の付与日から発効するのかを明示的に述べていません。 部門のベンチは、3 つの推論を通じてこのギャップを解決しました。

セクション 64 のパリティ. 第 64 条 (1) は、スタンドアロンの取消請願と反訴状を同一の立場で侵害訴訟に提起する。 訴訟で請求された侵害損害は訴訟自体よりも前の日付であるため、反訴は付与日から無効を求める必要があります。 両方の救済策が同じ結果につながった場合、失効はいずれの場合も、その起源からの助成金を無効にする必要があります。

取り消し理由の性質. 第 64 条に基づいて取り消しを求めることができるすべての理由 (新規性の欠如、明白さの欠如、事前の秘密の使用、アプリケーションでの虚偽表示、セクション 8 に基づく非開示、その他) が確立されている場合、それ自体が無効であることを示します。 将来的にのみ機能する取り消しの根拠はありません。

国際機関. 裁判所は引き受けた Virgin Atlantic Airways Ltd 対 Zodiac Seats UK Ltd [2013]UKSC 46 (英国最高裁判所、2013 年 7 月 3 日)。 欧州特許条約の第 68 条は、取り消されたヨーロッパの特許は、最初から、それがもたらした影響を与えなかったものとみなすことを規定しています。 部門のベンチは、インド特許法に基づく法定の地位が実質的に類似していることを発見し、原則は、付与日から遡及的に、レムの取り消し法に適用されます。

注: デリー高等裁判所の脚注が引用しています[2009]EWCA CIV 1062、同じ訴訟の控訴裁判所の段階。 遡及的取り消しに関する画期的な権威は、英国最高裁判所の判決です。[2013]UKSC 46 は、損害賠償問題について控訴裁判所を覆しました。

有効期限後の保守性

Boehringer は、期限切れの特許を取り消すことは、その上級弁護士の言葉を借りれば、冗長 (「死んだ馬をむち打つ」) として特徴付けられたと主張した。 裁判所は、法定および実際的な理由でこれを却下しました。

法定構造. セクション 2(m) は、「特許」を「本法に基づいて付与された発明の特許」と定義しています。 有効な言葉は「当然のこと」です。 Expiry は、今後、特許を執行不能にします。 付与された特許の特徴を剥奪するものではありません。 第 64 条は、「有効な特許」ではなく「特許」を使用します。 立法府はその区別を知っていました。セクション 2(o) は、「特許が有効である場合」を「特許条項」を定義する際に使用します。 第 64 条でより広範な定式化を議会が意図的に選択したことは、司法の含意によって上書きすることはできません。 裁判所は Casus Omissus を提供することはできません。

ムートネスが拒否されました. 通常の民法は、主題がもはや存在せず、強制力のある法的結果に続くものではない場合、手続きを不当なものとして扱います。 特許法は、取り消しが遡及的に機能するというこの原則から逸脱しています。 取り消しが成功すると、付与日から特許が無効になるため、特許権者が特許の存続期間中の侵害に対する損害賠償を請求する権利を消滅させます。 法的結果は歴史的なものではなく、生きています。それは、保留中の損害賠償請求を直接無効にします。 したがって、手続きは無意味ではありません。

遺伝子座を継続します. 第 64 条 (1) は、請願者を「関心のある人」に限定します。 セクション 2(1)(t) は、同じ分野の研究に従事している、または推進している人物を含む表現を定義しています。 裁判所は、この条項に自然な幅を与えました。テストは、申立人が取り消しの成功に実際に関心を持っているかどうかです。 原告が損害賠償を求め、利益の口座を請求した場合、保留中の侵害訴訟の被告は、まさにその利子を持っています。 ヒマーチャル訴訟におけるマクラウドの金銭的責任のエクスポージャーは、付与日から特許の有効性に直接左右されます。 その継続的なエクスポージャーは、特許の有効期限に関係なく、その場を維持しました。

セクション 64 およびセクション 107: 明確な救済策

裁判所は、取り消し請願と無効弁護との間の重複を排除する 3 つの構造上の違いを特定しました。

レジスターへの影響. 取り消し請願が成功すると、特許は特許登録簿から完全に削除され、最初は無効になります。 それは世界に対して、レムで動作します。 第 107 条の無効弁護が成功すると、侵害訴訟の却下にのみつながります。 特許は登録簿に残ります。 特許権者は、その訴訟の当事者ではない第三者に対してそれを主張する権利を保持します。

行政上の結果. セクション 151(1) は、すべての取り消し命令を、特許登録簿に登録するためにコントローラーに送信することを要求しています。 第 151 条 (2) は、裁判所に対し、その決定を補足記録にのみ登録するためにその決定を管制官に送信することを裁判所に要求しています。 特許登録簿に登録された特許は、第 107 条の調査結果に影響されません。

法的な性格. セクション 64 に基づく取り消しは、世界を拘束する REM で機能します。 第 107 条に基づく調査結果は、当事者のみが訴訟に拘束されるように機能します。 アヤンガー委員会の報告書は、特許法の前にあるこの分岐型アーキテクチャを明示的に推奨しました。

民事訴訟の原則は、別の手続きでより広範な救済策を追求する当事者の独立した権利を消滅させる書面による陳述の抗弁を認めていません。 反訴状を提出する可能性のある被告は、代わりに取消請願を同様に提出することができます。 どちらもセクション 64 の下にあります。セクション 107 の防衛はどちらでもないため、どちらのオプションもそのままにしておきます。

Aloys Wobben v. Yogesh Mehra の解釈

Boehringer は、最高裁判所の判決のパラグラフ 26 に大きく依存している。 Aloys Wobben v. Yogesh Mehra (2014) 15 SCC 360 では、侵害訴訟の提起後に提出された取り消し請願は「法律上持続不可能」であると述べています。 部門のベンチは、その観察を実際の状況に限定しました。

に アロイズ・ウォベンEnercon は、知的財産上訴委員会 (当時の管轄権を持つ法廷) に 23 件の取り消し請願書を提出し、同時に、同一の理由で同じ特許の取り消しを求める侵害訴訟で反訴状を起訴した。 最高裁判所は、裁判官に対してこの原則を適用しました。 パラグラフ 26 の「そのまま」という言葉は、その禁止を、その特定の前例シナリオ、つまり訴訟ですでに反訴を提出した被告と明示的に結び付けています。 パラグラフ 26 は、侵害訴訟が提起された後のすべての取り消し請願を禁止する自由な規則ではありません。

本件では、MacLeods は反訴を提出していませんでした。 その取り消し請願は、ベーリンガーの侵害訴訟の 2 日前に提出されました。 のパラグラフ 27.2 の下 アロイズ・ウォベン実際、マクラウドはヒマーチャルの訴訟で反訴状を提出することはできませんでした。 それこそが、デリー高等裁判所での取り消しの請願を進めなければならなかった理由です。

構造的重要性. この判決は、以前は救済策としての特許取消の完全性を脅かしていた戦術的リスクに対処しています。 取消訴訟に直面している特許権者は、侵害訴訟をその自然な目的に押し付け、特許を失効させることで、取消請願が消滅したと主張することができた。 裁判所の判決は、その可能性を排除します。 有効性は損害賠償請求の根拠です。 したがって、損害賠償請求が主張されている限り、無効の有効性を失った取消手続は存続します。 この判決は、利用可能な 3 つの救済措置の手続き上の独立性も解決します。第 64 条の取り消し請願、第 64 条の反訴、および第 107 条の無効弁護です。 それらはお互いの代わりではなく、お互いを疲れさせません。

実用的な意味

特許侵害訴訟では、被告には 3 つの運用上の影響があります。

侵害訴訟が提起される前にスタンドアロンの取消請願を提出した被告は、同じ救済を求める訴訟で反訴状を提出することはできません。. アロイズ・ウォベン これについては明らかです。 取り消しの請願を進めなければなりません。 侵害訴訟における第 107 条の無効防御は、取消請願と並んで実行される場合があります。 この 2 つは相互に排他的ではありません。

すでに取り消し請願書を提出した後、侵害訴訟を提起された被告は、それを反訴状に変換する必要はありません。 取り消し請願は独立して実行されます。 訴訟における第 107 条の嘆願は、それを置き換えるものではありません。

特許権の有効期限は、特許権者の損害賠償請求が存続している場合の取り消しルートを閉じません。 損害賠償を取得した被告は、これらの金銭的請求の法的根拠を完全に排除します。 失効の請願は、期限切れではなく、より重要になります。

引用: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG v. 特許の管理者 アン。、LPA 129/2025、CM Appl。 10551/2025、デリー高等裁判所 (Division Bench)、2026 年 2 月 24 日に判決。