특허 만료 후 취소: 베링거 판결의 핵심 내용

문제점

결정해야 할 두 가지 질문이 제기되었습니다.

첫째, 특허법 1970 제64조에 따른 취소 청원이 청구인이 침해 소송에서 제107조(1)에 따른 방어로 동일한 특허의 무효를 주장한 후에 제기될 수 있는지 또는 존속할 수 있는지 여부입니다.

둘째, 취소를 청구하는 특허의 유효기간이 만료된 후에도 취소 청구 소송을 제기하거나 계속 진행할 수 있는지 여부입니다.

두 질문 모두 긍정적으로 답변되었습니다. 두 번째 질문을 해결하는 과정에서 항소심 재판부는 인도 법원이 이전에 다루지 않았던 쟁점, 즉 제64조에 따른 취소가 허가일로부터 소급 적용되는지 여부에 대해서도 판단을 내렸습니다.

사리

인도 특허 IN 243301은 2022년 10월 5일 Boehringer Ingelheim에 리나글립틴(Linagliptin) 의약품에 대해 부여되었으며, 우선권 날짜는 2002년 8월 21일입니다. 2022년 2월 17일, Macleods Pharmaceuticals는 델리 고등법원에 제64조(1)항에 따라 특허 취소 신청을 제기했습니다. 이틀 후인 2022년 2월 19일, Boehringer는 히마찰프라데시 고등법원에 Macleods를 상대로 침해 소송을 제기하여 금지 명령 및 손해 배상을 청구했습니다. Macleods는 답변서에서 제107조(1)항에 따라 IN 243301의 무효를 주장했습니다.

IN 243301은 2023년 8월 18일 만료되었습니다.

베링거는 델리 특허 취소 청원 기각을 구하는 두 건의 중간 신청을 제기했습니다. 첫 번째는 특허 만료로 인해 청원이 존속할 수 없다는 이유였고, 두 번째는 맥클로즈의 특허법 제107조 항변이 별도의 취소 소송을 제기할 권리를 소멸시켰다는 이유였습니다. 단독 판사는 2025년 1월 15일 두 신청을 모두 기각했습니다. 베링거는 항소했습니다. 합의부는 2025년 11월 26일 심리를 진행하여 2026년 2월 24일 판결을 내렸습니다.

지주

C. 하리 샹카르 판사와 옴 프라카시 슈클라 판사로 구성된 재판부는 항소를 기각하고 다음과 같이 판결했습니다.

(i) 제64조에 따른 취소 청원은 취소를 구하는 특허가 시효 만료로 소멸된 후에도 계속 유지되고 존속한다.

(ii) 침해 소송의 피고가 제107조(1)항에 따라 무효 항변을 제기한 후에도 취소 청원을 제기하거나 계속할 수 있습니다.

취소의 소급적 효력

1970년 특허법은 취소 명령이 성공적으로 발효될 경우, 그 효력이 명령 발효일부터 발생하는지 아니면 최초 특허 부여일부터 발생하는지를 명시적으로 규정하고 있지 않습니다. 항소심 재판부는 세 가지 논리를 통해 이러한 공백을 해소했습니다.

제64조 동등성. 제64조(1)항은 독립적인 취소 청구와 침해 소송에서의 반소 청구를 동일한 지위에 두는데, 둘 다 해당 조항에 따라 작용하고 취소를 초래한다. 반소 청구는 소송에서 청구된 침해 손해 배상액이 소송 자체보다 이전 시점에 발생했기 때문에 허가일로부터 무효를 구해야 한다. 두 구제 수단이 동일한 결과를 초래하는 경우, 취소는 어느 경우든 허가의 최초 효력을 무효화해야 한다.

취소 사유의 성격. 제64조에 따라 취소를 청구할 수 있는 모든 사유(신규성 결여, 명백성, 선행 비밀 사용, 출원서의 허위 진술, 제8조에 따른 정보 미공개 등)가 입증된다면, 이는 원래의 특허 부여 자체가 무효였음을 의미합니다. 장래에만 효력을 갖는 취소 사유는 없습니다.

국제 권위. 법원은 다음을 참고했습니다. 버진 애틀랜틱 항공 주식회사 대 조디악 시츠 UK 주식회사 [2013]UKSC 46 (영국 대법원, 2013년 7월 3일). 유럽 특허 협약 제68조는 취소된 유럽 특허는 처음부터 그 효력을 갖지 않는 것으로 간주된다고 규정하고 있다. 항소심 재판부는 인도 특허법의 법적 입장이 실질적으로 유사하다고 판단하여, 취소는 물권적 효력을 가지며 특허 부여일로부터 소급하여 적용된다는 원칙을 적용했다.

참고: 인용된 델리 고등법원의 각주[2009]EWCA Civ 1062는 동일 소송의 항소심 단계입니다. 소급적 취소에 관한 중요한 판례는 영국 대법원의 판결입니다.[2013]손해배상 문제에 대한 항소법원의 판결을 뒤집은 UKSC 46.

만료 후 유지 관리 가능성

베링거는 만료된 특허를 취소하는 것은 자사 수석 변호사의 표현을 빌리자면 불필요한 일(‘죽은 말에 채찍질하는 격’)이라고 주장했습니다. 그러나 법원은 법률적 및 실질적인 근거를 들어 이 주장을 기각했습니다.

법률 해석. 제2조 (m)항은 “특허”를 “이 법에 따라 부여된 발명에 대한 특허”로 정의합니다. 핵심 단어는 “부여된”입니다. 특허가 만료되면 더 이상 특허권을 행사할 수 없게 되지만, 부여된 특허로서의 성격은 상실되지 않습니다. 제64조는 “유효한 특허”가 아닌 “특허”라는 용어를 사용합니다. 입법부는 이러한 차이를 인지하고 있었으며, 제2조 (o)항은 “특허받은 물품”을 정의할 때 “유효한 특허가 있는”이라는 표현을 사용합니다. 의회가 제64조에서 보다 포괄적인 표현을 의도적으로 선택한 것은 사법적 해석으로 뒤집힐 수 없습니다. 법원은 누락된 부분을 보완할 수 없습니다.

논쟁의 여지가 없다는 주장이 기각되었습니다.. 일반 민법에서는 소송의 대상이 더 이상 존재하지 않고 법적 효력을 갖는 결과가 발생하지 않을 경우 해당 소송을 무효로 간주합니다. 그러나 특허법은 특허 취소가 소급적으로 적용될 때 이러한 원칙에서 벗어납니다. 특허 취소가 성공적으로 이루어지면 특허는 특허권이 부여된 날부터 무효가 되므로, 특허권자는 특허 존속 기간 동안 침해에 대한 손해 배상을 청구할 권리를 상실하게 됩니다. 이러한 법적 결과는 과거의 일이 아니라 현재 진행 중인 손해 배상 청구를 직접적으로 무효화하는 것입니다. 따라서 해당 소송은 무효가 되지 않습니다.

소송 자격 유지. 제64조(1)항은 청원인을 ‘이해관계인’으로 제한합니다. 제2조(1)(t)항은 이 표현에 동일 분야의 연구에 종사하거나 이를 장려하는 사람을 포함한다고 정의합니다. 법원은 이 조항에 자연스러운 폭넓은 해석을 적용했습니다. 즉, 청원인이 특허 취소의 성공에 실질적이고 지속적인 이해관계를 갖고 있는지 여부가 판단 기준입니다. 원고가 손해 배상 및 이익 반환을 요구하는 침해 소송이 진행 중인 경우, 피고는 바로 그러한 이해관계를 갖습니다. 히마찰 소송에서 맥클로즈의 금전적 책임 부담은 특허 부여일부터 특허의 유효성에 직접적으로 달려 있었습니다. 이러한 지속적인 책임 부담은 특허 만료 여부와 관계없이 맥클로즈의 소송 자격(locus standi)을 유지시켜 주었습니다.

제64조 및 제107조: 서로 다른 구제책

법원은 취소 신청과 무효 항변 사이에 중복이 없도록 하는 세 가지 구조적 차이점을 확인했습니다.

등록부에 미치는 영향. 특허 취소 신청이 성공적으로 받아들여지면 해당 특허는 특허 등록부에서 완전히 삭제되고 처음부터 무효화됩니다. 이는 대물적으로, 즉 전 세계를 상대로 효력을 발휘합니다. 반면, 특허법 제107조에 따른 무효 항변이 성공적으로 받아들여지면 침해 소송만 기각될 뿐입니다. 특허는 특허 등록부에 그대로 남아 있으며, 특허권자는 해당 소송의 당사자가 아니었던 제3자에 대해 특허권을 주장할 권리를 유지합니다.

행정적 결과. 제151조(1)항은 모든 취소 명령을 특허 등록부에 등재하기 위해 특허청장에게 전달하도록 요구합니다. 제151조(2)항은 무효 항변을 심리하는 법원이 그 결정을 보충 기록에만 등재하기 위해 특허청장에게 전달하도록 요구합니다. 특허의 특허 등록부 등재는 제107조의 결정에 영향을 받지 않습니다.

법률적 성격. 제64조에 따른 취소는 대물적 효력을 가지며 전 세계를 구속합니다. 반면 제107조에 따른 판결은 인적 효력을 가지며 소송 당사자만을 구속합니다. 특허법 제정 이전에 발표된 아양가르 위원회 보고서는 이러한 이분화된 구조를 명시적으로 권고했습니다. 즉, 소송에서의 무효 항변은 당사자 간에만 효력을 가지는 반면, 고등법원에 제기된 취소 신청은 ‘직접적인 당사자를 넘어선’ 결과를 도출해야 한다는 것입니다.

민사소송법의 어떤 원칙도 서면 진술 항변으로 인해 당사자가 별도의 소송 절차에서 더 광범위한 구제책을 추구할 수 있는 독립적인 권리를 소멸시키는 것을 허용하지 않습니다. 반소를 제기할 수 있는 피고는 그 대신 취소 신청을 제기할 수도 있습니다. 두 가지 모두 민사소송법 제64조에 따라 허용됩니다. 제107조에 따른 항변은 이 두 가지 모두에 해당하지 않으므로, 두 가지 선택권 모두 그대로 유지됩니다.

Aloys Wobben 대 Yogesh Mehra 사건 해석

베링거는 대법원 판결문 26항에 상당한 의존을 두었습니다. 알로이스 워벤 대 미국. 요게시 메흐라 (2014) 15 SCC 360은 침해 소송 제기 후 제출된 취소 청원이 ‘법적으로 유지될 수 없다’고 명시하고 있습니다. 항소심 재판부는 해당 관찰을 실제 맥락에 한정했습니다.

~ 안에 알로이스 워벤에너콘은 당시 관할권을 가진 특허심판원에 23건의 특허 취소 청구를 제기했고, 동시에 침해 소송에서 동일한 특허의 취소를 동일한 사유로 청구하는 반소를 제기했습니다. 대법원은 기판력의 원칙을 적용하여, 당사자가 서로 다른 법원에서 동시에 동일한 구제를 청구할 수 없다고 판단했습니다. 제26항의 ‘그러한 경우’라는 표현은 해당 금지 조항을 피고가 이미 소송에서 반소를 제기한 특정 상황에 명시적으로 연결하고 있습니다. 제26항은 침해 소송 제기 후 모든 특허 취소 청구를 금지하는 독립적인 규칙이 아닙니다.

본 사건에서 맥클로즈는 반소를 제기하지 않았습니다. 맥클로즈의 특허 취소 신청은 베링거의 침해 소송 제기 이틀 전에 제출되었습니다. 27.2항에 따르면 알로이스 워벤맥클로즈는 사실상 히마찰 프라데시 소송에서 반소를 제기할 수 없었습니다. 바로 그 이유 때문에 델리 고등법원에 취소 청원 절차가 진행될 수밖에 없었던 것입니다.

구조적 중요성. 이번 판결은 특허 취소라는 구제 수단의 정당성을 위협했던 전술적 위험을 해결합니다. 특허 취소 절차에 직면한 특허권자는 침해 소송을 끝까지 진행하여 특허가 소멸되도록 함으로써 취소 청구가 소멸되었다고 주장할 수 있었습니다. 이번 판결로 그러한 가능성은 사라졌습니다. 특허의 유효성은 손해 배상 청구의 근간이 되므로, 유효성을 부정하는 취소 절차는 손해 배상 청구가 제기되는 한 계속 유효합니다. 또한 이번 판결은 특허법 제64조에 따른 취소 청구, 반소, 그리고 특허법 제107조에 따른 무효 항변이라는 세 가지 구제 수단의 절차적 독립성을 명확히 합니다. 이들은 서로를 대체하는 것이 아니며, 어느 한쪽의 구제 수단을 소진하는 것도 아닙니다.

실질적인 영향

특허 침해 소송의 피고에게는 세 가지 운영상의 결과가 따릅니다.

침해 소송이 제기되기 전에 별도의 취소 청구를 제기한 피고는 본 소송에서 동일한 구제를 구하는 반소를 제기할 수 없습니다.. 알로이스 워벤 이 점은 분명합니다. 취소 신청은 반드시 진행되어야 합니다. 침해 소송에서 제기된 제107조 무효 항변은 취소 신청과 동시에 진행될 수 있습니다. 두 가지는 상호 배타적이지 않습니다.

이미 특허 취소 신청을 제기한 피고가 침해 소송을 송달받은 경우, 해당 신청을 반소로 전환할 필요가 없습니다. 특허 취소 신청은 독립적으로 진행됩니다. 소송에서 제기된 특허법 제107조 항변은 특허 취소 신청을 대체하지 않습니다.

특허 만료는 특허권자의 손해 배상 청구가 여전히 유효한 경우 특허 취소 절차를 종료시키지 않습니다. 피고가 처음부터 특허 취소를 얻어내면 해당 금전적 청구에 대한 법적 근거가 완전히 사라집니다. 특허 만료 후 특허 취소 청구는 그 중요성이 감소하는 것이 아니라 오히려 더 커집니다.

소환: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 대 특허 관리관 & Anr., LPA 129/2025, CM APPL. 10551/2025, 델리 고등법원(합의부), 2026년 2월 24일 선고.