특허 실사
특허 실사는 투자자, 인수 기업, 대주, 라이선스 상대방, 거래 자문사가 특정 특허 포트폴리오로 예정된 거래를 안전하게 뒷받침할 수 있는지를 판단하도록 돕습니다. Intepat은 특허의 권리 귀속, 양도 등록, 심사 진행 상황, 연차료 납부 현황, 유효성 위험, 실시 자유도 관련 사항, 라이선스, 담보 설정을 검토하며, 인도 측 분석은 인도 등록 특허 변리사가 이끕니다.
특허 실사 범위 상담 요청하기초기 범위 논의는 비밀로 진행합니다. 포트폴리오 자료를 공유하기 전에 이해충돌 확인을 완료합니다.
특허 실사가 답하는 물음
계약 체결, 거래 종결, 자금 집행 또는 라이선스에 앞서, 거래팀은 다섯 가지 핵심 물음에 대한 답이 필요합니다:
대상 기업이 보유하고 있다고 주장하는 특허 자산을 실제로 보유하고 있습니까?
발명자의 권리, 고용 계약, 도급 계약, 공동 개발 기록, 양도증서, IP India 등록 사항을 추적하여 권리 귀속의 공백을 찾아냅니다.
핵심 특허가 방어 가능합니까?
청구범위, 심사 경과, 확인 가능한 선행기술을 검토하여 Patents Act, 1970에 따라 실질적인 유효성 위험에 놓일 수 있는 특허를 지적합니다.
제3자의 특허가 사업적 이용을 제약할 수 있습니까?
실시 자유도에 대한 표본 점검을 통해 더 깊은 클리어런스 검토, 회피 설계 분석, 또는 거래상의 위험 분담이 필요할 수 있는 제3자의 특허권을 찾아냅니다.
라이선스, 담보 또는 동의 의무가 존재합니까?
기존 라이선스, 담보권, 독점 약정, 재실시권 제한, 지배권 변경 조항을 검토하여 승계에 따르는 위험을 살핍니다.
연차료 및 권리 유지 기록이 정확합니까?
연차료 납부 현황, 회복 가능 기간, 만료일, 기한 관리상의 불일치를 IP India 공식 기록과 대조하여 확인합니다.
업무의 범위
Intepat의 표준적인 특허 실사 업무는 아래 항목을 다룹니다. 유효성 평가는 위험 등급으로 구분한 것이며 특허별 정식 의견서가 아닙니다. 실시 자유도 분석은 표본 점검이며 제품 출시를 위한 완전한 클리어런스가 아닙니다. 거래상 두 항목 중 어느 하나에 대해 더 깊은 분석이 필요한 경우, 그 범위는 착수 시점에 별도로 정합니다.
포트폴리오 목록 작성 및 등록부 확인.
업무는 완전한 자산 목록에서 시작하며, 이를 IP India의 공개 기록과 대조하여 확인합니다. 각 출원과 등록 특허에 대해 출원일, 우선일, 등록 여부, 연차료 납부 현황, 만료일을 확인합니다.
권리 승계 관계 검토.
각 자산을 기재된 발명자로부터 등록된 모든 양도에 이르기까지 추적합니다. Patents Act, 1970 Sections 68 및 69를 검토하여, 서면으로 작성되지 않았거나 인도 특허청에 등록되지 않은 양도, 라이선스, 담보 기타 권리 관련 서류를 지적합니다. 등록되지 않으면 집행 가능성, 권리 귀속의 증명, 거래의 확실성에 실질적인 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
유효성 평가.
사업적으로 중요하다고 판단된 자산에 대해 인도 등록 특허 변리사가 심사 서류, 청구항, 확보 가능한 선행기술을 검토합니다. 결과물은 위험 등급으로 구분한 요약이며, 선행기술에 의해 다투어질 위험의 정도에 따라 자산을 분류한 것으로 특허별 정식 의견서가 아닙니다.
실시 자유도 표본 점검.
대상 기업의 주요 제품이나 공정을 주장될 가능성이 있는 제3자 특허와 대조하여 표본 방식의 실시 자유도 분석을 수행합니다. 이는 완전한 실시 자유도 클리어런스가 아니며, 거래 종결이나 출시에 앞서 더 살펴야 할 특허를 밝혀내는 것입니다.
담보 설정 및 라이선스 검토.
제3자 라이선스를 검토하여 그 범위, 지역, 재실시권, 그리고 거래 이후 인수 기업이 포트폴리오를 행사하거나 활용할 수 있는지에 영향을 미칠 수 있는 지배권 변경 조항을 확인합니다.
연차료 및 권리 유지 현황.
연차료 기록을 IP India 자료와 대조하여 맞춥니다. 본 법률상 회복 가능 기간 내에 있는 자산을 지적하며, 회복 가능 기간이 이미 지나 통상적인 특허청 절차로는 권리를 되살릴 수 없어 보이는 자산도 함께 알려드립니다.
해외 포트폴리오 관리.
대상 기업이 인도 외 국가에 특허를 보유하고 있는 경우, Intepat은 협력 사무소 네트워크를 통해 권리 상태 확인을 진행합니다. 거래상 필요한 경우 해외 등록부 확인을 범위에 포함할 수 있으며, 국가별 확인은 Intepat의 협력 사무소 네트워크를 통해 수행합니다.
Intepat의 인도 특허 실사 수행 방식
업무는 고객과 합의한 자료실 접근 절차로 시작합니다. 요청하는 서류에는 해당 법인의 IP 목록, 발명자 양도 계약서, 등록 여부를 불문한 모든 라이선스, 기존의 담보 설정, 그리고 확보 가능한 경우의 이전 실사 보고서가 포함됩니다.
제출된 목록을 IP India 기록과 직접 대조하여 확인합니다. 법인이 주장하는 포트폴리오와 공식 기록 사이의 불일치는 분석 업무를 진행하기 전에 문서로 정리합니다. 선행기술 확인과 국가 간 특허 패밀리 정리를 위해 상용 특허 데이터베이스가 IP India 확인을 보완합니다.
분석은 특허 심사 대응, 청구항 분석, 권리 귀속 등록, 연차료 확인 경험을 갖춘 인도 등록 특허 변리사가 총괄합니다. 기술 인력이 데이터베이스 조사와 등록부 확인을 수행하고, 감독하는 변리사가 모든 실질적 발견 사항을 검토하여 승인한 뒤에야 보고서에 반영합니다. 국경을 넘는 거래의 경우, 인도 외 지역의 확인이 필요한 범위에서는 협력 사무소를 통해 해외 등록부를 확인합니다.
합의된 간격으로 중간 점검 시점을 두어, 거래팀이 업무 종료 시점에 한꺼번에 보고받는 대신 중요한 사항을 중간에 전달받을 수 있도록 합니다. 보고서는 인도 측 단독 문서로 구성하거나, 보다 넓은 글로벌 실사의 인도 부속 문서로 구성할 수 있습니다.
특허 실사 보고서: 결과물과 위험 산출
특허 실사 보고서는 다음으로 구성됩니다:
요약 보고.
거래의 목적에 비추어 포트폴리오 전반의 위험 상황을 간결하게 정리합니다. 보고서 전문을 검토하지 않고도 이사회나 투자심의위원회에 설명할 수 있도록 작성합니다.
자산 목록.
대상이 되는 모든 특허와 출원을 표로 정리하며, 권리 상태, 만료일, 연차료 현황, 권리 귀속 확인 결과, 위험 등급을 함께 기재합니다.
권리 승계 검토 결과.
자산별로 권리 추적 결과를 정리하며, 검토 과정에서 확인된 공백, 미등록 양도, 동의가 필요한 사항을 함께 밝힙니다.
유효성 위험 매트릭스.
주요 자산을 선행기술에 의해 다투어질 위험에 따라 정리하고, 각 위험 등급의 근거를 간략히 설명합니다.
담보 설정 및 라이선스 목록.
검토한 모든 제3자 권리를 범위, 지역, 지배권 변경의 영향과 함께 체계적으로 정리합니다.
권고 사항.
거래 종결 조건, 종결 전 시정 조치, 종결 후 등록 절차, 그리고 거래 대상에서 제외할 것을 권고하는 자산을 제시합니다.
특허 실사를 의뢰하기에 적절한 시점
투자 전, 시리즈 A 및 이후 라운드.
포트폴리오 기업에 대해 기술 실사를 수행하는 투자자는 기업 가치를 뒷받침하는 IP가 명확하게 귀속되어 있고 방어 가능한지에 대한 독립적인 확인이 필요합니다. 이 단계에서 발견된 문제는 관리할 수 있지만, 거래 종결 이후에 발견된 문제는 그렇지 않습니다.
인수 전 및 자산 양수 전.
기술 기업이나 독립적인 특허 포트폴리오를 인수하는 기업은 해당 자산이 명확한 권리 귀속과 함께, 협상 과정에서 공개되지 않은 담보 없이 이전되는지를 확인해야 합니다.
라이선스 체결 전(도입 및 제공 모두).
중요한 계약을 앞둔 실시권 허락자나 실시권자는 포트폴리오의 상태에 대한 독립적인 확인으로부터 도움을 받습니다. 특히 사용료 의무가 유지되고 유효한 특허와 연동되어 있는 경우에 그렇습니다.
이사회 또는 대주가 요구하는 검토.
이사회와 대주는 거래나 여신 승인의 조건으로 IP 포트폴리오에 대한 독립적인 확인을 요구하기도 합니다. 본 보고서의 구성은 그러한 요구를 충족합니다.
인수 후 통합 단계.
이전의 실사가 불완전했거나 시간에 쫓겨 수행된 경우, 거래 종결 후의 검토를 통해 인수 법인의 포트폴리오 관리를 위한 정확한 기준을 세웁니다.
이런 분들을 위한 서비스입니다
비밀유지 및 이해충돌 절차
특허 실사는 최초 연락 시점부터 엄격한 비밀유지 하에 진행합니다. 기술 정보, 포트폴리오 내용, 거래 조건은 고객이 승인한 경우, 또는 합의된 협력 사무소와의 업무 조율, 법령 준수, 전문가로서의 기록 보관을 위해 필요한 경우를 제외하고는 업무를 담당하는 팀 외부에 공개하지 않습니다.
업무를 개시하기에 앞서 Intepat은 기존 고객을 대상으로 이해충돌 확인을 수행합니다. 이해충돌이 확인되면 업무를 진행하기 전에 양측에 이를 알리며, 관리할 수 없는 이해충돌인 경우에는 수임을 사양합니다. 이해충돌 확인은 어떤 서류를 공유하기 전에, 그리고 어떤 분석을 의뢰하기 전에 완료합니다.
업무는 거래 당사자의 비밀유지계약 적용을 받을 수 있도록 구성합니다. 합의된 방식에 따라 Intepat은 거래 비밀유지계약상 비밀정보의 수령 당사자로서, 또는 고객과 체결한 자체 양자 간 비밀유지계약에 따라 업무를 수행합니다.
관련 IP 서비스
특허 실사 자주 묻는 질문
포트폴리오 감사만으로는 뒷받침되지 않는데 특허 실사로 뒷받침되는 판단은 무엇입니까?
포트폴리오 감사는 특허가 존재하고 유효하며 개괄적인 수준에서 주장하는 대상을 포섭하는지를 확인합니다. 특허 실사는 거래를 위한 층위를 더합니다. 선행기술에 비추어 본 독립적인 유효성 평가, 제3자 특허에 대한 실시 자유도 표본 점검, 라이선스와 담보에 관한 검토, 그리고 IP India에 권리 귀속이 공백 없이 등록되어 있는지를 확인하는 권리 승계 추적이 그것입니다. 이는 거래 자문사와 투자자가 거래 종결 전에 필요로 하는 추가 요소입니다.
특허 실사를 시작하기 전에 자료실에 어떤 자료를 준비해야 합니까?
핵심 서류는 국가별로 특허와 출원을 정리한 해당 법인의 IP 목록, 등록 여부를 불문한 모든 양도증서, 허여하거나 받은 모든 라이선스, 포트폴리오에 설정된 기존의 담보권, 그리고 확보 가능한 경우의 이전 IP 실사 보고서입니다. 양도증서로 이전되지 않고 개인이 개발한 자산에 대해서는 IP 귀속을 규율하는 고용 계약과 도급 계약도 함께 검토합니다.
특허 실사를 인도 특허로만 한정할 수 있습니까?
예. 거래상 인도 측 등록부 확인, 권리 귀속 검토, 연차료 현황 확인, 유효성 위험 평가가 필요한 경우 인도 특허와 출원으로 범위를 정할 수 있습니다. 포트폴리오에 해외 패밀리가 포함되어 있고 거래상 필요한 경우에는 해외 등록부 확인을 범위에 추가할 수 있으며, 해당 국가의 협력 사무소를 통해 확인을 진행합니다.
포트폴리오가 큰 경우 실사에서 유효성 평가는 어떻게 구성합니까?
대규모 포트폴리오의 경우 단계적 접근 방식을 사용합니다. 모든 자산에 대해 권리 상태를 확인하고 권리 승계를 검토합니다. 유효성 분석은 사업적으로 중요한 자산에 집중하며, 대상 기업의 제품 및 매출 구조, 경쟁사가 다툴 가능성이 가장 높은 청구항, 전략적으로 중요하다고 지목된 자산을 기준으로 선정합니다. 위험 등급 산출을 통해 어떤 자산이 실질적인 유효성 위험을 안고 있는지를 밝혀, 진술보장과 면책 조항을 그에 맞추어 조정할 수 있게 합니다.
특허 실사는 FTO 의견서와 같은 것입니까?
아니요. 특허 실사에는 주요 제품이나 공정에 대한 실시 자유도 표본 점검이 포함될 수 있으나, 이는 완전한 FTO 클리어런스 의견서와 같지 않습니다. 표본 점검은 제품을 출시해도 되는지를 확인하기 위한 것이 아니라, 거래상 살펴야 할 제3자 특허를 지적하기 위한 것입니다. 제품 출시나 특정 국가 전반의 클리어런스가 필요하다면, 독립적인 FTO 조사 업무로 별도의 범위를 정해야 합니다.
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