특허·상표·저작권 라이선스 계약 작성

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지식재산 라이선싱 및 계약

지식재산은 권리가 이전될 수 있도록 설계되어야 비로소 수익을 창출합니다. 특허, 상표, 저작권, 디자인 등록은 제대로 작성된 라이선스나 계약을 통하여 사업상의 수단이 됩니다. 법정 요건을 빠뜨리거나 해당 등록 원부를 고려하지 않은 계약은 라이선서를 위험에 노출시키고, 라이선시에게는 방어 가능한 권리를 남기지 못합니다. Intepat은 인도 및 해외 권리자를 위하여 네 가지 지식재산권 전반의 라이선스를 작성, 협상, 등록합니다.

지식재산팀과 상담하기
특허 라이선스 등록 (s.69)
상표 등록사용자 계약
저작권 라이선스 (s.30)
기술이전
FEMA 준수

지식재산 라이선싱 및 계약의 범위

특허 라이선스.

특허 라이선스는 특허 발명을 생산, 사용, 판매, 수입할 수 있는 권한을 부여합니다. 계약은 1970년 특허법 Section 68에 따라 서면으로 작성하여야 하며, 라이선시는 Section 69에 따라 그 권리를 특허청장에게 등록하여야 합니다. 라이선스를 등록하지 않은 경우 Section 69(5)는 법원의 허가가 없는 한 이를 권리 또는 이익의 증거로 사용하는 것을 제한하므로, 입증 및 우선순위 측면에서 위험이 발생합니다. 특허권자가 Section 84에 따른 강제실시권 신청(설정등록 후 3년이 경과하고 인도 내에서 발명이 실시되지 않는 경우 가능)에 노출되어 있는 경우, 적절히 설계된 임의 라이선스는 국내 실시 요건에 대응하는 수단이 됩니다.

상표 라이선스 및 등록사용자 계약.

1999년 상표법상 허용된 사용은 Sections 48 내지 53에 규정되어 있습니다. Section 49에 따른 등록사용자 등록은 의무 사항이 아니지만(등록하지 않은 라이선시의 사용도 상표권자의 사용으로 인정됩니다), 등록사용자는 Section 52에 따라 소송상 권한이 확대됩니다. 품질 관리는 계약의 필수 요소입니다. 라이선서의 실질적인 감독이 없는 라이선스는 이른바 관리 없는 라이선스(naked licence)로 평가되어 권리를 포기한 것으로 취급될 위험이 있습니다.

저작권 라이선스 및 양도.

1957년 저작권법 Section 30은 저작권자가 라이선스를 통하여 저작권에 관한 이익을 부여할 수 있도록 하고 있으며, Section 30A는 Section 19의 형식 요건(저작물의 특정, 허락하는 권리, 존속 기간, 지역, 로열티)을 양도뿐 아니라 라이선스에도 적용합니다. 양도와 라이선스는 법적 효과가 다르며 서로 대체할 수 없습니다. 디자인 라이선스: 2000년 디자인법에는 별도의 라이선스 제도가 없으며, 디자인 라이선스는 등록된 권리를 대상으로 계약에 따라 규율됩니다.

통합 지식재산 계약 및 기술이전 계약.

하나의 약정이 둘 이상의 지식재산권을 대상으로 하는 경우에는, 각 권리별 형식 요건을 함께 반영한 통합 계약으로 모든 요소를 다룹니다. 해외 라이선서에 대한 로열티 송금은 1999년 외환관리법(FEMA)에 따라 외국환은행을 통하여 처리되며, 은행 제출 서류, 원천징수, 적용되는 이중과세방지협정, 특수관계자 거래의 이전가격 요건, 업종별 제한 사항이 적용됩니다.

지식재산 라이선싱 절차

1

대상 자산 확인.

범위에 포함된 모든 자산에 대하여 등록번호, 출원일, 권리자명, 공유 관계, 기존 부담 사항을 확인하며, 필요에 따라 인도 특허청, 상표청, 저작권 등록부, 디자인청의 등록 사항을 대조합니다.

2

조건 합의서 작성.

독점 여부, 지역, 실시 분야, 존속 기간, 로열티 산정 기준, 재실시권 부여 권한, 품질 기준, 해지 사유를 계약서 작성 전에 확정합니다. 상업 조건의 모호함은 계약 체결 후 분쟁의 가장 흔한 원인입니다.

3

계약서 작성, 체결 및 등록.

합의된 상업 조건과 해당 법령에 맞추어 계약서를 작성합니다. 특허 라이선스는 Section 69에 따라 특허청장에게 등록합니다. Section 49에 따른 상표 라이선스 등록은 6개월 이내에 양 당사자가 공동으로 신청하며, 제3자에 대한 효력 발생일은 신청일로서 상표 공보에 공고됩니다. FEMA 관련 서류와 이전가격 요건은 국경 간 송금 전에 확인합니다.

Intepat의 지식재산 라이선싱 및 계약 처리 방식

특허 라이선스는 1970년 특허법 Section 125에 따라 등록된 변리사가, 상표 계약은 1999년 상표법 Section 145에 따라 등록된 상표 대리인이, 저작권 및 디자인 계약은 시니어 변호사가 담당합니다. 여러 지식재산권을 아우르는 계약의 경우에는 총괄 담당자가 각 권리별 형식 요건을 하나의 계약에 통합합니다.

각 계약서는 조건 합의서의 내용을 토대로 작성하며, 법정 기본 규정이 묵시적으로 적용되도록 두지 않고 명시적으로 다룹니다. 독점의 범위, 재실시권 부여 권한, 권리 복귀 시 로열티의 존속, 불행사에 따른 해지 등 핵심 사항은 최초 초안을 작성하기 전에 확정합니다. 지식재산 실사에 이어 업무를 수임한 경우에는 권리 귀속 및 부담 사항에 관한 검토 결과를 계약서 작성에 직접 반영합니다.

필요 서류 및 정보

대상 자산 정보

범위에 포함된 모든 자산의 등록증, 출원번호, 출원일, 등록 권리자명, 기존에 등록된 권리 관계

권리 승계 관계

권한 부여자의 처분 권한과 관련된 고용 계약서, 위탁 계약서, 종전 양도계약서, 공유 관계 기록

당사자 정보

각 당사자의 법인명 또는 성명, 설립 준거법 국가, 서명 권한, 송달 주소

상업 조건 합의서

독점 여부, 지역, 실시 분야, 존속 기간, 로열티 산정 기준, 재실시권 부여 권한, 품질 기준(상표), 감사권, 해지 사유

기존 부담 사항

해당 자산에 영향을 미치는 종전 라이선스, 담보권, 계속 중인 분쟁

국경 간 거래 조건 및 대리 권한

준거법, FEMA에 따른 송금 경로, 적용되는 이중과세방지협정, 등록 신청을 담당하는 Intepat 담당자 앞 위임장

Intepat이 예방하는 대표적인 문제

등록하지 않아 원용하기 어려운 특허 라이선스.

1970년 특허법 Section 69(5)에 따라 등록되지 않은 특허 라이선스 서류는 특허청장 또는 법원의 허가가 없는 한 권리 또는 이익의 증거로 채택되지 않을 수 있습니다. 등록은 라이선시의 등록 원부상 지위를 보호하고, 경합하는 권리 주장자에 대한 입증 및 우선순위 위험을 줄입니다.

품질 관리 조항이 없는 상표 라이선스.

라이선서의 실질적인 감독이 없는 라이선스는 관리 없는 라이선스로 평가될 위험이 있습니다. 통제되지 않은 사용은 상표권자가 승인한 진정한 사용으로 인정되지 않을 수 있어 불사용 취소 위험을 초래합니다. 품질 기준과 점검 권한은 계약의 필수 요소입니다.

묵시적으로 적용되는 저작권 관련 법정 기본 규정.

Section 19(5)는 존속 기간을 정하지 않은 경우 5년으로 간주하고, Section 19(6)은 지역을 정하지 않은 경우 인도 국내로 간주하며, Section 19(4)는 1년 이내에 행사하지 않은 권리를 실효시킵니다. 각 항목의 누락은 어느 당사자도 의도하지 않은 결과를 낳습니다.

부여받지 않은 재실시권을 당연히 있다고 전제하는 경우.

인도 지식재산법상 재실시권은 묵시적으로 인정되지 않습니다. 명시적 권한 없이 재실시권을 부여한 라이선시는 권한 없이 행위한 것이며 계약 위반에 해당할 수 있습니다. 사업 구조상 유통업체나 계열사에 대한 재실시가 필요한 경우에는 조건 합의 단계에서 권한의 범위와 라이선서의 승인권을 확정하여 계약서에 반영합니다.

이런 분들께 적합합니다

  • 등록특허를 인도 또는 해외 라이선시에게 독점 또는 비독점 라이선스로 사업화하려는 특허권자
  • 라이선스 방식으로 인도 시장에 진출하려는 해외 특허권자
  • 가맹점, 유통업체, 계열사에 브랜드를 라이선스하는 상표권자
  • 국경을 넘는 그룹 내 약정을 포함하여 산업 파트너와 기술이전 계약을 체결하는 기술 기업
  • 콘텐츠 유통 또는 플랫폼 계약을 위하여 저작권 라이선스를 설계하는 출판사, 제작사, 소프트웨어 기업
  • 거래의 일환으로 기존 라이선스 계약에 대한 검토가 필요한 사모펀드 및 전략적 인수인
  • 인도 측 등록 절차와 현지 대리인이 필요한 다국적 포트폴리오를 관리하는 사내 지식재산 담당자

관련 지식재산 서비스

지식재산 라이선싱 및 계약 자주 묻는 질문

인도에서 특허 라이선스는 등록하여야 하며, 등록하지 않으면 어떻게 됩니까?

1970년 특허법 Section 68에 따라 특허 라이선스는 서면으로 작성하고 합의된 조건을 모두 담아 적법하게 체결하여야 합니다. Section 69(1)에 따라 라이선시는 특허청장에게 라이선스 권리의 등록을 신청하여야 합니다. 라이선스를 등록하지 않은 경우, Section 69(5)는 특허청장 또는 법원의 허가가 없는 한 이를 권리 또는 이익의 증거로 원용하는 것을 제한합니다.

인도에서 상표 라이선스 등록은 의무입니까? 등록사용자 지위는 어떤 효력을 가집니까?

1999년 상표법상 등록은 의무가 아닙니다. 권한을 부여받은 미등록 라이선시의 사용도 허용된 사용의 확장된 정의에 따라 상표권자의 사용으로 인정됩니다. 다만 Section 52에 따라 등록사용자는 자기 이름으로 침해 소송을 제기할 수 있으며, 이 경우 등록 상표권자를 피고로 포함시킵니다. 등록 신청은 양 당사자가 공동으로 제출하며, 제3자에 대한 효력 발생일은 신청일입니다.

인도에서 저작권 라이선스에 반드시 기재하여야 하는 사항은 무엇입니까?

1957년 저작권법 Section 30과 Section 30A를 함께 적용하면, 저작권 라이선스는 서면으로 작성하여 라이선서가 서명하여야 하며, 허락하는 권리, 존속 기간, 지역, 로열티를 명시하여야 합니다. 존속 기간을 명시하지 않으면 Section 19(5)에 따라 5년으로 간주됩니다. 지역을 명시하지 않으면 Section 19(6)에 따라 인도 국내로 간주됩니다. Section 19(4)는 계약에서 달리 정하지 않는 한 1년 이내에 행사하지 않은 권리를 실효시킵니다.

해외 라이선서에 대한 로열티 지급은 인도 외환 관련 법령상 어떻게 취급됩니까?

해외 라이선서에 대한 로열티 지급은 1999년 외환관리법(FEMA)상 경상거래에 해당하며 외국환은행을 통하여 처리됩니다. 송금 시에는 체결된 계약서, 상업 송장, 그리고 1961년 소득세법 또는 적용되는 이중과세방지협정에 따라 원천징수가 이루어지는 경우 그 원천징수 증명서가 필요합니다. 그룹 내 거래의 경우 이전가격 관련 자료가 필요합니다. 업종별 제한이 적용될 수 있으므로 약정을 체결하기 전에 확인하여야 합니다.

강제실시권이란 무엇이며, 임의 라이선스와는 어떤 관계에 있습니까?

1970년 특허법 Section 84(1)에 따라 누구든지 설정등록 후 3년이 경과한 시점에, 공중의 수요가 충족되지 않거나, 발명이 합리적으로 감당 가능한 가격에 제공되지 않거나, 발명이 인도 내에서 실시되지 않는 경우 강제실시권을 신청할 수 있습니다. 상업적으로 합리적인 조건으로 임의 라이선스를 부여하고 인도 내에서 실제로 실시가 이루어지고 있는 특허권자는, 수입에만 의존하는 특허권자보다 Section 84 신청에 대응하기에 유리한 위치에 있습니다.

라이선시가 재실시권을 부여할 수 있습니까? 그 권한은 어떻게 확보합니까?

인도 지식재산법상 재실시권은 묵시적으로 인정되지 않습니다. 라이선시는 원 라이선스에서 명시적으로 허용한 경우에 한하여, 허용된 범위 내에서만 재실시권을 부여할 수 있습니다. 그 권한을 넘는 재실시권은 라이선서에 대하여 효력이 없으며 계약 위반에 해당할 수 있습니다. 사업 구조상 유통업체, 가맹점, 계열사에 대한 재실시가 필요한 경우에는 조건 합의 단계에서 권한의 범위와 라이선서의 승인권을 다루어 계약서에 명시적으로 반영합니다.

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