从印度出发的国际专利申请

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海外专利申请:路径与战略

您正以一件印度优先权申请为基础,在印度境外申请专利。本页涉及两个路径决策和一道法定关口:是走 PCT 途径还是依巴黎公约直接递交各国申请,以及是否须先取得 Patents Act, 1970 第 39 条项下的海外申请许可。当优先权期限临近时,路径决策具有时限性;而在适用第 39 条的情形下,必须先通过这道关口才能向海外递交任何申请。

与专利代理师沟通
PCT 与直接申请路径建议
第 39 条海外申请许可关口
巴黎公约优先权
海外合作所统筹
统一的审查进度跟踪
法定期限

PCT 国际申请时间线

提交 PCT 申请第 0 天确立国际优先权
国际检索报告约 16–18 个月自优先权日起算
国际公布18 个月由 WIPO 自动完成
进入国家阶段30–31 个月自优先权日起算,各国不同
各国审查与授权各国不同适用各国具体规定

什么情况下适合直接递交各国申请

直接递交各国申请,是指依《巴黎公约》第 4 条在每个国家单独递交,自优先权日起 12 个月内保有优先权。这条路径适合以下情形:

目标国家和地区数量较少——只涉及一到三个法域时,依巴黎公约直接递交往往能以更低成本取得相当的保护,因为不会产生 PCT 的国际阶段和检索费用。

在某一特定国家尽快获得授权,对许可或维权具有实际意义。

申请人已经确定要在哪些市场取得保护。其代价是决策压力:巴黎公约的期限不可变通,翻译、权利要求调整和当地代理人的委托都必须在此期限内完成。

对于少数不是 PCT 缔约国的国家和地区,直接申请也仍然是唯一选择。该期限一旦届满,优先权通常无法恢复。

什么情况下适合走 PCT 途径

PCT 国际申请适合以下情形:

覆盖的法域较广——在印度优先权日起 12 个月内提交的单一 PCT 申请,即可锁定进入 150 多个缔约国国家阶段的权利。

选择国家的决策需要更多时间——从 PCT 递交到进入国家阶段之间约 18 个月的间隔,可用于委托专利性检索或自由实施检索,并观察市场反响。

海外阶段的预算需要分年度支出,而不宜集中在优先权年度——国家阶段的期限通常为自优先权日起 30 个月,印度依 Patents Rules, 2003 第 20(4) 条规则为 31 个月。

PCT 申请本身并不授予国际专利;审查和授权的权力完全保留在各国和各区域专利局手中。 提交 PCT 国际申请 对 PCT 途径有详细介绍。

海外申请许可这道关口

任何居住在印度的人在印度境外提出或促使他人提出专利申请之前,都必须先核查 Patents Act, 1970 第 39 条。合规有两条途径:先在印度递交并等待六周、期间未收到保密指令;或在向海外递交之前,按规定以书面请求取得审查官的书面许可。

公司注册地并非决定性因素。只要发明人或申请人居住在印度,即便列名的申请人或受让人位于印度境外,仍须通过第 39 条这道关口。不合规的后果包括:依第 40 条印度申请视为撤回、依第 64(p) 条面临被宣告无效的风险,以及依第 118 条承担刑事责任。Intepat 会逐案评估适用情况,在需要时准备 印度海外申请许可 的申请,并使许可取得的时间与拟定的 PCT 或直接递交日期相衔接。

Intepat 在印度承办哪些工作

Intepat 担任海外申请的印度一侧统筹方。申请前和递交阶段的工作范围包括:

第 39 条适用情况评估,以及必要时的海外申请许可准备

就各候选法域,就 PCT 与直接递交各国申请提供建议

对照目标法域的审查实务复核说明书和权利要求——软件、人工智能和计算机实施的发明,在印度、USPTO 和 EPO 所要求的权利要求形式各不相同;若拟办理多法域申请,优先权文件在递交前经过复核会更为稳妥

海外合作所的选定与指示——PCT 申请由 Intepat 在印度受理局递交;直接递交各国申请时,Intepat 向记录在案的海外代理人发出指示,并把优先权链条一路贯通至审查阶段

哪些工作由海外合作所承办

在任何外国法域的审查、审查应对和代理工作,均由在当地取得执业资格的合作律师办理,内容包括提交译文、答复审查意见、参加审查员会晤、缴纳维持费以及处理当地登记机关的事务。Intepat 按执业深度选定合作所,在发出指示前完成利益冲突审查,向其提供在印度积累的审查背景材料,并复核其审查意见答复稿,确保与印度一侧的立场保持一致。

适合哪些客户

计划首次办理海外申请、路径选择和第 39 条关口都尚待确定的印度企业和初创企业。
已有优先权申请、正处在巴黎公约优先权期内的印度发明人。
在外资企业(包括印度子公司和研发中心)工作的印度居民发明人——无论受让人位于何处,第 39 条均适用。
就改进版本、新的实施方式或可单独申请专利的技术进展,评估日后海外保护的印度专利权人。
为关联的印度发明人、或为印度一侧的海外申请许可环节发出委托的海外知识产权事务所。
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海外专利申请常见问题

PCT 还是直接递交各国申请,该如何选择?

选择取决于四个变量:涉及多少个法域、国家名单是否已经确定、海外阶段的支出需要如何分摊,以及在某一个国家尽快获得授权在商业上是否具有实际意义。若名单较短且已确定(一到三个法域),或需要为许可、维权而快速推进审查,则倾向于直接申请。若名单较长或尚未确定,或需要把逐国支出延后,则倾向于先走 PCT、再进入各国国家阶段。

从印度向海外申请,是否需要海外申请许可?

只要有任何居住在印度的申请人或发明人拟在印度境外提出、或促使他人提出专利申请,就须先作第 39 条评估。合规有两条途径:先在印度递交并等待六周(期间未发出保密指令),或在向海外递交之前取得审查官的书面许可。不合规可能导致依第 40 条视为撤回、依第 64(p) 条被宣告无效,以及依第 118 条承担刑事责任。

权利要求如何针对海外法域作调整?

在印度行得通的权利要求,未必能原封不动地用到别处。软件和人工智能发明在印度面临第 3(k) 条的论述要求,在美国面临 Alice 案确立的客体判断标准,在 EPO 则适用《欧洲专利公约》第 52 条的技术效果标准;三者所要求的权利要求形式各不相同。Intepat 的递交前复核会在海外申请材料定稿之前,处理退让方案、多种权利要求类型、引用基础、附图支持与附图标记,以及超范围修改风险。

Intepat 能否直接向外国专利局递交申请?

向外国专利局直接递交,由在当地取得执业资格的合作律师办理;Intepat 担任印度一侧的统筹方,并不作为外国国家申请的递交人。唯一的例外是 PCT 国际申请:当印度为受理局时,Intepat 以该身份直接向印度专利局递交。对于巴黎公约直接申请,Intepat 负责选定并指示海外合作所、在印度准备好可供递交的文件,并在整个审查过程中始终是申请人唯一对接的事务所。

海外申请的费用结构是怎样的?

海外申请费用分为三部分。印度一侧包括 Intepat 的服务费、必要时的海外申请许可准备费,以及 PCT 国际申请的官费。海外法域一侧包括各国合作所的服务费和官费,在进入国家阶段或直接递交时缴纳。在非英语法域还会产生翻译费用。一旦确定了法域、说明书和路径,我们即可编制逐国的费用预估。

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