在美国申请商标
美国商标申请依 1946 年《商标法》(即《兰哈姆法》)向美国专利商标局(USPTO)提出。印度申请人有两条途径进入 USPTO:以四种法定依据之一直接提出申请,或就指定美国的马德里议定书国际注册申请领土延伸保护。住所在外国的申请人在 USPTO 必须由在美国取得执业资格的律师代理。Intepat 负责印度一侧的战略制定、路径评估以及对美国律师的指示。
与商标代理人沟通美国商标注册时间线
什么情况下适合直接在美国申请、什么情况下适合马德里指定
依《兰哈姆法》第 66(a) 条办理的马德里议定书指定,适合以下情形:美国属于更大范围国际布局的一环、印度基础商标状态稳定,且看重集中化的组合管理。国际申请以印度商标注册局为原属局提交,由 WIPO 作为指定转送 USPTO,续展每十年通过 WIPO 办理。
直接在美国申请则适合以下情形:美国是主要或唯一的海外法域、无法接受印度基础商标带来的中心打击风险,或需要在递交时使用符合 USPTO 要求的商品项目表述。《兰哈姆法》项下的四种直接申请依据为:在商业中实际使用(第 1(a) 条);具有在商业中使用的善意意图(第 1(b) 条);基于此前六个月内递交的印度申请主张优先权(第 44(d) 条);或以已注册的印度商标作为原属国注册(第 44(e) 条)。
美国商标申请如何运作
申请按所选依据通过 USPTO 的 Trademark Center 提交,须附具有在商业中使用善意意图的经核实声明、符合 USPTO 分类要求的商品或服务项目,以及(如适用)使用证据或外国注册的经认证副本。
审查律师会对照《兰哈姆法》和 USPTO 规则审查该申请。常见的驳回包括:依第 2(e) 条的绝对理由,针对仅具描述性、主要为地理描述性、主要仅为姓氏或具有功能性的商标;以及依第 2(d) 条的相对理由,针对与在先商标存在混淆可能的情形。首次审查意见的平均等待期为五至六个月。依第 1 条或第 44 条提出的直接申请,审查意见答复期为三个月,缴费后可延长一次三个月;第 66(a) 条申请则保留六个月的答复期——2020 年《商标现代化法》缩短答复期时,该期限得以保留。
获准后,该商标即在《商标官方公报》上公告,可在三十天内向商标审判和上诉委员会提出异议。第 1(a) 条或第 44(e) 条申请若无人异议即进入注册。第 44(d) 条的优先权主张,须在注册前以第 44(e) 条或第 1 条的依据加以完善。第 1(b) 条申请会收到核准通知书,使用声明须在六个月内提交,并可自核准之日起最长延期至三十六个月。
Intepat 在印度承办哪些工作
Intepat 在美国申请的整个生命周期中担任印度一侧的统筹方:
路径评估
结合基础商标状况、法域覆盖范围、中心打击风险和时间安排,在马德里指定与直接申请之间作出选择
递交前复核
USPTO 的分类与商品项目规范、在先商标冲突筛查,以及第 2(d) 条和第 2(e) 条风险
马德里议定书申请
以印度商标注册局为原属局提交,并作基础商标适格性复核和商品项目协调
美国律师的委托与指示
包括利益冲突审查、文件准备以及审查意见答复稿的复核
日程管理
涵盖答复期限、使用声明窗口、第 8 条和第 71 条声明,以及第 9 条续展
哪些工作由美国律师承办
在 USPTO 出面代理,仅限于在美国取得执业资格的律师。依 37 CFR 2.11,住所在外国的申请人、注册人或商标审判和上诉委员会程序的当事人,其全部提交文件——包括新申请、审查意见答复、使用声明、续展和向该委员会提交的文件——均须由美国律师代理。第 66(a) 条申请人在经 WIPO 提交国际申请时可免于此项要求;但一旦收到任何驳回通知或审查意见,即须委托美国律师。美国律师负责签署并提交 USPTO 文件、与审查律师会晤,并在该委员会程序和注册后程序中出面。
适合哪些客户
- 通过直销、经销或许可进入美国市场的印度企业和初创企业。
- 通过电商平台和数字渠道向美国消费者销售的印度直面消费者品牌。
- 拥有美国客户、投资人或美国本土子公司的印度软件和科技企业。
- 正在权衡马德里指定与直接申请的印度品牌权利人。
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美国商标常见问题
印度申请人在美国申请商标有哪些途径?
有两条。直接申请通过 USPTO 提出,依据《兰哈姆法》项下的四种依据之一:在商业中实际使用(第 1(a) 条)、具有使用的善意意图(第 1(b) 条)、基于此前六个月内递交的印度申请主张优先权(第 44(d) 条),或以印度注册作为原属国注册(第 44(e) 条)。另一条途径是依第 66(a) 条,经 WIPO 以马德里议定书指定美国的方式申请领土延伸保护。
印度申请人在 USPTO 递交是否需要美国执业律师?
直接申请和注册后提交文件都需要。依自 2019 年 8 月 3 日起施行的 37 CFR 2.11,住所在外国的申请人以及商标审判和上诉委员会程序的当事人,在 USPTO 必须由在美国取得执业资格的律师代理。第 66(a) 条申请人在经 WIPO 提交国际申请时可免于此项要求,但答复任何驳回通知或审查意见时,均须委托美国律师。
马德里指定还是直接在美国申请,该如何抉择?
有三点考量。若美国只是多国布局中的一环,马德里途径在费用和续展上更经济;若美国是唯一或主要的海外法域,直接申请通常更为清爽。第 66(a) 条的领土延伸在五年内依附于印度基础商标、面临中心打击风险,而直接申请自始独立。此外,USPTO 的分类实务比印度更严格,直接申请可以在递交时就使用符合 USPTO 要求的表述。
使用要求是什么?它对印度申请人有何影响?
美国商标法以使用为基础,但提交使用证明的时点因依据而异。第 1(a) 条要求递交时即已使用并提交使用证据。第 1(b) 条要求递交时提交经核实的善意使用意图,并在收到核准通知书后以使用声明证明实际使用。第 44(e) 条和第 66(a) 条的注册在递交时无需提交使用证明,但均要求提交经核实的善意意图,并在第五至第六周年之间,依第 8 条或第 71 条提交使用声明。
美国注册在核准后如何维持?
通过定期声明和续展维持。使用声明依第 8 条提交,第 66(a) 条领土延伸则依第 71 条提交,时间为第五至第六周年之间。续展依第 9 条每十年办理一次,第 66(a) 条领土延伸通过 WIPO 续展。依《商标现代化法》,若未按要求实际使用,注册可能面临单方注销程序(自注册之日起三至十年内)或复审程序(五年内)的挑战。
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