从印度出发办理英国知识产权局商标注册

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在英国申请商标

英国商标申请依 Trade Marks Act, 1994 向英国知识产权局(UKIPO)提出。印度申请人有两条途径进入 UKIPO:直接递交英国申请,或办理指定英国的马德里议定书申请。自 2021 年 1 月 1 日起,英国已成为独立于欧盟的法域。Intepat 负责印度一侧的战略制定和指示工作,由 Trade Marks Act, 1999 第 145 条注册簿上的注册商标代理人牵头。

与商标代理人沟通
向 UKIPO 递交
符合 1994 年《商标法》
类别策略
审查意见答复
英国律师协作
法定期限

英国商标注册时间线

递交申请第 0 天
UKIPO 审查约 2–3 个月
公告核准后约 2 个月2 个月异议期
注册证合计约 4–6 个月

什么情况下适合直接在英国申请、什么情况下适合马德里指定

指定英国的马德里议定书申请,适合以下情形:英国属于更大范围国际布局的一环、印度基础商标状态稳定,且看重集中化的续展管理。国际申请以印度商标注册局为原属局提交,由 WIPO 作为指定转送 UKIPO,续展每十年通过 WIPO 办理。此前依靠欧盟保护覆盖英国的品牌权利人,现在必须把英国单列处理或直接递交申请。

直接在英国申请则适合以下情形:英国是主要或唯一的海外法域、马德里体系下对印度基础商标为期五年的依附关系会带来无法接受的中心打击风险,或需要在递交时使用符合 UKIPO 要求的商品项目表述。英国商标注册簿接受按尼斯分类提出的多类别申请,且可依 Trade Marks Act, 1994 第 35 条,基于此前六个月内递交的印度申请主张巴黎公约优先权。

英国商标申请如何运作

申请向 UKIPO 提交,须载明权利人信息、商标的清晰表示、按尼斯分类格式列出的商品或服务项目、位于英国、直布罗陀或海峡群岛的送达地址,以及依 Trade Marks Act, 1994 第 32(3) 条作出的声明,表明该商标已在使用或申请人具有善意的使用意图。最高法院在 SkyKick UK Ltd v Sky Ltd [2024] UKSC 36 一案中确认:若商品项目的范围明显超出申请人真实的商业使用意图,尤其是该范围在商业上缺乏正当理由,该申请可能因第 3(6) 条项下的恶意而受到挑战。因此,递交时对商品项目的把握至关重要。

UKIPO 的审查针对 Trade Marks Act, 1994 第 3 条项下的绝对理由:描述性、缺乏显著性、欺骗性和恶意。第 5 条项下的相对理由不由审查员依职权提出;被引证在先商标的权利人会收到通知,可在公告后提出异议。首次审查意见通常在数周内发出。通过审查后,该申请即依第 38 条在《商标公告》上公告,异议期为两个月,可应请求延长至三个月。

Intepat 在印度承办哪些工作

Intepat 统筹印度一侧的申请战略和对英国律师的指示,涵盖:

路径选择

结合基础商标稳定性、法域覆盖范围和中心打击风险,在直接英国申请与马德里指定之间作出选择

UKIPO 商品项目复核

包括 SkyKick 案之后对使用意图的把握,以及第 3(6) 条项下的恶意风险

递交前的英国注册簿冲突筛查

对照 UKIPO 依第 5 条可能引证的在先商标

马德里议定书申请

选择马德里途径时,以印度商标注册局为原属局提交

期限跟踪

涵盖异议、续展,以及第 46 条项下五年连续不使用的风险

哪些工作由英国律师承办

直接英国申请必须载明位于英国、直布罗陀或海峡群岛的送达地址。未提供有效送达地址的,UKIPO 可视该申请为撤回。指定英国的马德里申请在指定阶段无需当地地址,但若该指定面临审查驳回或异议,或该受保护指定日后被卷入无效、撤销或更正程序,则应及时委托英国律师。

英国律师担任送达地址、办理 UKIPO 审查意见答复、在争议程序中提交答辩状和证据、出席 UKIPO 听证官面前的听证,并在必要时代表权利人参加上诉或法院程序。

适合哪些客户

  • 通过直销、经销或许可进入英国市场的印度企业和初创企业。
  • 通过电商平台和数字渠道向英国消费者销售的印度直面消费者品牌。
  • 拥有英国用户、投资人或英国本土子公司的印度软件和科技企业。
  • 在英国脱欧后重新评估保护范围、原有欧盟注册已不再覆盖英国的印度品牌权利人。

相关知识产权服务

英国商标常见问题

印度申请人在英国申请商标有哪些途径?

有两条。直接英国申请依 Trade Marks Act, 1994 向 UKIPO 提出,并可依第 35 条,基于此前六个月内递交的印度申请主张巴黎公约优先权。另一条途径是经 WIPO 以马德里议定书指定英国的方式申请领土延伸保护,由印度商标注册局担任原属局。自 2021 年 1 月 1 日起,英国已是独立的被指定缔约方,与任何欧盟指定相互独立。

是否需要英国送达地址?印度申请人是否必须委托英国律师?

直接英国申请需要:递交时必须提供位于英国、直布罗陀或海峡群岛的送达地址,否则该申请可能被视为撤回。指定英国的马德里申请可经 WIPO 提交而无需该地址,但当该指定面临审查驳回、异议、无效、撤销或更正程序时,则必须提供英国地址。对住所在外国的申请人而言,委托英国律师担任送达地址是通行做法。

英国脱欧后,马德里指定与直接英国申请该如何抉择?

有三点考量。若英国只是多国布局中的一环,马德里途径在费用和续展上更经济;若英国是唯一或主要的海外法域,直接申请在把控上更为清爽。马德里指定在五年内依附于印度基础商标、面临中心打击风险,而直接英国申请自始独立。此外,SkyKick 案之后 UKIPO 的分类和商品项目实务已趋严格,直接申请可以使用符合英国要求的商品项目表述,并把使用意图的范围把握得更为审慎。

第 32(3) 条项下递交时的善意使用意图要求是什么?

Trade Marks Act, 1994 第 32(3) 条要求申请中声明:该商标已就所列商品和服务投入使用,或申请人具有善意的使用意图。在最高法院对 SkyKick UK Ltd v Sky Ltd [2024] UKSC 36 一案作出判决之后,若商品项目的范围明显超出申请人真实的商业使用意图,该申请可能因第 3(6) 条项下的恶意而受到挑战。因此商品项目应当反映实际的、或确有意图的商业使用。

英国注册在核准后如何维持?

通过续展和使用来维持。英国商标注册依 Trade Marks Act, 1994 第 42 条每十年续展一次,指定英国的马德里申请则按同一周期通过 WIPO 集中续展。自注册第五周年起,若该商标就其注册的商品和服务在英国未曾真实使用,即面临第 46 条项下的连续不使用撤销风险。保存使用证据并做好续展准备,是维持工作的两项核心。

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