Patentwiderruf nach Ablauf der Schutzfrist: Was das Boehringer-Urteil regelt

Probleme

Zwei Fragen mussten geklärt werden:

Erstens, ob ein Antrag auf Aufhebung nach Abschnitt 64 des Patentgesetzes von 1970 gestellt werden kann oder Bestand hat, nachdem der Antragsteller in einem Verletzungsverfahren die Ungültigkeit desselben Patents als Einrede nach Abschnitt 107(1) geltend gemacht hat.

Zweitens, ob ein Widerrufsantrag gestellt oder fortgeführt werden kann, nachdem das Patent, dessen Widerruf angestrebt wird, durch Zeitablauf erloschen ist.

Beide Fragen wurden bejaht. Bei der Beantwortung der zweiten Frage klärte der Senat zudem einen Punkt, mit dem sich indische Gerichte zuvor noch nicht befasst hatten: ob der Widerruf gemäß Paragraph 64 rückwirkend ab dem Datum der Erteilung erfolgt.

Fakten

Das indische Patent IN 243301 für das Arzneimittel Linagliptin wurde Boehringer Ingelheim am 5. Oktober 2022 mit dem Prioritätsdatum 21. August 2002 erteilt. Am 17. Februar 2022 reichte Macleods Pharmaceuticals beim Obersten Gerichtshof von Delhi einen Antrag auf Nichtigerklärung gemäß § 64 Abs. 1 ein. Zwei Tage später, am 19. Februar 2022, erhob Boehringer beim Obersten Gerichtshof von Himachal Pradesh Klage gegen Macleods wegen Patentverletzung und beantragte eine einstweilige Verfügung sowie Schadensersatz. In ihrer schriftlichen Stellungnahme machte Macleods die Nichtigkeit des Patents IN 243301 gemäß § 107 Abs. 1 geltend.

IN 243301 ist am 18. August 2023 durch Zeitablauf abgelaufen.

Boehringer reichte zwei Anträge auf einstweilige Verfügung zur Abweisung des Widerrufsantrags in Delhi ein: den ersten mit der Begründung, der Antrag könne den Ablauf des Patents nicht überstehen; den zweiten mit der Begründung, Macleods Einwand gemäß § 107 habe deren Recht auf ein separates Widerrufsverfahren erloschen. Ein Einzelrichter wies beide Anträge am 15. Januar 2025 ab. Boehringer legte Berufung ein. Das Berufungsgericht verhandelte den Fall am 26. November 2025 und verkündete das Urteil am 24. Februar 2026.

Beteiligungen

Der Senat, bestehend aus Richter C. Hari Shankar und Richter Om Prakash Shukla, wies die Berufung zurück und urteilte:

(i) Ein Antrag auf Aufhebung gemäß Abschnitt 64 bleibt auch nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Patents, dessen Aufhebung beantragt wird, zulässig und besteht fort; und

(ii) Ein Antrag auf Aufhebung kann auch dann gestellt oder fortgesetzt werden, wenn der Beklagte in einem Verletzungsverfahren die Einrede der Ungültigkeit gemäß § 107(1) erhoben hat.

Rückwirkende Auswirkungen des Widerrufs

Das Patentgesetz von 1970 legt nicht ausdrücklich fest, ob ein erfolgreicher Widerrufsbeschluss ab dem Datum des Beschlusses oder ab dem Datum der ursprünglichen Erteilung wirksam wird. Das Gericht schloss diese Lücke mit drei Argumentationslinien.

Parität gemäß Abschnitt 64. Gemäß § 64 Abs. 1 werden ein eigenständiger Antrag auf Nichtigerklärung und eine Widerklage in einem Verletzungsverfahren gleichgestellt: Beide unterliegen der Bestimmung und führen zur Nichtigerklärung. Eine Widerklage muss die Nichtigerklärung rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Erteilung geltend machen, da der im Verfahren geltend gemachte Schaden vor Klageerhebung entstanden ist. Führen beide Rechtsbehelfe zum gleichen Ergebnis, so führt die Nichtigerklärung in beiden Fällen zur Nichtigkeit der Erteilung von Anfang an.

Art der Widerrufsgründe. Jeder Widerrufsgrund nach § 64 (fehlende Neuheit, mangelnde Offensichtlichkeit, vorherige geheime Benutzung, falsche Angaben im Antrag, Nichtoffenlegung nach § 8 usw.) beweist, sofern er vorliegt, die Ungültigkeit der ursprünglichen Erteilung. Es gibt keinen Widerrufsgrund, der nur für die Zukunft gilt.

Internationale Autorität. Das Gericht berief sich auf Virgin Atlantic Airways Ltd gegen Zodiac Seats UK Ltd [2013]UKSC 46 (Oberster Gerichtshof des Vereinigten Königreichs, 3. Juli 2013). Artikel 68 des Europäischen Patentübereinkommens sieht vor, dass ein widerrufenes europäisches Patent von Anfang an als nicht wirksam gilt. Das Gericht befand die Rechtslage nach dem indischen Patentgesetz als im Wesentlichen analog und wandte den Grundsatz an: Der Widerruf wirkt dinglich und rückwirkend ab dem Tag der Erteilung.

Anmerkung: Die Fußnote des Obersten Gerichts von Delhi zitiert[2009]EWCA Civ 1062, die Berufungsinstanz desselben Rechtsstreits. Die wegweisende Entscheidung zur rückwirkenden Aufhebung ist die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs unter der Nummer 1062.[2013]UKSC 46, das die Entscheidung des Berufungsgerichts in der Schadensfrage aufhob.

Wartbarkeit nach Ablauf des Gültigkeitszeitraums

Boehringer argumentierte, die Aufhebung eines abgelaufenen Patents sei, in den Worten des leitenden Rechtsberaters, überflüssig („ein totes Pferd reiten“). Das Gericht wies diese Argumentation aus rechtlichen und praktischen Gründen zurück.

Gesetzliche Auslegung. Abschnitt 2(m) definiert „Patent“ als „ein Patent für eine Erfindung, die gemäß diesem Gesetz erteilt wurde“. Entscheidend ist das Wort „erteilt“. Mit Ablauf der Schutzfrist verliert ein Patent seine Rechtswirksamkeit; es verliert dadurch jedoch nicht seinen Status als erteiltes Patent. Abschnitt 64 verwendet den Begriff „ein Patent“, nicht „ein gültiges Patent“. Dem Gesetzgeber war dieser Unterschied bewusst: Abschnitt 2(o) verwendet den Begriff „für die ein Patent gültig ist“ zur Definition von „patentierter Gegenstand“. Die bewusste Entscheidung des Parlaments für eine weiter gefasste Formulierung in Abschnitt 64 kann nicht durch richterliche Auslegung außer Kraft gesetzt werden. Ein Gericht kann keine fehlende Rechtsgrundlage schaffen.

Streitigkeit abgelehnt. Im allgemeinen Zivilrecht gilt ein Verfahren als gegenstandslos, wenn der Streitgegenstand nicht mehr existiert und keine durchsetzbaren Rechtsfolgen mehr eintreten können. Das Patentrecht weicht von diesem Grundsatz ab, da die Aufhebung rückwirkend erfolgt. Da eine erfolgreiche Aufhebung das Patent ab dem Erteilungsdatum ungültig macht, erlischt damit auch das Recht des Patentinhabers, während der Laufzeit des Patents Schadensersatz wegen Patentverletzung zu fordern. Die Rechtsfolge ist nicht historisch, sondern unmittelbar: Sie führt direkt zur Abweisung einer anhängigen Schadensersatzklage. Das Verfahren ist daher nicht gegenstandslos.

Fortdauer der Klagebefugnis. Abschnitt 64(1) beschränkt den Antragsteller auf eine „beteiligte Person“. Abschnitt 2(1)(t) definiert den Begriff so, dass er auch Personen umfasst, die in demselben Bereich forschen oder forschen. Das Gericht legte die Bestimmung in ihrer natürlichen Weite aus: Maßgeblich ist, ob der Antragsteller ein tatsächliches und unmittelbares Interesse am Erfolg des Widerrufs hat. Ein Beklagter in einem anhängigen Patentverletzungsverfahren, in dem der Kläger Schadensersatz und die Herausgabe des Gewinns fordert, hat genau dieses Interesse. Die finanzielle Haftung von Macleods im Verfahren in Himachal Pradesh hing unmittelbar von der Gültigkeit des Patents ab dem Erteilungsdatum ab. Diese fortdauernde Haftung sicherte die Klagebefugnis unabhängig vom Ablauf des Patents.

Abschnitt 64 und Abschnitt 107: Unterschiedliche Rechtsbehelfe

Das Gericht identifizierte drei strukturelle Unterschiede, die jegliche Überschneidung zwischen einem Widerrufsantrag und einer Einrede der Ungültigkeit ausschließen.

Auswirkungen auf das Register. Ein erfolgreicher Antrag auf Nichtigerklärung löscht das Patent vollständig aus dem Patentregister und erklärt es von Anfang an für ungültig. Es wirkt dinglich, also gegenüber jedermann. Eine erfolgreiche Einrede nach § 107 führt lediglich zur Abweisung der Verletzungsklage. Das Patent bleibt im Register eingetragen. Der Patentinhaber behält das Recht, es gegenüber Dritten geltend zu machen, die nicht an der Klage beteiligt waren.

Verwaltungskonsequenz. Gemäß § 151 Abs. 1 ist jeder Widerrufsbescheid dem Patentamt zur Eintragung in das Patentregister zu übermitteln. Gemäß § 151 Abs. 2 hat das Gericht, das über eine Einrede der Nichtigkeit entscheidet, seine Entscheidung dem Patentamt lediglich in einem ergänzenden Dokument zur Eintragung zu übermitteln. Die Eintragung des Patents in das Patentregister bleibt von einer Feststellung nach § 107 unberührt.

Rechtscharakter. Ein Widerruf nach § 64 hat dingliche Wirkung und ist somit für alle bindend. Eine Feststellung nach § 107 hat persönliche Wirkung und ist nur für die Prozessparteien bindend. Der dem Patentgesetz vorausgehende Bericht des Ayyangar-Ausschusses empfahl diese zweigeteilte Struktur ausdrücklich: Einreden der Nichtigkeit in Klagen sollten nur zwischen den Parteien wirken, während Widerrufsanträge vor dem Obersten Gerichtshof ein Ergebnis „über die unmittelbaren Parteien hinaus“ bewirken sollten.

Kein Grundsatz des Zivilprozessrechts erlaubt es, dass eine schriftliche Einrede das eigenständige Recht einer Partei auf die Geltendmachung eines umfassenderen Rechtsbehelfs in einem gesonderten Verfahren ausschließt. Ein Beklagter, der eine Widerklage erheben kann, kann stattdessen ebenso einen Antrag auf Aufhebung stellen. Beides ist nach § 64 zulässig. Da die Einrede nach § 107 keine der beiden Möglichkeiten darstellt, bleiben beide Optionen bestehen.

Auslegung des Falls Aloys Wobben gegen Yogesh Mehra

Boehringer stützte sich maßgeblich auf Absatz 26 der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Aloys Wobben gegen die Vereinigten Staaten. Yogesh Mehra (2014) 15 SCC 360, in dem festgestellt wird, dass nach Einleitung eines Verletzungsverfahrens eingereichte Widerrufsanträge „rechtlich nicht haltbar wären“. Der Senat beschränkte diese Feststellung auf ihren konkreten Kontext.

In Aloys WobbenEnercon hatte 23 Anträge auf Nichtigerklärung beim Beschwerdeausschuss für geistiges Eigentum (dem damals zuständigen Gericht) eingereicht und gleichzeitig im Verletzungsverfahren eine Widerklage erhoben, mit der die Nichtigerklärung derselben Patente aus identischen Gründen beantragt wurde. Der Oberste Gerichtshof wandte den Grundsatz der Rechtskraft an: Eine Partei kann nicht in zwei gleichzeitig laufenden Verfahren vor verschiedenen Gerichten denselben Rechtsbehelf geltend machen. Die Formulierung „als solcher“ in Absatz 26 verknüpft das Verbot ausdrücklich mit diesem konkreten vorangegangenen Fall: einem Beklagten, der bereits eine Widerklage im Verfahren erhoben hatte. Absatz 26 stellt keine eigenständige Regel dar, die alle Anträge auf Nichtigerklärung nach Einleitung eines Verletzungsverfahrens ausschließt.

Im vorliegenden Fall hatte Macleods keine Widerklage erhoben. Der Antrag auf Nichtigerklärung wurde zwei Tage vor der Patentverletzungsklage von Boehringer eingereicht. Gemäß Absatz 27.2 von Aloys WobbenMacleods war es tatsächlich untersagt, im Verfahren in Himachal Pradesh eine Widerklage einzureichen. Genau deshalb musste der Antrag auf Aufhebung vor dem Obersten Gerichtshof von Delhi weiterverfolgt werden.

Strukturelle Bedeutung. Dieses Urteil befasst sich mit einem taktischen Risiko, das die Integrität des Patentwiderrufs als Rechtsbehelf zuvor gefährdet hatte. Ein Patentinhaber, gegen den ein Widerrufsverfahren eingeleitet wurde, hätte argumentieren können, dass der Widerrufsantrag erloschen sei, indem er eine Verletzungsklage bis zum Ende verfolgte und das Patent verfallen ließ. Das Urteil des Gerichts schließt diese Möglichkeit aus. Die Gültigkeit ist die Grundlage eines Schadensersatzanspruchs; Widerrufsverfahren, die die Gültigkeit untergraben, bleiben daher so lange wirksam, wie ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht wird. Das Urteil klärt zudem die verfahrensrechtliche Unabhängigkeit der drei verfügbaren Rechtsbehelfe: Widerrufsantrag nach § 64, Widerklage nach § 64 und Einrede der Nichtigkeit nach § 107. Sie sind keine Ersatzmechanismen und erschöpfen sich nicht gegenseitig.

Praktische Auswirkungen

Für die Beklagten in Patentverletzungsverfahren ergeben sich daraus drei operative Konsequenzen.

Ein Beklagter, der vor Einleitung des Verletzungsverfahrens einen eigenständigen Antrag auf Aufhebung gestellt hat, kann in diesem Verfahren keine Widerklage mit demselben Ziel erheben.. Aloys Wobben Dies ist eindeutig. Der Antrag auf Aufhebung muss weiterverfolgt werden. Eine Einrede der Nichtigkeit gemäß § 107 im Verletzungsverfahren kann parallel zum Antrag auf Aufhebung erhoben werden. Die beiden schließen sich nicht gegenseitig aus.

Einem Beklagten, dem nach Einreichung eines Antrags auf Aufhebung einer Schutzrechtsverletzungsklage zugestellt wird, ist es nicht notwendig, den Antrag auf Aufhebung in eine Widerklage umzuwandeln. Der Antrag auf Aufhebung wird unabhängig davon weitergeführt. Die Berufung auf § 107 im Rahmen der Klage hat keinen Einfluss auf den Antrag auf Aufhebung.

Der Ablauf eines Patents schließt den Rechtsweg der Aufhebung nicht aus, sofern der Schadensersatzanspruch des Patentinhabers weiterhin besteht. Ein Beklagter, der die Aufhebung des Patents von Anfang an erwirkt, beseitigt die Rechtsgrundlage für diese Geldansprüche vollständig. Der Antrag auf Aufhebung gewinnt nach Ablauf des Patents an Bedeutung, nicht an Bedeutung.

Zitat: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG gegen den Patentamtsleiter & Anr., LPA 129/2025, CM APPL. 10551/2025, Oberster Gerichtshof von Delhi (Kammer), verkündet am 24. Februar 2026.