IP-Due-Diligence

Gehören dem Unternehmen die Schutzrechte, die es für sich beansprucht?

Fragen zur Rechteinhaberschaft stellen sich bei jeder Schutzrechtsart. Bei Patenten führt die Kette von den benannten Erfindern über die beim indischen Patentamt eingetragenen Übertragungen. Die Markeninhaberschaft gleichen wir mit den Registerdaten ab; nicht eingetragene Übertragungen bewerten wir nach Section 45 des Trade Marks Act, 1999. Beim Urheberrecht kommt es darauf an, ob das Werk im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses entstanden ist (dann ist der Arbeitgeber nach Section 17 des Copyright Act, 1957 Erstinhaber) oder von einer freien Mitarbeiterin bzw. einem freien Mitarbeiter (dann bleibt die Inhaberschaft ohne ausdrückliche schriftliche Übertragung beim Schaffenden). Designrechte gleichen wir mit dem Designregister ab.

Sind die Schutzrechte wirksam und in Kraft?

Eingetragene Rechte, die wegen unterbliebener Verlängerung erloschen, erfolgreich angegriffen worden sind oder aktuell angefochten werden, lassen sich nicht allein anhand der Unternehmensunterlagen bewerten. Für Patente, Marken und Designs ist eine Prüfung anhand der amtlichen Register erforderlich.

Bestehen Belastungen, die den Umfang des Übergangs berühren?

Sicherungsrechte, Lizenzen, Unterlizenzen, Exklusivitätszusagen, Change-of-Control-Klauseln und anhängige Streitigkeiten können einschränken, was der Erwerber tatsächlich erhält. Für jede Schutzrechtsart gelten eigene Eintragungsregeln dazu, ob solche Belastungen bei einer Registerabfrage sichtbar sind.

Könnten fremde Schutzrechte die wirtschaftliche Nutzung einschränken?

Stichprobenartige Freedom-to-Operate-Prüfungen decken fremde Rechte auf, die die Verwertung nach dem Vollzug einschränken könnten.

Sind Übertragungen und Lizenzen ordnungsgemäß dokumentiert und eingetragen?

Nach Section 45 des Trade Marks Act, 1999 wirkt eine nicht eingetragene Markenübertragung nicht gegenüber Personen, die ohne Kenntnis davon ein kollidierendes Recht erwerben. Patentübertragungen, -lizenzen und sonstige Rechte bedürfen nach den Sections 68 und 69 des Patents Act, 1970 der Schriftform und der Eintragung beim Controller. Für urheberrechtlich geschützte Werke freier Mitarbeitender ist eine schriftliche Übertragung nach Section 19 des Copyright Act, 1957 erforderlich, sofern keine besondere Ausnahme nach Section 17 greift.

Vor einer Investition, ab der Series-A-Runde.

Investoren, die Technologieunternehmen bewerten, brauchen eine unabhängige Bestätigung, dass die bewertungstragenden Schutzrechte sauber gehalten sind. Lücken bei Urheberrechten und nicht eingetragene Markenübertragungen gehören zu den häufigsten Feststellungen.

Vor einem Erwerb oder Asset Deal.

Erwerber müssen sicherstellen, dass sämtliche Schutzrechtsarten mit klarer Rechtsinhaberschaft übergehen. Die schutzrechtsübergreifende Prüfung erfasst Marken, Urheberrechte und Designs, die eine reine Patentprüfung nicht abdeckt.

Vor einer Lizenzierung, eingehend wie ausgehend.

Lizenzgeber und Lizenznehmer profitieren vor einer bedeutenden portfolioübergreifenden Vereinbarung von einer unabhängigen Bestätigung, dass der Lizenzgeber tatsächlich Inhaber der zu lizenzierenden Rechte ist.

Prüfung auf Verlangen des Vorstands oder eines Kreditgebers.

Vorstände und Kreditgeber verlangen mitunter eine unabhängige IP-Prüfung, bevor sie eine Transaktion oder Kreditlinie genehmigen. Der schutzrechtsübergreifende Umfang erfüllt Anforderungen, die eine Prüfung einer einzelnen Schutzrechtsart nicht abdeckt.

Integration nach dem Erwerb.

War ein früheres Mandat eng zugeschnitten oder unter Zeitdruck erledigt, schafft eine Prüfung nach dem Vollzug die korrigierte Ausgangslage für die IP-Führung des erwerbenden Unternehmens.