Marke in den USA anmelden
Eine US-Markenanmeldung durchläuft das United States Patent and Trademark Office (USPTO) nach dem Trademark Act of 1946, dem Lanham Act. Indischen Anmeldern stehen zwei Wege offen: eine Direktanmeldung auf einer von vier gesetzlichen Grundlagen oder die Schutzausdehnung einer internationalen Registrierung nach dem Madrider Protokoll mit Benennung der USA. Anmelder mit Sitz im Ausland müssen sich vor dem USPTO durch eine in den USA zugelassene Anwältin oder einen Anwalt vertreten lassen. Intepat übernimmt die Strategie auf indischer Seite, die Bewertung des Anmeldewegs und die Weisung an die US-Vertretung.
Mit einem Markenanwalt sprechenAnmeldung beim USPTO
Benutzung und Benutzungsabsicht
Prüfung der Benutzungsnachweise
Erwiderung auf Office Actions
Abstimmung mit US-Anwälten
GESETZLICHE FRISTEN
Ablauf der Markenanmeldung: USA
Anmeldung einreichenTag 0Benutzung im Handel oder Benutzungsabsicht (Intent-to-Use)
Prüfung durch das USPTOca. 3–6 Monate
Erwiderung auf den Office Action6 Monate ErwiderungsfristBei Beanstandungen
Veröffentlichung zum Widerspruch30 TageWiderspruchsfrist für Dritte
Eintragung / Notice of AllowanceInsgesamt ca. 12–18 Monate
Wann die Direktanmeldung und wann die Madrid-Benennung passt
Eine Benennung nach dem Madrider Protokoll gemäß Section 66(a) des Lanham Act passt, wenn die USA Teil eines größeren internationalen Anmeldeprogramms sind, die indische Basismarke stabil ist und eine zentrale Portfolioverwaltung Vorteile bringt. Die internationale Anmeldung wird über das indische Markenamt als Ursprungsamt eingereicht und von der WIPO als Benennung an das USPTO übermittelt; die Verlängerung läuft alle zehn Jahre über die WIPO.
Eine Direktanmeldung in den USA passt, wenn die USA das einzige oder wichtigste Zielland sind, wenn das Risiko eines zentralen Angriffs auf die indische Basismarke nicht tragbar wäre oder wenn bereits bei der Anmeldung ein den USPTO-Anforderungen entsprechendes Verzeichnis benötigt wird. Die vier Grundlagen für eine Direktanmeldung nach dem Lanham Act sind: tatsächliche Benutzung im Handelsverkehr (Section 1(a)); ernsthafte Benutzungsabsicht (Section 1(b)); Priorität aus einer indischen Anmeldung der letzten sechs Monate (Section 44(d)); oder Inhaberschaft an einer eingetragenen indischen Marke als Heimatregistrierung (Section 44(e)).
So läuft eine US-Markenanmeldung ab
Die Anmeldung wird über das Trademark Center des USPTO auf der gewählten Grundlage eingereicht — mit einer beeidigten Erklärung zur ernsthaften Benutzungsabsicht, einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nach der USPTO-Klassifikation und, soweit einschlägig, Benutzungsnachweisen oder einer beglaubigten Abschrift der ausländischen Eintragung.
Eine prüfende Anwältin oder ein prüfender Anwalt des Amtes prüft die Anmeldung anhand des Lanham Act und der USPTO-Vorschriften. Zurückweisungen ergehen häufig aus absoluten Gründen nach Section 2(e) — bei rein beschreibenden Zeichen, überwiegend geografisch beschreibenden Angaben, überwiegend bloßen Familiennamen oder funktionalen Zeichen — sowie aus relativen Gründen nach Section 2(d) wegen Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke. Bis zum ersten Bescheid vergehen im Schnitt fünf bis sechs Monate. Direktanmeldungen nach den Sections 1 oder 44 haben eine Erwiderungsfrist von drei Monaten, die gegen Gebühr einmalig um drei Monate verlängert werden kann; Anmeldungen nach Section 66(a) behalten die sechsmonatige Frist, die bei Einführung der verkürzten Frist durch den Trademark Modernization Act of 2020 erhalten blieb.
Nach der Zulassung wird die Marke im Trademark Official Gazette veröffentlicht; binnen dreißig Tagen kann vor dem Trademark Trial and Appeal Board Widerspruch erhoben werden. Eine Anmeldung nach Section 1(a) oder 44(e) gelangt ohne Widerspruch zur Eintragung. Ein Prioritätsanspruch nach Section 44(d) muss vor der Eintragung durch eine Grundlage nach Section 44(e) oder Section 1 vervollständigt werden. Eine Anmeldung nach Section 1(b) erhält eine Notice of Allowance; die Benutzungserklärung ist binnen sechs Monaten einzureichen, mit Verlängerungen bis zu sechsunddreißig Monaten ab der Zulassung.
Was Intepat in Indien übernimmt
Intepat koordiniert von Indien aus den gesamten Lebenszyklus der US-Anmeldung:
Bewertung des Anmeldewegs
zwischen Madrid-Benennung und Direktanmeldung — anhand der Basismarkensituation, der Länderauswahl, des Risikos eines zentralen Angriffs und des Zeitplans
Prüfung vor der Anmeldung
USPTO-Klassifikation und sauberes Verzeichnis, Abgleich mit älteren Zeichen, Risikoeinschätzung zu Section 2(d) und 2(e)
Anmeldung nach dem Madrider Protokoll
über das indische Markenamt als Ursprungsamt — mit Prüfung der Tragfähigkeit der Basismarke und Angleichung des Verzeichnisses
Briefing und Weisung der US-Vertretung
mit Interessenkollisionsprüfung, Vorbereitung der Unterlagen und Durchsicht der Erwiderungen auf Office Actions
Fristenverwaltung
für Erwiderungsfristen, Fristen zur Benutzungserklärung, Erklärungen nach Section 8 und 71 sowie Verlängerungen nach Section 9
Was die US-Vertretung übernimmt
Die Vertretung vor dem USPTO ist in den USA zugelassenen Anwältinnen und Anwälten vorbehalten. Nach 37 CFR 2.11 müssen im Ausland ansässige Anmelder, Inhaber und Beteiligte an Verfahren vor dem Trademark Trial and Appeal Board für sämtliche Eingaben durch eine US-Vertretung handeln — für neue Anmeldungen, Erwiderungen auf Office Actions, Benutzungserklärungen, Verlängerungen und TTAB-Eingaben. Anmelder nach Section 66(a) sind zum Zeitpunkt der internationalen Anmeldung über die WIPO davon ausgenommen; spätestens ab einer vorläufigen Schutzverweigerung oder einer Office Action ist eine US-Vertretung zu bestellen. Die US-Vertretung zeichnet und reicht die Eingaben beim USPTO ein, führt Gespräche mit dem prüfenden Amt und tritt in TTAB- und Nachregistrierungsverfahren auf.
Für wen das gedacht ist
- Indische Unternehmen und Start-ups, die über Direktvertrieb, Handel oder Lizenzen in den US-Markt eintreten.
- Indische Direct-to-Consumer-Marken, die über Marktplätze und digitalen Handel an US-Kunden verkaufen.
- Indische Software- und Technologieunternehmen mit US-Kunden, US-Investoren oder Tochtergesellschaften in den USA.
- Indische Markeninhaber, die zwischen Madrid-Benennung und Direktanmeldung abwägen.
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Häufige Fragen zur Markenanmeldung in den USA
Welche Anmeldewege stehen indischen Anmeldern in den USA offen?
Zwei Wege. Eine Direktanmeldung wird beim USPTO auf einer von vier Grundlagen nach dem Lanham Act eingereicht: tatsächliche Benutzung im Handelsverkehr (Section 1(a)), ernsthafte Benutzungsabsicht (Section 1(b)), Priorität aus einer indischen Anmeldung der letzten sechs Monate (Section 44(d)) oder Inhaberschaft an einer indischen Eintragung als Heimatregistrierung (Section 44(e)). Alternativ wird über die WIPO eine Schutzausdehnung nach Section 66(a) als Benennung der USA im Madrider System eingereicht.
Braucht ein indischer Anmelder für das USPTO eine US-zugelassene Vertretung?
Ja — für Direktanmeldungen und für Eingaben nach der Eintragung. Nach 37 CFR 2.11, in Kraft seit dem 3. August 2019, müssen im Ausland ansässige Anmelder und Beteiligte an TTAB-Verfahren vor dem USPTO durch eine in den USA zugelassene Anwältin oder einen Anwalt vertreten werden. Anmelder nach Section 66(a) sind zum Zeitpunkt der internationalen Anmeldung über die WIPO ausgenommen; für die Erwiderung auf eine vorläufige Schutzverweigerung oder eine Office Action ist jedoch eine US-Vertretung zu bestellen.
Madrid-Benennung oder Direktanmeldung — wie fällt die Entscheidung?
Drei Gesichtspunkte. Gehören die USA zu mehreren internationalen Anmeldungen, bietet Madrid Vorteile bei Kosten und Verlängerung; sind sie das einzige oder wichtigste Zielland, ist die Direktanmeldung meist sauberer. Eine Schutzausdehnung nach Section 66(a) hängt fünf Jahre lang von der indischen Basismarke ab und ist einem zentralen Angriff ausgesetzt, während eine Direktanmeldung von Anfang an eigenständig ist. Die Klassifikationspraxis des USPTO ist strenger als die indische, und eine Direktanmeldung erlaubt bereits bei Einreichung eine USPTO-konforme Formulierung.
Was verlangt das Benutzungserfordernis, und wie wirkt es sich für indische Anmelder aus?
Das US-Markenrecht ist benutzungsbasiert, doch der Zeitpunkt des Benutzungsnachweises hängt von der Anmeldegrundlage ab. Section 1(a) verlangt die Benutzung schon bei Anmeldung, belegt durch Benutzungsnachweise. Section 1(b) verlangt bei Anmeldung eine beeidigte Erklärung zur ernsthaften Benutzungsabsicht; die Benutzung wird später über eine Benutzungserklärung nach der Notice of Allowance nachgewiesen. Eintragungen nach Section 44(e) und 66(a) ergehen ohne Benutzungsnachweis bei Anmeldung, verlangen aber jeweils eine beeidigte Erklärung zur Benutzungsabsicht und zwischen dem fünften und sechsten Jahrestag eine Benutzungserklärung nach Section 8 oder Section 71.
Wie wird eine US-Eintragung nach der Erteilung aufrechterhalten?
Durch turnusmäßige Erklärungen und Verlängerungen. Eine Benutzungserklärung nach Section 8 — bei Schutzausdehnungen nach Section 66(a) nach Section 71 — ist zwischen dem fünften und sechsten Jahrestag einzureichen. Die Verlängerung nach Section 9 ist alle zehn Jahre fällig; Schutzausdehnungen nach Section 66(a) werden über die WIPO verlängert. Nach dem Trademark Modernization Act kann eine Eintragung im Ex-parte-Verfahren angegriffen werden — durch Expungement (zwischen drei und zehn Jahren nach der Eintragung) oder Reexamination (innerhalb von fünf Jahren) —, wenn die erforderliche Benutzung nicht erfolgt ist.
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