Patentportfolio-Audit
Ihr Patentportfolio ist über Jahre gewachsen, und Sie müssen wissen, welche Rechte in Kraft sind, bei welchen Jahresgebühren oder der Ablauf anstehen, welche Anmeldungen sich wirtschaftlich noch lohnen und wo das heutige Geschäft nicht mehr ausreichend geschützt ist. Intepat erfasst sowohl die Kosten der Aufrechterhaltung als auch die strategischen Kosten von Schutzlücken — indische Schutzrechte unmittelbar, ausländische auf Wunsch über das Netz der Korrespondenzanwälte. Das Ergebnis gibt Geschäftsführung und Inhouse-Teams eine klare Grundlage für Entscheidungen über Aufrechterhaltung, Aufgabe und Neuanmeldung.
Portfolio-Audit beauftragenWelche Fragen ein Patentportfolio-Audit beantwortet
Das Audit beantwortet vier praktische Fragen:
Welche Rechte sind in Kraft?
Die Prüfung bestätigt für jedes erteilte Patent und jede anhängige Anmeldung den Status anhand der amtlichen Register der erfassten Länder. Indische Schutzrechte gleichen wir mit den Daten von IP India ab. Bei ausländischen Rechten nutzen wir die amtlichen Patentregister und, soweit erforderlich, das Netz der Korrespondenzanwälte. Rechte, die für aktiv gehalten werden, erweisen sich mitunter als wegen versäumter Jahresgebühren erloschen; das Audit deckt solche Abweichungen auf, bevor sie unumkehrbar werden.
Wann laufen Fristen und Schutzdauer ab?
Das Audit erfasst für jedes aktive Recht die Fälligkeiten der Jahresgebühren und den endgültigen Ablauf. Bei indischen Patenten läuft die Schutzdauer nach dem Patents Act, 1970 ab dem Anmeldetag; ein erloschenes Patent kann für eine Wiedereinsetzung nach Section 60 in Betracht kommen, die jedoch nicht automatisch erfolgt und an gesetzliche Voraussetzungen und Fristen gebunden ist. Portfolios ohne zentrale Fristenführung entdecken häufig gehäufte Fälligkeiten, deren Liquiditätsdruck sich mit rechtzeitiger Vorwarnung vermeiden lässt.
Wo bestehen Schutzlücken?
Das geprüfte Portfolio wird den aktuellen Produkten, Verfahren, Technologiefeldern und Absatzmärkten des Mandanten gegenübergestellt. Das deckt drei Punkte auf: Patente, die das Geschäft nicht mehr tragen; aktive Produkte ohne belastbaren Anspruchsschutz; und anhängige Anmeldungen, deren derzeitiger Anspruchsumfang das betreffende Produkt selbst nach einer Erteilung nicht schützen würde.
Welche Anmeldungen lohnen die Weiterverfolgung?
Das Audit bewertet den Verfahrensstand, die Korrespondenz mit dem Prüfer und die Erteilungsaussichten in der aktuellen Anspruchsfassung. Anmeldungen, deren Umfang so eingeschränkt wurde, dass er wirtschaftlich relevantes Gebiet nicht mehr abdeckt, kommen für eine Aufgabe oder eine Überarbeitung der Ansprüche in Betracht.
Der Umfang lässt sich abstufen: eine Prüfung von Status und Jahresgebühren; eine Abdeckungsanalyse, die die Ansprüche den aktuellen Produkten gegenüberstellt; oder eine strategische Prüfung, die zusätzlich die Priorisierung laufender Verfahren und Empfehlungen zum Schließen von Lücken enthält.
Wann ein Patentportfolio-Audit sinnvoll ist
Vor der jährlichen Zahlung der Jahresgebühren.
Unternehmen zahlen regelmäßig Jahresgebühren für Portfolios, die seit Jahren nicht geprüft wurden. Ein Audit vor dem Zahlungszyklus ermöglicht bewusste Entscheidungen über die Aufgabe statt einer Zahlung aus Gewohnheit.
Vor einer Finanzierungsrunde oder einer Investoren-Due-Diligence.
Investoren prüfen das Portfolio ohnehin. Ein vorheriges Audit deckt Schwachstellen auf, bevor sie zu Verhandlungspunkten werden; der Bericht lässt sich unter Geheimhaltungsvereinbarung als Teil der Datenraumunterlagen bereitstellen.
Bei erheblichen Änderungen im Produktprogramm.
Neuausrichtungen in der Entwicklung, eingestellte Produkte und Marktveränderungen erzeugen in einem Portfolio zugleich Lücken und Überhang.
Vor Durchsetzungsentscheidungen.
Die Statusprüfung ist Voraussetzung für jede Verletzungsklage und jede Abmahnung. Ein nicht vollständig in Kraft stehendes Patent setzt den Mandanten Verfahrens- und Kostenrisiken aus.
Wenn ein Erwerb oder eine Veräußerung erwogen wird.
Belastbare Angaben zu Status und Lücken stützen die IP-Bewertung vor dem Vollzug. Davon zu unterscheiden ist die Patent-Due-Diligence, die zusätzlich Rechtsbestand, Freedom to Operate und Belastungen prüft.
Vorgehen
Das Audit läuft in vier Stufen ab.
Stufe 1: Erhebung der Portfoliodaten.
Der Mandant stellt eine Arbeitsliste der Patente und Anmeldungen mit Aktenzeichen, Land, Anmeldetag und Patentfamilie bereit. Liegt keine konsolidierte Liste vor, hilft Intepat beim Aufbau anhand der amtlichen Register und des Fristensystems des Mandanten. Für indische Schutzrechte rufen zugelassene indische Patentanwälte den aktuellen Status unmittelbar bei IP India ab.
Stufe 2: Statusprüfung.
Jede Position wird gegen die amtlichen Daten des jeweiligen Patentamts geprüft. Für indische Schutzrechte umfasst das Erteilung oder Zurückweisung, Zahlungsstand und Fälligkeiten der Jahresgebühren ab dem Anmeldetag, offene Korrespondenz aus dem Prüfungsverfahren sowie eingetragene Belastungen, Übertragungen oder Lizenzen. Abweichungen weisen wir einzeln aus.
Stufe 3: Abdeckungsanalyse.
Das geprüfte Portfolio wird dem aktuellen Produkt- und Technologieumfang gegenübergestellt, den der Mandant in einer Produktübersicht beschreibt. Die Analyse zeigt: Patente, die Produkte schützen, die der Mandant nicht mehr vertreibt; Produkte oder Verfahren ohne aktiven Anspruchsschutz; und anhängige Anmeldungen, deren Anspruchsumfang in der derzeitigen Fassung das zugehörige Produkt selbst nach einer Erteilung nicht abdecken würde.
Stufe 4: Stellungnahme und Empfehlungen.
Patentanwältinnen und Patentanwälte mit passendem technischem Hintergrund prüfen die Feststellungen und erstellen eine schriftliche Stellungnahme mit Empfehlungen zu Aufrechterhaltung oder Aufgabe, einer Prioritätenliste zum Schließen von Lücken und einem Fristenplan für den nächsten Zahlungszyklus. Die Empfehlungen sind nach wirtschaftlicher Relevanz und Kostenwirkung gewichtet.
Was Sie erhalten
Eine Statustabelle für jedes Patent und jede Anmeldung mit bestätigter Erteilung bzw. Anhängigkeit, Zahlungsstand, nächsten Fälligkeiten und endgültigem Ablauftag.
Eine Lückenanalyse, die das Portfolio den aktiven Produktlinien und dem Technologieumfang gegenüberstellt.
Empfehlungen zu Aufrechterhaltung oder Aufgabe für jede aktive Position, jeweils mit wirtschaftlicher Begründung.
Eine Prioritätenliste der Anmeldemöglichkeiten, die sich aus der Lückenanalyse ergeben.
Einen Fristenplan für die Jahresgebühren der nächsten 12 bis 24 Monate.
Grenzen des Vorgehens
Die Abdeckungsprüfung zeigt, ob die Ansprüche zu den aktuellen Produkten und Technologien des Mandanten passen oder nicht. Sie ist keine förmliche Stellungnahme zu Verletzung, Anspruchsauslegung, Rechtsbestand oder Freedom to Operate.
Das Audit bewertet weder den Rechtsbestand erteilter Patente noch erstellt es Freedom-to-Operate- oder Verletzungsgutachten. Der Rechtsbestand erfordert eine Recherche zum Stand der Technik und eine schriftliche Stellungnahme dazu, ob das Patent einem Nichtigkeitsangriff nach Section 64 des Patents Act, 1970 standhielte; diese Analyse gehört zur Patent-Due-Diligence oder zu einer eigenständigen Nichtigkeitsrecherche.
Den Länderumfang legen wir vor Beginn der Arbeiten fest. Das Audit kann sich auf indische Schutzrechte beschränken oder ein Portfolio über mehrere Länder hinweg erfassen.
Für wen das gedacht ist
Wie Intepat arbeitet
Portfolio-Audits zu indischen Schutzrechten führen zugelassene indische Patentanwälte mit Erfahrung in Ausarbeitung, Verfahrensführung, Gebührenprüfung und Anspruchsanalyse durch. Die Prüfung wird Fachleuten mit passendem technischem Hintergrund zugewiesen, damit die Abdeckungsanalyse Ansprüche und Verfahrensverlauf zutreffend erfasst. Umfasst das Portfolio ausländische Schutzrechte, koordinieren wir die länderspezifische Prüfung über das Netz der Korrespondenzanwälte.
Anders als eine bloße Fristendurchsicht verbindet unser Audit die amtliche Statusprüfung mit einer Analyse von Anspruchsumfang und geschäftlicher Abdeckung — so trägt der Bericht sowohl Kosten- als auch Schutzentscheidungen. Die Empfehlungen prüfen wir auf innere Stimmigkeit: Eine Empfehlung zur Aufgabe gleichen wir mit der Abdeckungsübersicht ab, um ungewollte Lücken auszuschließen.
Für eine erste Einschätzung genügen Aktenzeichen, Länder und eine grobe Produktbeschreibung. Sämtliche Weisungen und Unterlagen behandeln wir vertraulich; vor jedem Mandat läuft eine Interessenkollisionsprüfung.
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Häufige Fragen zum Patentportfolio-Audit
Was umfasst ein Patentportfolio-Audit?
Vier Bereiche: die Statusprüfung jedes Patents und jeder Anmeldung anhand der amtlichen Register; den Zahlungsstand und die künftigen Fälligkeiten der Jahresgebühren; die Abdeckungsanalyse gegenüber dem aktuellen Produkt- und Technologieumfang; sowie Empfehlungen zu Aufrechterhaltung oder Aufgabe mit einer Prioritätenliste für Neuanmeldungen. Ergebnis ist ein strukturierter schriftlicher Bericht mit Fristenplan. Rechtsbestand, Freedom to Operate und Verletzungsfragen sind nicht Gegenstand des Audits.
Wann wird ein Patentportfolio-Audit typischerweise beauftragt?
Die häufigsten Anlässe sind der jährliche Zahlungszyklus (um vor der Zahlung bewusst über Aufgaben zu entscheiden), eine wesentliche Änderung des Produktprogramms, die Vorbereitung auf eine Investoren-Due-Diligence oder einen M&A-Prozess sowie ein Wechsel in der internen IP-Verantwortung, der eine Bestandsaufnahme erfordert. Auch nach längerer Zeit ohne IP-Aktivität, in der sich ungeprüfte Positionen angesammelt haben, ist ein Audit üblich.
Wie ist das Ergebnis aufgebaut?
Als schriftlicher Bericht mit einer Statustabelle für jede Position des Portfolios, einer Abdeckungsübersicht gegenüber dem aktuellen Geschäft, Empfehlungen zu Aufrechterhaltung oder Aufgabe mit ausgewiesener Begründung, einer Prioritätenliste für Neuanmeldungen und einem Fristenplan für die Jahresgebühren der nächsten 12 bis 24 Monate. Der Bericht entsteht unter den üblichen Vertraulichkeitsbedingungen und ist für interne Managementgespräche wie für Investoren-Datenräume geeignet.
Nach welchen Kriterien fällt die Empfehlung zu Aufrechterhaltung oder Aufgabe?
Maßgeblich sind wirtschaftliche Relevanz und Kostenlage. Ein Patent, das ein aktives Produkt in einem Markt schützt, in dem der Mandant tätig ist, sollte in der Regel aufrechterhalten werden; ein Patent für ein nicht mehr geführtes Produkt oder für ein Land ohne Geschäftstätigkeit kommt für eine Aufgabe in Betracht. Hinzu kommen Restlaufzeit, die Wahrscheinlichkeit, dass Dritte das Fehlen des Patents zum Markteintritt nutzen, und die Frage, ob das Patent kreuzlizenziert oder belastet ist.
Wie verhalten sich Portfolio-Audit und Patent-Due-Diligence zueinander?
Ein Portfolio-Audit ist eine Status- und Abdeckungsprüfung auf Portfolioebene, typischerweise für interne strategische Zwecke. Die Patent-Due-Diligence beantwortet zusätzlich die Fragen eines Erwerbs oder einer Investition: eine eigenständige Bewertung des Rechtsbestands am Stand der Technik, die Freedom-to-Operate-Prüfung für die Produkte des Zielunternehmens, die Prüfung von Belastungen und die Bestätigung, dass Übertragungen beim Patentamt ordnungsgemäß eingetragen sind. Sie nutzt dieselbe Statusprüfung wie das Audit und ergänzt sie um diese transaktionsbezogenen Ebenen.
Wie sind die Kosten gestaltet?
Das Honorar richtet sich nach der Zahl der erfassten Positionen, der Komplexität der Technologie und der gewünschten Tiefe der Abdeckungsanalyse. Ein Auftrag, der nur Statusprüfung und Fristenerfassung umfasst, wird anders kalkuliert als einer mit Abdeckungsanalyse gegenüber einer detaillierten Produktliste und einer Stellungnahme zu Schutzlücken. Intepat erstellt nach Durchsicht der Portfolioliste und Festlegung des Umfangs eine Kostenschätzung.
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