Patent im Ausland anmelden: Wege und Strategie
Sie melden ausgehend von einer indischen Prioritätsanmeldung ein Patent außerhalb Indiens an. Diese Seite behandelt zwei Wegentscheidungen und eine gesetzliche Hürde: ob über den PCT oder über nationale Direktanmeldungen nach der Pariser Verbandsübereinkunft angemeldet wird — und ob zuvor eine Auslandsanmeldegenehmigung nach Section 39 des Patents Act, 1970 erforderlich ist. Die Wegentscheidung ist fristgebunden, wenn eine Prioritätsfrist naht, und Section 39 muss vor jeder Auslandsanmeldung geklärt sein, soweit sie eingreift.
Mit einem Patentanwalt sprechenAblauf der internationalen PCT-Anmeldung
Wann die nationale Direktanmeldung im Ausland passt
Nationale Direktanmeldung bedeutet, in jedem Zielland gesondert nach Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft anzumelden, die die Priorität für 12 Monate ab dem Prioritätstag wahrt. Dieser Weg passt, wenn:
die Länderliste kurz ist — bei nur ein bis drei Zielländern erreichen Direktanmeldungen nach der Pariser Verbandsübereinkunft häufig eine vergleichbare Abdeckung zu geringeren Kosten, weil die internationalen PCT- und Recherchengebühren entfallen.
die Geschwindigkeit bis zur Erteilung in einem bestimmten Land für Lizenzierung oder Durchsetzung zählt.
der Anmelder bereits sicher weiß, welche Märkte er schützen will. Der Preis dafür ist Entscheidungsdruck: Die Frist der Pariser Verbandsübereinkunft ist starr, und Übersetzung, Anpassung der Ansprüche und Bestellung örtlicher Vertreter müssen darin abgeschlossen sein.
Die Direktanmeldung bleibt außerdem der einzige Weg für die wenigen Länder, die dem PCT nicht angehören. Ist die Frist einmal verstrichen, ist eine Wiedereinsetzung in die Priorität in der Regel nicht möglich.
Wann der PCT-Weg ins Ausland passt
Eine internationale PCT-Anmeldung passt, wenn:
die Länderauswahl breiter ist — eine einzige PCT-Anmeldung binnen 12 Monaten ab dem indischen Prioritätstag sichert das Recht, in über 150 Vertragsstaaten in die nationale Phase einzutreten.
die Entscheidung über die Zielländer mehr Zeit braucht — die rund 18 Monate zwischen PCT-Anmeldung und Eintritt in die nationale Phase lassen sich nutzen, um Patentierbarkeits- oder Freedom-to-Operate-Recherchen zu beauftragen und die Marktentwicklung zu beobachten.
das Auslandsbudget über mehrere Jahre gestreckt statt im Prioritätsjahr gebündelt werden muss — die Fristen für den Eintritt in die nationale Phase betragen typischerweise 30 Monate ab Priorität, für Indien 31 Monate nach Rule 20(4) der Patents Rules, 2003.
Die PCT-Anmeldung selbst erteilt kein internationales Patent; über Prüfung und Erteilung entscheiden weiterhin ausschließlich die nationalen und regionalen Ämter. Internationale PCT-Anmeldung einreichen beschreibt den PCT-Weg im Einzelnen.
Die Hürde der Auslandsanmeldegenehmigung
Section 39 des Patents Act, 1970 ist zu prüfen, bevor eine in Indien ansässige Person eine Patentanmeldung außerhalb Indiens einreicht oder einreichen lässt. Für die Einhaltung gibt es zwei Wege: zuerst in Indien anmelden und sechs Wochen abwarten, ohne dass eine Geheimhaltungsanordnung ergeht — oder vor der Auslandsanmeldung auf schriftlichen Antrag die schriftliche Erlaubnis des Controllers einholen.
Der Sitz der Gesellschaft ist dabei nicht entscheidend. Ist eine Erfinderin, ein Erfinder oder ein Anmelder in Indien ansässig, muss Section 39 auch dann geklärt werden, wenn der benannte Anmelder oder Rechtsnachfolger im Ausland sitzt. Ein Verstoß hat Folgen: die fingierte Rücknahme der indischen Anmeldung nach Section 40, das Risiko der Nichtigerklärung nach Section 64(p) und strafrechtliche Folgen nach Section 118. Intepat prüft die Lage im Einzelfall, bereitet den Antrag auf Auslandsanmeldegenehmigung in Indien vor, soweit erforderlich, und stimmt das Datum der Erlaubnis auf den geplanten PCT- oder Direktanmeldetag ab.
Was Intepat in Indien übernimmt
Intepat koordiniert die Auslandsanmeldung von Indien aus. Vor und bei der Anmeldung umfasst das:
die Prüfung nach Section 39 und, soweit erforderlich, die Vorbereitung der Auslandsanmeldegenehmigung
die Beratung zu PCT oder nationaler Direktanmeldung für die in Betracht kommenden Länder
die Durchsicht von Beschreibung und Ansprüchen im Hinblick auf die Prüfungspraxis der Zielländer — Software-, KI- und computerimplementierte Erfindungen verlangen in Indien, beim USPTO und beim EPA jeweils unterschiedliche Anspruchsfassungen, und der Prioritätsbeleg profitiert von einer Durchsicht vor der Anmeldung, wenn eine Anmeldung in mehreren Ländern beabsichtigt ist
Auswahl und Weisung der Korrespondenzanwälte — beim PCT reicht Intepat beim indischen Anmeldeamt ein; bei nationalen Direktanmeldungen weist Intepat die ausländische Vertretung an und führt die Prioritätskette bis in das Erteilungsverfahren
Was die Korrespondenzanwälte übernehmen
Prüfung, Verfahrensführung und Vertretung im jeweiligen Land übernehmen dort zugelassene Korrespondenzanwälte. Dazu gehören die Einreichung von Übersetzungen, Erwiderungen auf Amtsbescheide, Gespräche mit dem Prüfer, die Zahlung von Aufrechterhaltungsgebühren und der Umgang mit dem örtlichen Amt. Intepat wählt die Korrespondenzanwälte nach fachlicher Tiefe aus, führt vor dem Briefing eine Interessenkollisionsprüfung durch, gibt den in Indien aufgebauten Verfahrenskontext weiter und prüft ihre Entwürfe für Erwiderungen auf Übereinstimmung mit der indischen Position.
Für wen das gedacht ist
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Häufige Fragen zur Auslandsanmeldung von Patenten
PCT oder nationale Direktanmeldung — wie entscheide ich?
Die Wahl hängt von vier Größen ab: wie viele Länder in Betracht kommen, wie fest die Länderliste steht, wie sich die Auslandskosten zeitlich verteilen sollen und ob die Geschwindigkeit bis zur Erteilung in einem einzelnen Land wirtschaftlich zählt. Eine kurze, feste Liste von ein bis drei Ländern oder der Bedarf an einem zügigen Verfahren für Lizenzierung oder Durchsetzung spricht für die Direktanmeldung. Eine längere oder noch offene Liste oder der Wunsch, Kosten je Land aufzuschieben, spricht für den PCT mit anschließenden nationalen Phasen.
Brauche ich für eine Auslandsanmeldung aus Indien eine Auslandsanmeldegenehmigung?
Eine Prüfung nach Section 39 ist erforderlich, wenn ein in Indien ansässiger Anmelder oder Erfinder beabsichtigt, eine Patentanmeldung außerhalb Indiens einzureichen oder einreichen zu lassen. Für die Einhaltung gibt es zwei Wege: zuerst in Indien anmelden und sechs Wochen abwarten, sofern keine Geheimhaltungsanordnung ergangen ist, oder vor der Auslandsanmeldung die schriftliche Erlaubnis des Controllers einholen. Ein Verstoß kann zur fingierten Rücknahme nach Section 40, zur Nichtigerklärung nach Section 64(p) und zu strafrechtlichen Folgen nach Section 118 führen.
Wie werden Ansprüche für andere Länder angepasst?
Anspruchssätze, die in Indien tragen, lassen sich nicht immer unverändert übertragen. Software- und KI-Erfindungen verlangen in Indien eine Argumentation zu Section 3(k), in den USA eine Einordnung des Schutzgegenstands nach Alice und beim EPA den Test des technischen Effekts nach Artikel 52 EPÜ — jeweils mit anderer Anspruchsfassung. Die Durchsicht vor der Anmeldung durch Intepat erfasst Rückfallpositionen, mehrere Anspruchskategorien, die sprachliche Rückbindung der Merkmale, die Stützung durch Zeichnungen und Bezugszeichen sowie das Risiko unzulässiger Erweiterung, bevor die Unterlagen für die Auslandsanmeldung freigegeben werden.
Kann Intepat unmittelbar bei ausländischen Patentämtern anmelden?
Direktanmeldungen bei ausländischen Patentämtern übernehmen dort zugelassene Korrespondenzanwälte; Intepat koordiniert von Indien aus und reicht keine ausländischen nationalen Anmeldungen selbst ein. Eine Ausnahme ist die internationale PCT-Anmeldung: Ist Indien Anmeldeamt, reicht Intepat unmittelbar beim indischen Patentamt ein. Bei Direktanmeldungen nach der Pariser Verbandsübereinkunft wählt und briefet Intepat die ausländische Vertretung, bereitet die einreichungsfertigen Unterlagen in Indien vor und bleibt für den Anmelder bis in das Prüfungsverfahren die eine Ansprechkanzlei.
Wie setzen sich die Kosten einer Auslandsanmeldung zusammen?
Die Kosten teilen sich in drei Blöcke. Der indische Block umfasst das Honorar von Intepat, gegebenenfalls die Vorbereitung der Auslandsanmeldegenehmigung und die amtlichen Gebühren der internationalen PCT-Anmeldung. Der Auslandsblock umfasst die Honorare der Korrespondenzanwälte zuzüglich der amtlichen Gebühren im jeweiligen Land, fällig beim Eintritt in die nationale Phase oder bei der Direktanmeldung. In Ländern ohne englische Verfahrenssprache kommen Übersetzungskosten hinzu. Eine länderweise Schätzung erstellen wir, sobald Zielländer, Beschreibung und Anmeldeweg feststehen.
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