Marke in Indien anmelden.
Die indische nationale Direktanmeldung und ihr Verfahren; die Prüfung führt zu einem Prüfungsbescheid, nicht zu einer vorläufigen Schutzverweigerung nach dem Madrider System.
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Antwort auf vorläufige Schutzverweigerung in Indien
Eine vorläufige Schutzverweigerung ist die Mitteilung, die das indische Markenamt an die WIPO richtet, wenn die Prüfung einer internationalen Registrierung mit Benennung Indiens Gründe für eine Zurückweisung nach dem Trade Marks Act, 1999 ergibt. Der Inhaber muss innerhalb der in der über die WIPO übermittelten Mitteilung genannten Frist über eine indische Vertretung erwidern. Intepat übernimmt Erwiderungen auf vorläufige Schutzverweigerungen für ausländische Inhaber, ausländische IP-Kanzleien und Inhouse-Teams mit weltweiten Markenportfolios — geführt von nach Section 145 zugelassenen Markenanwälten.
Mit einem Markenanwalt sprechenEingehende Madrid-Benennungen
Absolute und relative Eintragungshindernisse
Erwiderung innerhalb der gesetzlichen Frist
Vertretung in Anhörungen vor dem Amt
Bearbeitung durch zugelassene Vertretung
GESETZLICHE FRISTEN
Ablauf der Erwiderung auf eine vorläufige Schutzverweigerung (Madrid)
Mitteilung der vorläufigen SchutzverweigerungBeginnVom benannten Amt über die WIPO
Erwiderungsfrist3 MonateAb Zustellungstag (verlängerbar)
Erwiderung einreichen / örtlichen Vertreter bestellenInnerhalb der Frist
Entscheidung des nationalen Amtesca. 3–12 MonateJe nach Rechtsordnung
Wann eine Erwiderung auf eine vorläufige Schutzverweigerung erforderlich ist
Eine Erwiderung ist erforderlich, wenn das indische Markenamt bei der sachlichen Prüfung einer internationalen Registrierung mit Benennung Indiens nach dem Madrider Protokoll Gründe für eine Zurückweisung nach den Sections 9 oder 11 des Trade Marks Act, 1999 feststellt. Die Schutzverweigerung wird der WIPO nach Artikel 5 des Madrider Protokolls innerhalb der von Indien erklärten achtzehnmonatigen Frist mitgeteilt und dem Inhaber zur Erwiderung übermittelt.
Eine vorläufige Schutzverweigerung stützt sich typischerweise auf absolute Eintragungshindernisse nach Section 9 (fehlende Unterscheidungskraft, beschreibender Charakter, Täuschungseignung oder weitere gesetzliche Ausschlüsse) oder auf relative Eintragungshindernisse nach Section 11 (Kollision mit einer älteren indischen Anmeldung oder Eintragung). Von Amts wegen erlassene Schutzverweigerungen sind verfahrensrechtlich von widerspruchsbedingten Schutzverweigerungen zu unterscheiden, die während der viermonatigen Veröffentlichungsfrist erhoben werden. Eine indische nationale Direktanmeldung führt zu einem Prüfungsbescheid, nicht zu einer vorläufigen Schutzverweigerung nach dem Madrider System.
So läuft das Erwiderungsverfahren ab
Das Verfahren durchläuft fünf aufeinanderfolgende Stufen.
1
Mitteilung.
Das Amt teilt die vorläufige Schutzverweigerung der WIPO mit; sie wird im Internationalen Register vermerkt und an den Inhaber weitergeleitet. Die Mitteilung nennt die herangezogenen Gründe, die entgegengehaltenen älteren Marken, soweit Section 11 greift, und die Frist für die Erwiderung.
2
Bestellung einer indischen Vertretung.
Ein ausländischer Inhaber ohne indische Zustellanschrift muss das Verfahren über eine indische Vertretung führen: einen nach Section 145 zugelassenen Markenanwalt oder einen vor dem Amt vertretungsberechtigten Advocate. Die Vollmacht wird mit der Erwiderung eingereicht.
3
Analyse der Gründe und Erwiderungsstrategie.
Die Zurückweisungsgründe werden als absolut (Section 9), relativ (Section 11) oder formal eingeordnet. Danach richtet sich die Strategie: Argumente zur Unterscheidungskraft und zur durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft bei Section 9; Koexistenz, Analyse der Zeichenunterschiede und Zustimmungserklärungen bei Section 11; Klarstellungen des Verzeichnisses und Korrekturen der Klassifizierung bei formalen Gründen. Ist die Schutzverweigerung nur teilweise, wird die Erwiderung klassen- und positionsweise aufgebaut.
4
Einreichung der Erwiderung.
Eine schriftliche Erwiderung wird innerhalb der in der Mitteilung genannten Frist eingereicht und geht auf jeden erhobenen Grund ein. Sie enthält die rechtliche Argumentation, Nachweise, Benutzungserklärungen, soweit einschlägig, sowie vorgeschlagene Einschränkungen, Disclaimer oder Änderungen innerhalb des Umfangs der internationalen Registrierung, soweit diese die Beanstandung ausräumen. Eine Änderung darf den Schutzumfang nicht über die internationale Registrierung hinaus erweitern.
5
Anhörung und Ergebnis.
Führt die schriftliche Erwiderung nicht zur Zulassung, kann der Registrar eine Anhörung anberaumen. Mögliche Ergebnisse sind die Zulassung, die Zulassung unter der Bedingung einer Änderung oder eines Disclaimers oder die endgültige Zurückweisung. Nach der Zulassung folgt die Veröffentlichung im Markenblatt, die nach Section 21 des Gesetzes eine viermonatige Widerspruchsfrist eröffnet. Gegen eine endgültige Zurückweisung ist das Rechtsmittel zum zuständigen High Court eröffnet.
Was Intepat in Indien übernimmt
Intepat betreut Erwiderungen auf vorläufige Schutzverweigerungen durchgängig:
Durchsicht der Schutzverweigerung und Analyse der Gründe
mit Unterscheidung zwischen absoluten, relativen und formalen Gründen und einer Einschätzung der Erfolgsaussichten binnen weniger Tage
Bestellung der indischen Vertretung und Einreichung der Vollmacht
nach Section 145 des Gesetzes
Erwiderungsstrategie
zu den Sections 9 und 11: Analyse der Unterscheidungskraft, Abgrenzung von älteren Marken, Koexistenzargumentation
Aufbereitung der Nachweise
Benutzungserklärungen, eidesstattliche Versicherungen zur Marktpräsenz, Nachweise zur erworbenen Unterscheidungskraft, Zustimmungs- oder Koexistenzvereinbarungen
Einschränkung des Verzeichnisses, Disclaimer und Änderungen
innerhalb des Umfangs der internationalen Registrierung; Abfassung und fristgerechte Einreichung der schriftlichen Erwiderung
Vertretung in der Anhörung
vor dem Registrar of Trade Marks
Abstimmung mit der heimischen Vertretung des Inhabers
mit Vermerk des Ergebnisses zur internationalen Registrierung über die WIPO
Weiteres Vorgehen nach der Zulassung
Überwachung der Veröffentlichung, Verteidigung im Widerspruchsverfahren nach Section 21 und Begleitung bis zur Eintragung der indischen Benennung
Was im Ausland oder von der heimischen Vertretung übernommen wird
Die Erwiderung auf eine vorläufige Schutzverweigerung ist in Indien ein nationales Verfahren. Einzelne Aufgaben verbleiben im Ausland beim Inhaber, bei der heimischen Vertretung oder bei der WIPO.
- Die internationale Registrierung, die Basismarke und der WIPO-Datenbestand werden vom Internationalen Büro verwaltet, das die vorläufige Schutzverweigerung übermittelt, aber nicht der Ort der Erwiderung ist.
- Die heimische Vertretung des Inhabers koordiniert die Weisungen, liefert Nachweise zur Vorbenutzung im Ausland, Unterlagen zur Basismarke, soweit für Abhängigkeit oder Umwandlung von Bedeutung, sowie die Vorgaben zum Verzeichnis.
- Vorläufige Schutzverweigerungen anderer benannter Ämter werden nach dem dortigen Recht von den örtlichen Vertretungen bearbeitet.
- Nachträgliche Benennungen, Eintragungen und die Verlängerung der internationalen Registrierung laufen getrennt vom nationalen Verfahren über die WIPO.
Für wen das gedacht ist
- Ausländische Inhaber internationaler Registrierungen, deren Benennung Indiens eine vorläufige Schutzverweigerung erhalten hat.
- Ausländische IP-Kanzleien, die Mandantenportfolios mit internationalen Registrierungen und Benennung Indiens betreuen.
- Inhouse-Juristinnen und -Juristen, die den weltweiten Markenschutz koordinieren und Indien nach dem Madrider Protokoll benannt haben.
- Markeninhaber, die Erwiderungsstrategie und den vom Zurückweisungsgrund erfassten Waren- und Dienstleistungsumfang bewerten.
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Häufige Fragen zur vorläufigen Schutzverweigerung
Was ist eine vorläufige Schutzverweigerung nach dem Madrider Protokoll?
Eine vorläufige Schutzverweigerung ist eine Mitteilung, die ein benanntes Amt nach Artikel 5 des Madrider Protokolls an die WIPO richtet und mit der es mitteilt, dass der Schutz nach sachlicher Prüfung ganz oder teilweise verweigert wird. Für die Benennung Indiens erlässt das indische Markenamt die vorläufige Schutzverweigerung nach dem Trade Marks Act, 1999 in Verbindung mit den Trade Marks Rules, 2017. Verfahrensrechtlich unterscheidet sie sich von einem Prüfungsbescheid auf eine nationale Direktanmeldung, auch wenn die zugrunde liegenden Gründe nach den Sections 9 und 11 dieselben sind.
Muss der Inhaber für die Erwiderung eine indische Vertretung beauftragen?
Ein ausländischer Inhaber ohne indische Zustellanschrift muss das Verfahren über eine indische Vertretung führen: einen nach Section 145 zugelassenen Markenanwalt oder einen vor dem Amt vertretungsberechtigten Advocate. Die Vollmacht wird zusammen mit der Erwiderung eingereicht. Ausländische IP-Kanzleien beauftragen die indische Vertretung typischerweise unmittelbar nach Eingang der WIPO-Mitteilung, sodass Zeit bleibt, die Gründe zu prüfen, Nachweise vorzubereiten und innerhalb der genannten Frist einzureichen.
Wie lang ist die Erwiderungsfrist in Indien?
Die Erwiderung ist in der Regel binnen eines Monats ab dem Tag fällig, an dem der Inhaber die über die WIPO übermittelte Mitteilung erhält. Die Frist läuft ab dem Zugang beim Inhaber, nicht ab dem Tag der Erfassung bei der WIPO — eine sorgfältige Fristennotierung ist deshalb entscheidend. Wird mehr Zeit benötigt, kann vor Fristablauf eine Verlängerung beantragt werden, die im Ermessen des Registrars steht. Maßgeblich ist stets die in der über die WIPO übermittelten Mitteilung genannte Frist.
Auf welche Gründe stützt sich eine vorläufige Schutzverweigerung in Indien typischerweise?
Zwei Kategorien überwiegen. Absolute Eintragungshindernisse nach Section 9 des Trade Marks Act, 1999 erfassen Zeichen ohne Unterscheidungskraft, beschreibende Angaben zu den Waren oder Dienstleistungen, im Verkehr übliche Bezeichnungen, täuschende Zeichen und weitere Ausschlüsse. Relative Eintragungshindernisse nach Section 11 erfassen die Kollision mit einer älteren indischen Anmeldung oder Eintragung, wenn Verwechslungsgefahr oder eine Beeinträchtigung der Wertschätzung droht. Formale Gründe betreffen die Klarheit des Verzeichnisses und die Klassifizierung. Jede Kategorie verlangt eine eigene Erwiderungsstrategie und eigene Nachweise.
Was geschieht, wenn keine Erwiderung eingereicht oder diese zurückgewiesen wird?
Ohne Erwiderung kann die Benennung Indiens für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen werden. Wird eine Erwiderung eingereicht und nach der Anhörung zurückgewiesen, ergeht eine endgültige Zurückweisung, gegen die das Rechtsmittel zum zuständigen High Court eröffnet ist. Die Umwandlung nach Artikel 9quinquies des Madrider Protokolls ist ein davon getrennter Mechanismus: Sie steht nur offen, wenn die internationale Registrierung auf Antrag des Ursprungsamts nach Artikel 6 Absatz 4 gelöscht wird — als Abhilfe für eine versäumte oder zurückgewiesene Erwiderung in Indien kommt sie nicht in Betracht.
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