상표권 침해 소송
이 글에서는 제약 업계에서 발생한 주요 상표권 침해 소송 6건을 소개합니다.
1. Cadila Healthcare Ltd. v/s Cadila Pharmaceutical Ltd, 2001(5) SCC 73
원고들은 뇌말라리아 치료제인 팔시고 (FALCIGO) 를 사용했는데 , 말라리아 원충인 열대열매쥐(Falcipharum)에 상표권이 부여되었습니다. 약 1년 후, 피고들은 동일한 질병을 치료하기 위해 팔시탭(Falcitab)이라는 단어를 사용했습니다. 이에 원고들은 바도다라 지방법원에 팔시탭이라는 단어의 사용을 금지해달라는 소송을 제기했습니다.
원고 측은 두 약이 동일한 질병에 사용되며, 명칭이 혼동을 일으킬 정도로 유사하고, 두 약 모두 최후의 수단으로 사용된다고 주장했습니다. 피고 측은 접두사 ‘Falci’가 말라리아 원충인 팔시파룸 말라리아에서 유래했으며, 이는 제약 업계의 일반적인 관행이라고 반박했습니다. 대법원은 두 약 모두 처방전이 있어야 판매되지만, 그것만으로는 혼동을 방지하기에 충분하지 않다고 판단했습니다. 의약품의 혼동은 생명을 위협할 수 있으므로, 대법원은 의약품의 경우 혼동을 유발하는 유사성 판단 기준을 수정할 수 있다고 판시했습니다. 따라서, 본 사건에 금지 명령이 유효하게 적용된다고 판결했습니다.
주요 특징:
대법원 은 또한 각 사건의 사실관계와 상황에 따라 기만적인 유사성 여부를 판단하는 데 고려해야 할 몇 가지 요소를 제시했습니다. 그 요소들은 다음과 같습니다.
a) 상표의 성격, 즉 해당 상표가 문자상표인지, 라벨상표인지, 복합상표인지 여부
b) 두 상표 간의 유사성 정도, 즉 음성적으로 유사하여 개념적으로도 유사한지 여부.
c) 상표로 사용되는 상품의 성격.
d) 경쟁 업체들의 상품의 본질, 특성 및 성능의 유사성.
e) 해당 상품에 표시된 상표를 구매할 가능성이 높은 구매자 계층은 그들의 교육 수준과 지능, 그리고 상품 구매 및/또는 사용에 있어 기울일 것으로 예상되는 주의 정도를 갖춘 고객층입니다.
f) 상품을 구매하거나 주문하는 방식; 및
g) 경쟁 상표 간의 유사성 정도에 영향을 미칠 수 있는 기타 주변 상황.
2. Cipla Limited 대 MK Pharmaceuticals MIPR 2007 (3) 170
원고는 “노르플록사신” 정제를 제조하여 타원형에 주황색으로 포장하고 ” 노르플록사신-400″ 이라는 상표를 사용하여 판매했습니다 . 피고도 동일한 ” 노르플록사신-400″이라는 이름을 사용했지만, 원고가 소송을 제기한 이유는 해당 상표명이 아니라 피고가 정제의 모양, 색상, 그리고 블리스터 포장을 모방하여 소비자 혼란을 야기했기 때문입니다. 소비자가 약을 색상, 모양 또는 포장으로 선택하지 않으므로 색상에 대한 독점은 인정되지 않는다는 것은 확립된 법리입니다. 블리스터 포장은 널리 사용되고 있으며, 정제의 모양 또한 일반적으로 원형이나 타원형입니다. 따라서 금지 명령은 기각되었습니다.
핵심 사항:
그러므로 이 판결을 통해 다음과 같은 사실이 확정됩니다. 특수성 의약품의 핵심은 이름이지, 색깔, 모양, 포장이 아닙니다. 설령 고의적인 모방이 있더라도 말입니다.
3. Neon Laboratories Ltd v/s Medical Technologies Ltd. & ors 2015(64) PTC 225 (SC)
원고는 1992년에 상표 등록을 신청했습니다. 원고의 상표 ‘ROFOL’ 은 2001년에 등록되었지만, 등록 후 2004년이 되어서야 제품을 시장에 출시했습니다. 피고는 1998년에 ‘ PROFOL’이라는 상표를 사용하여 의약품을 출시했습니다. 따라서 원고보다 먼저 제품을 등록하고 판매하여 선사용일자를 확보했음을 알 수 있습니다. 피고가 제품을 제조 및 판매하고 등록을 완료하여 상당한 영업권을 확보했으므로, 본 사건은 피고에게 유리하게 판결되었습니다. 이에 따라 ‘ROFOL’ 상표에 대한 가처분 명령이 내려졌습니다. 가처분 명령의 두 가지 주요 요건은 편의성의 균형과 회복 불가능한 손실인데, 두 가지 모두 피고에게 유리하게 작용했습니다.
주요 특징:
대법원은 이 사건에 대해 다음과 같이 논평했습니다.
상표는 일반적으로 새롭게 만들어진 것이어야 합니다. 기존 단어를 상표로 사용하는 경우, 제품과 관련된 설명적인 특징을 포함해서는 안 됩니다.
4. Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma v/s Navaratna Pharmaceutical Laboratories AIR 1965 SC 980
원고는 NAVRATNAKALPA 라는 상호로 아유르베다 의약품을 판매했고 , 피고는 NAVARATNA 및 NAVARATNA pharmaceutical laboratories 라는 등록상표로 의약품을 제조했습니다 . 원고는 지방법원의 판결에 불복하여 트라방코르 코친 고등법원에 원심소송을 제기하면서, 아유르베다 의사들이 일반적으로 아홉 가지 보석으로 만든 약에 ‘나바라트나’라는 용어를 사용하며 , 이는 아유르베다 치료 체계에서 공통적으로 사용되는 일반적인 용어이므로 원고가 이에 대한 독점권을 주장할 수 없다고 주장했습니다.
일반적으로 사용되는 단어는 그 단어의 원래 의미가 상실되고, 그 단어를 독점적으로 사용하는 사람에 의해 다른 의미가 획득되었다는 강력하고 반박할 수 없는 증거가 없는 한, 특정인이 독점적으로 사용할 수 없다고 판시되었습니다. 이러한 상황에서, 판사는 해당 회사 가 그 단어에 대한 독점권을 주장하는 것이 옳다고 올바르게 판단했습니다. 등록 상표 이는 정당하지 않습니다. 독점이 성립되지 않았으므로 금지 명령을 내릴 수 없습니다.
5. Astra-IDL Limited 대 TTK Pharma Limited AIR 1992 Bom 35
원고는 피고가 원고 의 상표 BETALOC 과 혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표 BETALONG을 사용했다며 , 영구 금지 명령을 청구하는 소송을 제기했습니다. 피고는 고혈압 및 협심증 치료제를 BATALONG 이라는 상표로 출시했으며 , 현재 상표 등록 신청 중이라고 주장했습니다. 또한, 해당 제품은 지속적으로 판매되어 왔으며, 시장에서 명성과 신뢰도를 얻었다고 밝혔습니다. 이 약은 H 급 의약품으로 분류되어 적절한 허가를 받은 약국에서 판매할 수 있다고 덧붙였습니다. 피고는 ‘BETA’라는 단어가 해당 업계에서 매우 흔하게 사용된다고 주장했습니다. 마지막으로, 피고는 1986년부터 시장에 진출해 있었고, 원고는 1988년에 소송을 제기했으므로 원고의 소송 제기가 지연된 것이며, 따라서 임시 구제 조치를 받을 자격이 없다고 주장했습니다.
법원, 다른 것들 중에서도는 다음과 같이 주장했다:
i) 피고의 상표는 원고의 등록상표와 기만적으로 유사했으며, 경쟁사의 스트립과 상자의 외관, 색상 구성 등이 동일했습니다.
ii) 피고들은 원고의 명성을 이용하여 이익을 취하려는 목적으로 침해 상표와 기만적인 포장을 사용했으며, 의약품에 의사 의 처방전이 필요하므로 기만적인 요소가 없다는 피고들의 주장은 피고들의 상표가 원고의 상표와 발음상 유사하기 때문에 받아들일 수 없습니다 .
주요 특징:
법원은 H 급 의약품이 의사 의 처방전 없이 일반 의약품으로 판매될 경우 의사의 처방전 여부는 덜 중요하지만, 포장이 유사하지 않다면 해당 의약품이 H 급 의약품이라는 사실을 중요하게 고려해야 한다고 판결했습니다.
6. Wyeth Holdings Corporation Anr v Burnet Pharmaceuticals (P) Ltd 2008 (36) PTC 478
원고는 1949년에 등록된 등록상표 FOLVITE의 소유자였습니다. 피고는 처음에는 자사 제품에 FOLCACID라는 상표를 사용하다가 나중에 FOLV로 변경하고 이를 등록하고자 했습니다. 원고는 FOLV가 자사의 상표 FOLVITE와 시각적, 발음적으로 유사하다는 이유로 피고의 FOLV 사용을 금지해달라고 신청했습니다. 피고는 FOLVITE에서 FOL은 엽산(Folic acid)을, VIT는 비타민(vitamin)의 약자로, 이는 업계에서 흔히 사용되는 일반적인 명칭이라고 주장했습니다. 또한, 단어가 공통된 요소로 구성될 경우, 그 구별되는 요소에 더 큰 비중을 두어야 한다고 주장했습니다.
따라서, 기만적인 유사성이 있는지 평가할 때, FOL과 VIT라는 두 문자 조합은 모두 배제되어야 합니다. 원고의 상표에는 E 만 남게 됩니다. 피고는 카딜라 사건에 대한 대법원의 의견은 경쟁 상표가 서로 다른 성분의 의약품에 사용되는 경우에만 적용되어야 한다고 주장했습니다. 법원은 FOLVITE가 FOL과 VIT의 조합으로 보아야 한다는 피고의 주장을 기각하고, 해당 상표가 등록부에 남아 있는 한 그 유효성에 이의를 제기할 수 없다고 판결했습니다. 또한 법원은 피고가 원래 ‘엽산(Folic acid)’이라는 상표를 사용하다가 현재 ‘FOLV’로 변경한 점이 소비자의 혼동을 야기할 수 있다고 지적했습니다.