소개
Nunc Pro Tunc는 ‘지금은 그때를 위하여’라는 뜻의 라틴어 격언입니다. 일반적으로 법원에서 소급하여 명령이나 판결을 내릴 때 사용됩니다. 또한 지적재산권 양도에도 사용되고 있습니다. 지적재산권 양도는 보통 다음과 같은 방식으로 이루어집니다. 과제 그리고 라이선스 양도 계약. 일반적으로 양도 계약에서는 계약 체결일과 효력 발생일이 일치하지만, 소급 적용 양도 계약(Nunc Pro Tunc assignment agreement)의 경우에는 효력 발생일이 계약 체결일보다 앞섭니다. 예를 들어, 양도 계약이 2024년 10월 10일에 체결되어 2023년 10월 10일부터 효력이 발생하는 경우입니다.
여기서는 소급적 계약과 장래적 계약의 차이점, 그리고 인도와 미국에서 소급적 계약의 유효성에 대해 논의하겠습니다.
소급 및 장래 양도 계약
지적재산권(IPR)의 사전 양도는 미래 사건의 발생에 따라 결정되며, 주로 저작권법에서 사용됩니다. 사전 양도는 미래에 발생할 사건에 따라 결정됩니다. 저작권 양도저작권자는 자신의 장래 저작물을 전부 또는 일부 다른 당사자에게 특정 기간 또는 저작권 존속 기간 전체에 걸쳐 양도할 수 있습니다. 이 계약은 장래 저작물이 실제로 존재하는 시점에 효력이 발생합니다.
반면, 지적재산권의 소급 양도는 계약일을 소급하여 체결하는 것을 의미합니다. 시장 진출을 신속하게 진행하고 양도 또는 라이선스 계약의 공식화에 따른 지연을 피하기 위해 당사자들은 때때로 구두 계약에 의존하는데, 이는 인도 계약법상 유효한 것으로 간주됩니다. 이후 권리 행사를 위해 당사자들은 유사한 조건으로 서면 계약을 공식화하고, 원래 구두 계약일을 소급하여 체결함으로써 양수인의 권리가 법적으로 확실하게 보장되도록 합니다. 그러나 이러한 관행은 소송에서 악용되는 경우가 있어, 계약이 선의로 체결된 것인지 아니면 단순히 위조된 문서인지 판단하기 어렵게 만듭니다.
인도의 상황
인도의 지적재산권법은 소급 양도 계약의 존재를 명시적으로 인정하거나 금지하지 않습니다. 1999년 상표법 제2조 (b)항은 다음과 같이 명확히 규정하고 있습니다. 상표 양도 모든 양도 계약은 서면으로 작성되어야 합니다. 또한, 특허법 제68조는 서면으로 작성되지 않은 양도 계약을 무효로 규정하고 있습니다. 마찬가지로 저작권법에서도 양도 계약은 서면으로 작성되고 정식으로 서명되어야 합니다. 따라서 지적재산권법은 소급 적용되는 양도 계약에 대해서는 언급하지 않으며, 단지 계약이 서면으로 작성되어야 한다는 요건만을 규정하고 있습니다.
Ramesh L. Vadodaria 대 상표 등록관 보조 사건(2004)에서, 1992년 9월 2일에 양도 계약서가 작성되었고, 계약서 서두에는 원고가 1992년 3월 31일부터 상표권을 보유한다고 명시되어 있었습니다. 법원은 상표권의 소급 양도는 양도 계약서가 이전 거래를 확인하는 내용, 즉 당사자 간에 사전에 체결된 합의가 있고 그 합의가 양도 계약서에 의해 나중에 확인된 경우에만 유효하다고 판시했습니다. 나중에 작성된 서면 문서는 이전의 구두 합의에 따라 발생하고 기득권을 갖는 당사자의 권리를 확인하는 용도로만 사용될 수 있습니다.
산제이 차다(상호명: 에버레디) 대 인도 연방 사건에서, 2009년에 체결되어 2005년부터 효력이 발생한 양도 계약의 유효성 문제가 법원에 제기되었습니다. 이 사건은 항소를 거쳐 델리 고등법원 합의부에서 최종 판결을 내렸습니다. 법원은 다음과 같이 밝혔습니다. 상표의 양도는 소급 적용될 수 없습니다. 2009년 1월 6일에 양도 계약이 체결되었다면, 그 효력은 해당 날짜부터 발생해야 하며 그 이전 날짜부터는 발생할 수 없습니다.. 법원은 또한 양도 계약서가 작성될 당시 상표권이 만료되었으므로 위조된 문서라고 밝혔습니다.
따라서 인도 법원은 소급 적용된 양도 계약을 인정하기를 꺼리며, 종종 이를 허위 문서로 간주합니다.
미국
그만큼 미국 특허상표청 미국 특허청(USPTO)은 상표 및 특허의 소급 양도를 인정하며, 여기에는 소급 양도 계약(nunc pro tunc agreement)도 포함됩니다. USPTO에서 제시하는 다양한 양도 계약 유형 중 소급 양도 계약은 양도 효력 발생일을 명시해야 하는 추가적인 요건을 갖추고 있습니다.
미국 법원은 소급적 효력을 갖는 합의의 사용에 대해 다양한 입장을 취해왔습니다. Abraxis Bioscience, Inc. 대 Navinta LLC (2010년) 원고는 특허 의 법적 소유권을 보유하지 않은 상태에서 침해 소송을 제기했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 소급적 합의가 이루어졌지만, 법원은 원고가 소송 제기 시점에 법적 소유권을 보유해야 한다고 주장하며 이를 기각했습니다.
마찬가지로, Alps South LLC 대 Ohio Willow Wood Co. (2015) 법원은 소급적 합의가 특정 결함을 바로잡을 수 있지만 소송이 제기된 후에 그러한 합의를 체결하는 것은 의도한 효과를 가져오지 않는다고 판결했습니다.
비슷한 입장이 다음과 같이 취해졌습니다. CTP Innovations, LLC 관련 사건 (2016). 이 사건에서, Banta는 RR Donnelley에 인수되기 전까지 특허권을 보유하고 있었습니다. Banta와 RR Donnelley 사이에 정식 양도 계약은 체결되지 않았지만, Donnelley는 해당 특허권을 Media에 양도했고, Media는 다시 CTP에 양도했습니다. 따라서 CTP가 침해 소송을 제기했을 당시, CTP는 해당 특허에 대한 법적 소유권을 갖고 있지 않았습니다. 이를 해결하기 위해 Banta Corporation은 RR Donnelley와 소급 양도 계약을 체결하여, 특허권이 Donnelley에서 Media로, 그리고 Media에서 CTP로 양도되기 이전 시점으로 소급 적용되도록 했습니다. 그러나 법원은 Donnelley가 Media에 권리를 양도할 당시 Donnelley 자신은 해당 특허에 대한 권리를 보유하고 있지 않았기 때문에 이 계약이 효력이 없다고 판단했습니다.
반대로, 에서 나리타 익스포트 유한회사 대 어댑트렌드 주식회사 (2022년) 법원은 소급적 계약(nunc pro tunc agreement)의 사용을 인정했습니다. 원고는 피고의 상표가 자사의 상표 ‘TONOSAMA’와 혼동될 가능성이 있다는 이유로 상표권 취소를 청구하면서 최초 사용을 입증해야 했습니다. 원고는 2016년 3월 27일을 우선일자로 주장했지만, 당시 해당 상표는 원고가 아닌 TI Express의 소유였습니다. 따라서 원고는 TI Express로부터의 소유권 이전 과정을 입증해야 했습니다. 이에 TI Express는 2016년 11월 25일을 효력 발생일로 하는 소급적 상표 양도 계약을 원고에게 체결하여, 이전에 구두로 합의했던 상표권 및 관련 영업권을 공식화했습니다. 법원은 해당 상표의 최초 및 지속적인 사용에 대한 증거가 부족했기 때문에 이를 인정했습니다.
결론
이 글은 인도와 미국에 초점을 맞추고 있지만, 다음 사항도 주목할 만합니다. 기타 관할 구역 등 모리셔스 또한 지적재산권의 이전 및 집행을 규율하는 별개의 체계를 개발해 왔습니다.특히 국경을 넘는 거래 및 투자 주도형 거래에서 그렇습니다.
결론적으로, 인도에서는 소급 효력 약정이 유효하지 않습니다. 인도 법원은 이러한 약정을 잠재적으로 경솔하거나 악의적인 것으로 간주하여 회의적인 시각으로 바라보기 때문입니다. 반면 미국에서는 특허상표청(USPTO)이 이러한 약정을 인정하고 있지만, 미국 법원은 악용을 방지하기 위해 사례별로 그 유효성을 신중하게 평가합니다. 우선권 날짜 조작이나 소유권 위조와 같은 악용 가능성을 고려하여, 미국 법원은 소급 효력 약정이 지적재산권법의 공정성을 훼손하는 데 이용되지 않도록, 그리고 지적재산권의 성장을 촉진하는 효과적인 수단으로 활용될 수 있도록 신중한 태도를 취하고 있습니다.
Intepat IP의 평가 인턴인 Khushee가 작성했습니다..