问题
有两个问题需要确定:
首先,根据 1970 年专利法第 64 条的撤销请愿书,是否可以在请愿人在侵权诉讼中根据第 107(1) 条的抗辩请求与辩护无效后提出或仍然存在。
其次,在寻求撤销的专利已过期后,是否可以提出或继续撤销申请。
这两个问题的回答都是肯定的。 在解决第二个问题时,分庭还解决了印度法院以前没有解决的问题:第 64 条下的撤销是否自授权之日起追溯运作。
真情
2022年10月5日,药品利格列汀的243301印度专利授予勃林格殷格翰,2022年2月17日,Macleods的优先权日期为2002年8月21日 制药公司根据第 64(1) 条向德里高等法院提交了撤销请愿书。 两天后,即 2022 年 2 月 19 日,勃林格尔在喜马偕尔邦高等法院对麦克劳德斯提起侵权诉讼,寻求禁令和赔偿。 在其书面声明中,Macleods 根据第 107(1) 条对 243301 中的无效表示认罪。
243301 于 2023 年 8 月 18 日被时间流出。
勃林格尔提交了两份要求驳回德里撤销请愿书的中间申请:第一次以申请不能在专利到期为由; 第二个理由是麦克劳兹的第 107 条请求取消了维持单独撤销诉讼的权利。 一名法官于 2025 年 1 月 15 日被驳回。勃林格尔提出上诉。 2025年11月26日,分庭审理了此事,并于2026年2月24日作出判决。
控股
由C. Hari Shankar法官和Om Prakash Shukla法官组成的分庭驳回了上诉,并认为:
(i) 根据第 64 条的撤销请愿书,即使在寻求撤销的专利因时间流出而到期后,仍可保持可维持并继续生存; 和
(ii) 即使侵权诉讼中的被告根据第 107(1) 条进行了无效性抗辩,也可以提出或继续撤销申请。
撤销的回顾效应
1970 年专利法没有明确说明成功的撤销令是否自订单之日起生效或自原始授予之日起生效。 分庭通过三条推理解决了这一差距。
第 64 条平价. 第 64(1) 条在同一基础上的侵权诉讼中提出了独立的撤销请愿书和反索赔:两者都在该条款下运作并产生撤销。 反索赔必须自授予之日起寻求无效,因为诉讼中声称的侵权损害赔偿提前于诉讼本身。 如果两种补救措施都导致相同的结果,则在任何一种情况下,撤销都必须使赠款无效。
撤销理由的性质. 根据第 64 条可以寻求撤销的每个理由(缺乏新颖性、明显性、先前的秘密使用、申请中的失实陈述、第 8 条下的不披露以及其他),如果确立,则表明原始授权本身是无效的。 没有理由只能预期运作。
国际权威. 法院借鉴了 Virgin Atlantic Airways Ltd v. Zodiac Seats UK Ltd [2013]UKSC 46(英国最高法院,2013 年 7 月 3 日)。 《欧洲专利公约》第 68 条规定,被撤销的欧洲专利从一开始就被视为未具有其赋予的效果。 分庭认为《印度专利法》下的法定地位与本质上相似,并适用于原理:从授权之日起,撤销和追溯起作用。
注:德里高等法院的脚注引用[2009]EWCA Civ 1062,上诉法院的同一诉讼阶段。 具有里程碑意义的追溯撤销权威是英国最高法院的裁决[2013]UKSC 46,在损害赔偿问题上推翻了上诉法院。
到期后的可维护性
勃林格辩称,用其高级律师的话来说,撤销一项过期的专利是多余的(“鞭打死马”)。 法院以法定和实际理由驳回了这一点。
法定建设. 第 2(m) 条将“专利”定义为“根据本法授予的任何发明的专利”。 有效的词是“授予的”。 到期使专利无法执行; 它不会剥夺其授权专利的性质。 第 64 条使用“专利”,而不是“有效专利”。 立法机关知道这一区别:第 2(o) 条在定义“专利权”时使用了“关于专利有效的”。 议会在第 64 条中故意选择更广泛的表述不能被司法暗示所取代。 法院不能提供 casus 省略。
被拒绝了. 普通民事法律将诉讼程序视为无效的,如果标的物不再存在,并且不会产生可执行的法律后果。 专利法与撤销追溯运作的这一原则不同。 由于成功撤销自授权之日起专利无效,因此它消除了专利权人在专利生命周期内因侵权而要求赔偿的权利。 法律后果不是历史性的,而是存在的:它直接击败了未决的损害赔偿索赔。 因此,程序没有实际意义。
继续轨迹. 第 64(1) 条将请愿人限制为“感兴趣的人”。 第 2(1)(t) 节定义了将在同一领域从事或促进研究的人包括在内的表达方式。 法院给出了该条款的自然广度:测试是请愿人是否对成功撤销有真正的和活的利益。 在原告要求赔偿和利润账户的未决侵权诉讼中的被告确切地具有该利息。 MacLeods 在喜马偕尔诉讼中承担金钱责任的风险直接取决于该专利自授予之日起的有效性。 无论专利到期,这种持续曝光都维持了其所在地。
第 64 条和第 107 节:不同的补救措施
法院确定了三个结构性差异,排除了撤销申请和无效辩护之间的任何重叠。
对登记册的影响. 成功的撤销请愿书完全从专利登记册中删除了专利,并使其从头开始无效。 它在 REM 中运作,对抗世界。 成功的第 107 条无效辩护只会导致驳回侵权诉讼。 该专利仍在登记册上。 专利权人保留对非该诉讼当事方的第三方主张的权利。
行政后果. 第 151(1) 条要求将每个撤销令发送给控制器,以便进入专利登记册。 第 151(2) 条要求听证无效辩护的法院仅将其决定提交给控制者,以便仅在补充记录中进入。 专利在专利登记册中的条目不受第 107 条发现的影响。
法学性格. 第 64 条下的撤销在 REM 中运作,约束世界。 第 107 条下的一项调查结果以 PersoneM 的形式运作,仅对诉讼当事人具有约束力。 《专利法》之前的阿扬格委员会报告明确推荐了这种分叉结构:诉讼中的无效性抗辩仅具有各方的效果,而高等法院的撤销请愿书将产生“超越直接当事方”的结果。
没有民事诉讼原则允许书面陈述辩护消除一方在单独诉讼中寻求更广泛补救的独立权利。 可以提出反索赔的被告可以同样提交撤销申请。 两者都属于第 64 条。第 107 条的辩护既没有,两个选择也完好无损。
Aloys Wobben诉Yogesh Mehra的解释
勃林格尔对最高法院裁决第26段的重大依赖 阿洛伊斯·沃本诉·约格什·梅拉 (2014) 15 SCC 360,其中规定在起诉侵权诉讼后提出的撤销申请“在法律上是不可持续的”。 分庭将这一观察限制在其实际情况下。
在 阿洛伊斯·沃本, Enercon 已向知识产权上诉委员会(当时有管辖权的法庭)提出了 23 份撤销请愿书,并同时在侵权诉讼中起诉了以相同理由撤销相同专利的反诉。 最高法院对 RES Judicata 适用了原则:当事人不得在不同论坛上的两次同时诉讼中寻求同样的救济。 第 26 段中的“本身”一词明确将禁令与特定先前情况联系起来:已在诉讼中提出反索赔的被告。 第 26 段不是禁止在提起侵权诉讼后提出所有撤销请愿的独立规则。
在本案中,麦克劳德没有提出反索赔。 它的撤销申请是在勃林格州的侵权诉讼前两天提出的。 根据第27.2段 阿洛伊斯·沃本,麦克劳兹实际上被排除在喜马偕尔诉讼中提出反诉。 这正是德里高等法院撤销请愿书必须继续进行的原因。
结构意义. 该判决解决了以前威胁专利撤销完整性作为补救措施的战术风险。 面临撤销程序的专利权人可以通过将侵权诉讼压向其自然目的并允许专利失效,辩称撤销申请被终止。 法院的裁决消除了这种可能性。 有效性是损害赔偿索赔的基础; 因此,只要提出损害赔偿要求,撤销有效性的撤销程序仍然有效。 该判决还解决了三种可用补救措施的程序独立性:第 64 条撤销请愿、第 64 条反索赔和第 107 条无效辩护。 它们不能互相替代,也不会相互耗尽。
实际意义
在专利侵权诉讼中,对被告的三个操作后果随之而来。
在侵权诉讼被提起独立撤销申请的被告人不能在诉讼中提出反诉,寻求同样的救济. 阿洛伊斯·沃本 在这方面很清楚。 撤销申请必须继续。 侵权诉讼中的第 107 条无效抗辩可以与撤销申请一起进行。 两者并不相互排斥。
被告在已经提出撤销申请后提起侵权诉讼,无需将其转换为反索赔。 撤销申请独立进行。 诉讼中的第 107 条认罪并没有取代它。
专利到期并没有关闭专利权人的损害赔偿要求仍然存在的撤销路线。 获得撤销权的被告完全消除了这些金钱索赔的法律基础。 撤销请愿书在到期后变得更加重要,而不是更少。
| 被告人的战略考虑 |
| 维持平行程序具有风险。 成本将同时在两个单独的论坛中产生。 德里高等法院的撤销请愿书和侵权诉讼(在第 107 条的辩护中)在独立的时间线上进行,这增加了在任何一个是最终的有效性之前存在相互冲突的调查结果的可能性。 如果侵权诉讼中的反索赔可用并且该诉讼已经在高等法院提交,它在程序上可能比维持单独的撤销申请更有效。 每个案例都需要分析哪个论坛、哪个时间表和哪个结果在战略上更可取。 |
引用: 勃林格殷格翰制药有限公司 Co. KG V. 专利和专利控制人 安尔。,LPA 129/2025,厘米应用程序。 10551/2025,德里高等法院(分庭),2026 年 2 月 24 日发音。


