1999년 상표법 제34조에 따르면, 상표의 선사용자는 등록상표권자가 자신의 사용을 방해하는 것을 막을 수 있지만, 이는 해당 사용이 상업적으로 지속적이었던 경우에만 가능합니다. 선사용자의 자격 요건 충족 여부는 고정된 연간 매출액 기준이 아니라 사업의 성격과 거래 패턴에 따라 결정됩니다. 단편적이고, 고립적이며, 단절된 사용은 해당 조항의 요건을 충족하지 못할 가능성이 높습니다.
| 알아두어야 할 사항 |
| • 제34조는 선사용자의 사용이 등록권자 의 최초 사용일 또는 등록일 중 더 빠른 날짜 이전부터 상업적으로 지속된 경우에만 선사용자를 보호합니다. • 단편적이고, 고립적이며, 단절된 사용 행위는 자격 요건을 충족하지 못할 가능성이 높습니다. 공백이 치명적인지 여부는 고정된 연간 규칙이 아니라 상업적 맥락에 따라 결정됩니다. • 법원은 송장과 전년 대비 매출 기록을 비롯한 기타 상업 관련 서류를 검토하며, 사업의 지속성은 사업의 성격을 기준으로 판단합니다. • 사용은 인도 시장과 관련이 있어야 합니다. 해외에서의 선행 사용은 일반적으로 인도 소송에서 제34조에 따른 방어 요건을 충족하지 못합니다. • 제34조를 적용할 수 없는 경우, 부정경쟁행위(제27조(2)) 및 미사용 취소(제47조(1)(b))는 각각 독립적인 입증 요건을 갖춘 별개의 선택 사항입니다. |
제34조가 제공하는 보호
만약 다른 사업체가 해당 상표를 등록하거나 사용하기 시작하기 전(둘 중 먼저 발생한 시점 기준)에 인도에서 해당 상표를 사용하고 있었다면, 1999년 상표법 제34조는 귀하의 계속적인 사용권을 보호합니다. 이 조항은 일종의 예외 조항으로, 등록된 상표권자가 귀하의 상표와 동일하거나 거의 유사한 상표를 등록일 또는 최초 사용일 이전부터 계속 사용해 온 경우, 등록 상표권자는 귀하의 사용을 막을 수 없습니다.
이 보호 조치는 귀하가 해당 상표를 사용해 온 상품 또는 서비스에 적용됩니다. 또한 이 조항은 상표 등록 과정에서 귀하에게 유리하게 작용합니다. 등록관은 귀하가 지속적인 선행 사용을 입증하는 한, 등록된 상표권자가 유사한 선행 상표를 보유하고 있다는 이유만으로 귀하의 상표 등록을 거부할 수 없습니다.
‘지속적으로’라는 단어가 법적 효력의 대부분을 차지합니다. 인도에서 선사용자 권리가 어떻게 적용되는지에 대한 더 자세한 내용은 관련 기사를 참조하십시오. 인도에서의 상표 선사용자 권리.
법령에서 ‘지속적으로 사용되는’이란 무엇을 의미하는가
제34조는 추상적인 선행 사용을 보호하는 것이 아닙니다. 이는 선행의 지속적인 사용을 보호하는 것입니다. 해당 조항을 있는 그대로 해석하면 ‘이전 날짜부터 해당 상표를 지속적으로 사용했다’라는 문구가 핵심임을 알 수 있습니다. 시간적으로 먼저 사용했다는 것은 필요조건이지만 충분조건은 아닙니다. 청구하는 전체 기간에 걸쳐 진정하고 상업적으로 지속적인 사용이 이루어졌음을 입증해야 합니다.
해당 법률은 고정된 달력 규칙으로 연속성을 정의하지 않습니다. 매년 거래가 있어야 한다거나, 최소 거래량을 정하거나, 중단 없는 거래의 최소 기간을 명시하지도 않습니다. 특정 사용 패턴이 연속성 요건을 충족하는지 여부는 상업적 맥락, 즉 상품이나 서비스의 성격, 판매 유형, 관련 지역 및 사업 규모에 따라 달라집니다. 여러 계절에 걸쳐 활발하게 판매되는 계절 상품은 매달 송장이 없더라도 연속성을 보여줄 수 있습니다. 특수 산업재는 거래 빈도가 낮더라도 진정한 거래 과정을 입증할 수 있습니다. 법원은 모든 증거를 종합적으로 검토합니다.
이 기준이 명확히 배제하는 것은 단편적이고, 고립적이며, 일관성이 없는 사용입니다. 즉, 일관된 상업적 패턴이 없는 몇몇 거래에 그치는 사용은 상표법이 보호하는 소비자 연상 작용을 형성하지 못하며, 법원은 이를 충분한 사용으로 인정하지 않는 입장을 일관되게 유지해 왔습니다.
법률상 ‘사용’은 정의된 의미를 갖습니다. 제2조(2)(b)항은 상표의 사용이란 해당 상표의 인쇄물 또는 기타 시각적 표현의 사용을 의미한다고 규정합니다. 제2조(2)(c)(i)항은 상품과 관련하여 이는 해당 상품에 대한 물리적 또는 기타 관계에서의 사용을 의미한다고 규정합니다. 제2조(2)(c)(ii)항은 서비스와 관련하여 이는 해당 서비스의 가용성, 제공 또는 수행에 대한 진술의 일부로서 또는 그 진술 자체로서의 사용을 의미한다고 규정합니다. 사용은 시장을 대상으로 해야 합니다. 내부 문서, 미사용 초안 라벨 또는 제3자가 출판물에서 귀사를 언급하는 것은 상표의 사용으로 간주되지 않습니다.
법원이 내린 판결은 무엇인가?
펩스 인더스트리즈 주식회사 대 컬론 주식회사: 두 건의 판결, 하나의 사건
이 분쟁으로 인해 각각 섹션 34 분석과 관련된 두 개의 별도 명령이 내려졌으며, 이 두 명령은 함께 읽어야 합니다.
단독 판사 (CS(COMM) 174/2019, 2020년 3월 16일, 델리 고등법원, 묵타 굽타 판사)
Kurlon은 Peps Industries가 2008년 1월 15일부터 동일한 상표를 사용하기 시작한 것보다 1년 앞선 2007년부터 매트리스에 ‘NO TURN’이라는 상표를 사용해 왔다고 주장했습니다. 단독 판사는 Kurlon 의 송장을 검토한 결과 2007년 이후 특정 연도에만 매출이 발생한 것을 확인했습니다. 법원은 송장이 지속적이고 대량의 사용을 입증하지 못한다고 판단하여 Kurlon 의 상표법 제34조에 따른 항변을 기각했습니다. 그러나 단독 판사는 ‘NO TURN’을 설명적 상표로 간주하여 Peps가 요청한 임시 금지 명령을 기각했는데, 이는 Kurlon이 항변에서 제기하지 않았던 쟁점이었습니다.
Division Bench (FAO(OS)(COMM) 94/2020, 2022년 10월 7일, Delhi HC, 판사 Vibhu Bakhru 및 Amit Mahajan, 295 (2022) DLT 527)
펩스는 항소했습니다. 항소심 재판부는 금지명령 문제에 대한 판결을 뒤집었습니다. 재판부는 커론이 설명적 상표라는 점을 주장한 적이 없으므로 이를 제기할 수 없다고 판시했습니다. 즉, 단독 판사가 당사자들이 쟁점으로 삼지 않은 사안에 대해 판단해서는 안 된다는 것입니다. 항소심 재판부는 ‘우리는 ‘ NO TURN’ 이라는 상표가 설명적 상표인지 여부에 대해서는 어떠한 의견도 표명하지 않겠다’고 명시적으로 밝혔습니다. 커론의 상표법 제34조에 따른 항변이 타당성이 없다고 판단한 항소심 재판부는 소송이 종결될 때까지 커론이 ‘NO TURN’ 또는 이와 혼동을 일으킬 수 있는 유사한 상표를 사용하는 것을 금지했습니다.
절차 순서:
| 날짜 | 법정 | 결과 |
| 2020년 3월 16일 | 단독 판사, CS(COMM) 174/2019 | Kurlon 의 섹션 34 항변은 기각되었습니다(간헐적이고 양이 많지 않음). Peps는 임시 금지 명령을 거부당했습니다(직권으로 제기된 설명성 문제). |
| 2022년 10월 7일 | 분할 재판부, FAO(OS)(COMM) 94/2020; 295 (2022) DLT 527 | 판결 번복; 서술성 여부는 미정; Kurlon은 소송 종결 시까지 활동 금지 |
제34조에 관한 핵심적인 결론은 두 단계 모두에서 재확인되었습니다. 즉, 일관된 상업 활동 패턴 없이 특정 연도의 매출만 보여주는 송장은 제34조의 지속적인 사용 요건을 충족하지 못합니다.
Kamat Hotels (India) Ltd. 대 Royal Orchid Hotels Ltd. (신청서 2552/2008, 봄베이 고등법원, 2011년 4월 5일)
봄베이 고등법원은 제34조가 적용되기 위한 네 가지 요건을 제시했습니다.
- (1) 해당 상표는 등록상표와 동일하거나 거의 유사해야 하며, 동일한 상품 또는 서비스에 사용되어야 합니다.
- (2) 사용은 지속적이어야 하며, 단절되거나, 고립되거나, 끊어져서는 안 됩니다.
- (3) 보호를 주장하는 사람은 실제 사용자이거나 그 이전 사용자의 권리 보유자여야 합니다.
- (4) 해당 사용은 등록권자 의 최초 사용일 또는 등록일 중 더 빠른 날짜보다 이전이어야 합니다.
법원은 상업적으로 지속적인 거래 과정이 필요하다고 판시했습니다. 또한 증거는 제품의 성격, 판매 유형, 지역 및 제조 규모를 고려하여 맥락 속에서 평가되어야 한다고 확인했습니다. 매출액 공개는 법원이 찾는 중요한 자료로 간주되었습니다. 실제 공급에 대한 동시적인 증거가 없는 단편적인 광고는 해당 사건의 사실 관계상 불충분하다고 판단되었습니다.
2015년에 선고된 대법원 판결 (2016) 2 SCC에 보고됨
Neon Laboratories Ltd. v. Medical Technologies Ltd. 사건((2016) 2 SCC 672, 2015년 10월 5일 판결)과 S. Syed Mohideen v. P. Sulochana Bai 사건((2016) 2 SCC 683, 2015년 3월 17일 판결)에서 대법원은 상표법 체계상 선사용자의 권리가 등록권자의 권리보다 우선한다는 기본 원칙을 확인했습니다. 두 판결 모두 확립되고 지속적인 선사용자의 상황을 다루었으며, 지속성이 입증될 경우 실질적인 보호가 이루어진다는 점을 확인했습니다. 그러나 두 판결 모두 간헐적이거나 소량의 사용이 보호 대상이 될 수 있는지 여부는 다루지 않았습니다.
지속적인 사용에 필요한 사항: 증거 테스트
법령에는 정해진 증거 목록이 없습니다. 법원은 전체 기록을 맥락 속에서 평가합니다. 다음 유형의 증거가 가장 큰 비중을 차지합니다.
송장 및 판매 기록. 상표명으로 실제 매출액을 보여주는 연간 송장은 일반적으로 지속적인 거래 과정을 입증하는 가장 직접적인 증거입니다. 상당한 기간에 걸쳐 송장이 누락되었거나, 여러 해 중 단 한두 해의 송장만 있는 경우, 특히 사업의 성격상 그러한 누락을 설명할 수 없는 경우에는 면밀한 조사가 필요합니다. Peps v. Kurlon 사건에서 단독 판사는 특정 연도의 송장만으로는 해당 사실 관계를 입증하기에 불충분하다고 판단했습니다.
판매량. 거래량은 실제 상업 활동을 반영하는지, 아니면 형식적인 거래인지를 판단하는 데 중요한 요소입니다. Peps v. Kurlon 사건에서 법원은 판매량이 ‘대규모는 아니었다’고 지적했습니다. 법률에 정해진 기준치는 없으며, 거래량의 적절성은 상품의 종류, 시장 상황, 사업 규모에 따라 달라집니다. 거래량이 적다고 해서 무조건 자격이 박탈되는 것은 아닙니다.
기타 동시대 상업 문서. 감사된 회계 장부, 해당 상표에 따른 GST 또는 세금 신고서, 실제로 공급된 상품에 적용된 포장, 유통업체 또는 대리점 기록, 구매 주문서, 운송 및 배송 기록, 그리고 관련 상품 또는 서비스와 관련된 규제 승인 또는 제품 허가는 모두 진정한 상업적 사용 과정에 대한 관련 증거입니다.
광고 및 홍보 자료. 광고는 실제 공급과 함께 이루어진 경우 관련 보조 증거가 됩니다. Kamat Hotels 사건에서 확인된 바와 같이, 실제 상업적 공급에 대한 동시적 증거가 없는 개별적인 판촉 활동은 일반적으로 그 자체로는 불충분합니다. 법은 제2조(2)(c)(ii)항에 따라 서비스와 관련된 사용 형태 중 하나로 광고를 인정하지만, 판촉 활동만으로는 일반적으로 지속적인 거래 과정이 성립되지 않습니다.
이전 소유권 기록. 브랜드나 사업체를 인수했다면, 제34조는 이전 소유자의 사용에 적용됩니다. 인수 사실을 문서화하고, 사용권이 단절 없이 계속해서 귀하에게 이전되었음을 입증해야 합니다.
요약하자면:
| 증거 유형 | 청구에 미칠 영향 |
| 전년 대비 일정한 거래량을 보이는 송장 | 지속적인 사용에 대한 강력한 증거 |
| 계절 상품에 대한 여러 계절에 걸친 송장 | 맥락에 따라 달라질 수 있으며, 연속성을 나타낼 수도 있습니다. |
| 장기간에 걸쳐서 특정 연도에만 청구서가 발행되었습니다. | 미흡하거나 설명되지 않은 부분은 면밀히 검토될 것입니다. |
| 기타 상업 관련 서류 (부가가치세 관련 서류, 회계 장부, 배송 기록 등) | 판매 기록과 함께 제시되는 관련 증빙 자료 |
| 실제 공급과 연계된 광고 | 관련 증빙 자료 |
| 공급 증거가 없는 단편적인 광고 | 일반적으로 그 자체로는 불충분합니다. |
| 내부 채택 문서 또는 사용되지 않은 라벨 초안 | 이는 상업적 용도가 아닌 입양 의도를 입증하는 것입니다. |
| 제목상 선행 기록에 공백이 있음 | 연속성의 사슬을 면밀히 검토할 것입니다. |
실질적인 측면에서, 완전하고 날짜가 명시된 상업적 기록은 선행 사용 주장의 핵심입니다. 이는 단순히 사용에만 의존하기보다는 상표를 등록해야 하는 가장 강력한 실질적인 이유 중 하나입니다. 등록이 귀하의 권리에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 관련 기사를 참조하십시오. 등록상표와 미등록상표.
영토적 제한: 사용은 인도와 연결되어야 합니다.
인도 특허 침해 소송에서 제34조에 따른 항변은 선행 사용이 인도 시장과 관련이 있어야 함을 요구합니다. 제34조 자체에는 ‘인도 내’라는 문구가 없지만, 이는 해당 법률 의 적용 범위에 기인합니다. 즉, 인도 법원에서 제34조에 의존하는 당사자는 인도 시장과 관련된 선행 상업적 사용을 입증해야 합니다.
실질적으로, 다른 국가(예: 아랍에미리트, 영국 또는 미국)에서의 선행 사용은 인도 소송에서 방어 수단으로 인정되지 않는 경우가 많습니다. 인도 당사자가 해당 상표를 인도에서 먼저 등록하고 사용해 왔다면, 해외에서의 선행 사용은 인도 등록을 무효화하지 않습니다. 인도에서의 조기 상표 등록 또는 인도 시장에서의 활동 증빙 자료가 있는 것이 해외에서 유래한 브랜드를 보호하는 더 확실한 방법입니다. 해외에서의 선행 사용은 제한적인 상황에서 저명상표 주장을 뒷받침할 수 있지만, 이는 별도의 법적 요건을 충족해야 하는 더욱 까다로운 법리입니다.
섹션 34를 이용할 수 없을 때 할 수 있는 다른 방법은 무엇일까요?
제34조에 따른 방어가 불가능한 경우, 상표 전문 변호사와 함께 검토해 볼 만한 두 가지 추가 옵션이 있습니다. 두 옵션 모두 자동적으로 적용되는 것은 아니며, 각각 독립적인 입증 요건이 있습니다.
1999년 상표법 제27조(2)항에 따른 부정경쟁행위. 이 법은 미등록 상표를 포함하여 부정경쟁행위에 대한 관습법상 소송권을 보존합니다. 부정경쟁행위의 구성 요소는 다음과 같습니다. 해당 상표와 관련된 인도 내 영업권, 상대방의 기만적인 허위 표시, 그리고 손해 또는 손해 발생 가능성입니다. 부정경쟁행위는 제34조와 같은 법정 지속성 테스트를 요구하지는 않습니다. 그러나 동일한 입증 요건이 적용됩니다. 제34조의 요건을 충족하지 못하는 간헐적이거나 제한적인 사용은 인도 내 보호받을 수 있는 영업권을 입증하는 데 어려움을 초래할 수 있습니다. 제34조의 요건을 충족하지 못한다고 해서 부정경쟁행위의 구성 요소가 충족되는 것은 아니며, 두 가지 주장을 각각 독립적으로 입증해야 합니다. 미등록 상표권에 대한 자세한 내용은 관련 기사를 참조하십시오. 등록상표와 미등록상표.
제47조(1)(b)항에 따른 미사용 취소. 상표권 침해를 주장하는 사람은 등록 말소 신청을 제출하기 최대 3개월 전까지, 해당 상표가 등록부에 실제로 등재된 날로부터 5년 이상 동안 관련 상품 또는 서비스에 대해 해당 상표를 성실하게 사용하지 않은 경우, 등록 말소를 신청할 수 있습니다. 이는 입장을 바꿔, 자신의 사용을 방어하는 대신 등록의 유효성에 이의를 제기하는 것입니다. 다만, 이 조항에는 단서가 있습니다. 동일한 상품 또는 서비스, 혹은 관련 상품 또는 서비스에 대한 성실한 사용이 입증될 경우, 재판소는 상표 말소를 거부할 수 있습니다. 자세한 내용은 관련 기사를 참조하십시오. 상표 미사용으로 인한 취소 전체 프레임워크를 위해서입니다.
제12조에 따른 동시 등록. 적절한 경우, 제12조는 등록관이 정당한 동시 사용 또는 기타 특별한 상황에서 둘 이상의 소유자에 대해 동일하거나 유사한 상표를 등록할 수 있도록 허용하며, 등록관은 적절하다고 판단하는 조건을 부과할 수 있습니다. 이는 등록 기관 차원에서 작동하는 재량적 등록 메커니즘이며, 침해 소송에서의 방어 수단이 아닙니다. 자세한 내용은 관련 기사를 참조하십시오.상표의 정직한 동시 사용 이 방법이 적용될 수 있는 경우를 위해서입니다.
자주 묻는 질문
제34조에서 ‘지속적으로 사용’이란 청구 기간 전체에 걸쳐 상표가 진정으로 상업적으로 지속적으로 사용되었음을 의미합니다. 법원은 사업의 성격, 거래 패턴 및 전체 증거를 종합적으로 고려하여 이를 판단합니다. 단편적이고, 고립적이며, 단절된 사용 행위는 요건을 충족하기 어려울 수 있지만, 제34조는 고정된 연간 매출채권 기준을 부과하지는 않습니다.
이는 상업적 맥락에 따라 다릅니다. 단편적이고, 고립적이며, 단절된 사용은 인정받기 어려울 수 있습니다. Peps Industries Pvt. Ltd. v. Kurlon Ltd. 사건(FAO(OS)(COMM) 94/2020; 295 (2022) DLT 527)에서 델리 고등법원 합의부는 특정 연도에만 매출이 표시된 송장은 불충분하다고 판시했습니다. 그러나 제34조는 고정된 연간 체크리스트를 제시하는 것이 아니라, 법원이 해당 사용이 사업 맥락에서 진정하고 지속적인 상업적 거래 과정에 해당하는지 여부를 판단하는 것입니다.
법원은 주로 송장과 전년 대비 매출 기록을 살펴보며, 감사 보고서, 해당 상표에 따른 부가가치세 또는 세금 신고서, 실제로 공급된 상품에 적용된 포장, 유통업체 기록, 구매 주문서 및 운송 기록을 보완 자료로 활용합니다. 광고는 관련성이 있지만, 실제 공급 증거가 없으면 일반적으로 불충분합니다. 봄베이 고등법원은 Kamat Hotels (India) Ltd. v. Royal Orchid Hotels Ltd. 사건(Notice of Motion 2552/2008)에서 매출액 공개가 법원이 요구하는 중요한 자료임을 확인했습니다.
일반적으로는 그렇지 않습니다. 인도 상표법 제34조에 따른 방어는 제34조 자체의 명시적인 규정이 아닌, 해당 법률의 적용 범위에서 비롯된 인도 시장과의 선행 사용을 요구합니다. 인도 진출 전 브랜드 구축을 위해 해외에서 사용한 경우를 포함하여, 해외에서의 선행 사용은 일반적으로 요건을 충족하지 못합니다. 해외에서 사업을 하다가 인도에 진출하는 기업은 해외에서의 선행 사용을 인도 상표 등록이나 인도 시장 활동에 대한 증빙 자료를 대체할 수 있는 것으로 간주해서는 안 됩니다.
두 가지 독립적인 선택지가 남아 있습니다. 첫째, 1999년 상표법 제27조(2)항에 따른 부정경쟁행위 소송으로, 인도 내 영업권, 허위표시, 손해 또는 손해 발생 가능성을 입증해야 합니다. 둘째, 제47조(1)(b)항에 따른 미사용 취소 소송으로, 등록상표가 등록부에 실제로 등재된 날로부터 5년 동안, 즉 삭제 신청일로부터 3개월 전까지 진정한 사용이 없었던 경우에 적용됩니다. 두 소송 모두 각각의 사실에 대한 독립적인 입증을 요구합니다.
제34조는 선사용자를 등록상표권자의 방해 행위로부터 보호합니다. 제33조는 선사용자가 후발 등록상표의 사용 사실을 알고 있으면서도 5년간 그 사용을 묵인한 경우에 적용됩니다. 이 경우 선사용자는 후발 등록상표의 무효를 신청하거나 그 사용에 이의를 제기할 권리를 상실합니다. 제33조의 적용 기준은 후발 등록상표의 사용에 묵인한 행위이지, 단순히 등록에 이의를 제기하지 않은 것이 아닙니다. 다만, 악의적인 행위에 대한 예외 조항이 적용됩니다.
본 문서는 2026년 7월 기준 인도 상표의 선행 사용에 관한 법률을 설명하며 일반적인 정보 제공만을 목적으로 합니다. 법률 자문이 아니므로, 등록 일정 및 절차는 변경될 수 있습니다. 실행에 앞서 상표 등록 기관에 최신 정보를 확인하시기 바랍니다. 특정 상표 또는 분쟁 관련 자문이 필요하시면 등록 상표 전문 변호사와 상담하십시오.