인도에서는 1999년 상표법 제34조에 따른 선행 사용자 권리가 등록된 상표의 최초 사용일과 등록일 모두보다 먼저 사용을 시작한 경우에만, 이후 등록에 대해 귀하의 지속적인 사용을 보호할 수 있습니다. 비교 기준은 두 날짜 중 더 빠른 날짜입니다. 대법원은 이를 ‘최초 사용자 원칙’이라고 부릅니다.
두 번의 데이트 테스트
제34조는 귀하의 지속적인 사용이 다음 두 가지 모두 이전에 시작된 경우에만 보호합니다.
- 등록상표권자가 해당 상품 또는 서비스에 대해 상표를 직접 사용하는 경우; 그리고
- 등록일.
비교 대상은 두 날짜 중 더 빠른 날짜입니다.
| 빠른 답변 |
| 1. 제34조는 주로 방어 수단입니다. 이는 등록된 권리자가 귀하의 기존 상품 또는 서비스 사용을 제한하는 것을 막고, 등록관이 기존 등록만을 이유로 귀하의 후속 출원을 거부하는 것을 방지합니다. 그러나 제34조 자체만으로는 침해 소송을 제기할 수 있도록 허용하는 것은 아닙니다. 2. 선행 사용은 인도 내에서 지속적으로 이루어져야 하며, 선행 사용이 입증된 재화 또는 용역에 대한 것이어야 합니다. 3. 이러한 사건의 경우 관련 문서가 결정적인 역할을 합니다. 즉, 상표가 명시된 날짜가 적힌 판매 송장, 장부, 판매점 증언, 날짜가 적힌 포장 등이 있습니다. 4. 피고가 입양하기 전에 영업권이 있었고 허위 진술과 예상되는 손해가 있었다면 귀하가 제기할 수 있는 청구는 섹션 27(2)에 따른 부정경쟁입니다. |
1999년 상표법 제34조는 무엇을 보호하는가?
1999년 상표법 제34조 이 문서는 ‘기득권을 위한 저축’이라는 제목으로 두 가지 주요 부분으로 구성되어 있습니다.
첫 번째 조항은 등록상표의 소유자 또는 등록 사용자는 동일하거나 거의 유사한 상표를 사용하는 다른 사람의 사용을 방해할 수 없다는 것입니다. 단, 해당 사람(또는 그 이전에 해당 상표를 보유했던 사람)이 문제의 상품 또는 서비스에 대해 해당 상표를 계속 사용해 온 경우를 말하며, 이때 사용 기간은 (a) 등록상표 소유자 자신의 최초 사용일 또는 (b) 등록일 중 더 빠른 날짜부터입니다.
이 규정의 대상은 소유자뿐만 아니라 상표의 양수인, 승계인, 상속인을 포함한 ‘모든 사람’입니다.
두 번째 부분은 등록관이 선행 사용이 입증된 경우, 선행 등록만을 이유로 두 번째 언급된 상표의 등록을 거부해서는 안 된다고 규정하고 있습니다.
제34조는 ‘이 법의 어떤 조항도 ~하지 않는다’라는 우선적인 문구로 시작합니다. S. Syed Mohideen v P. Sulochana Bai 사건(2016) 2 SCC 683에서 대법원은 제28조의 첫 문구(‘이 법의 다른 조항에 따라’)를 근거로 등록 소유자의 독점 사용권이 제34조에 의해 제한된다고 판시했습니다.
인도에서 선사용자 권리를 주장하기 위한 5가지 요건
제34조에서 도출된 다섯 가지 요건:
첫 번째, 지속적인 사용. Peps Industries v Kurlon Limited 사건(295 (2022) DLT 527)에서 델리 고등법원은 이전 날짜가 문서로 입증되더라도 간헐적이거나 단절적인 사용은 제34조에 따른 방어 사유가 되지 않는다고 판시했습니다. 자세한 내용은 저희 주석을 참조하십시오. 지속적인 사용과 간헐적인 사용.
두번째, 선사용이 입증된 상품 또는 서비스에 대한 동일하거나 거의 유사한 상표. 보호 범위는 해당 상품 또는 서비스에만 적용되며, 모든 관련 범주에 자동으로 적용되는 것은 아닙니다.
제삼, 인도 내 사용. 제34조의 ‘지속적으로 사용되는’이라는 문구는 인도 영토 내에서 적용되는 법적 맥락과 인도의 상표권에 적용되는 영토 원칙에 근거합니다.
네번째, 방어권을 주장하는 사람 또는 그 이전에 해당 상표를 보유했던 사람이 사용한 경우. 라이선스 사용자의 사용은 라이선스 조건 및 관리 방식에 따라 라이선스 제공자의 사용으로 간주될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.
제오, 귀하의 사용은 등록된 권리자의 최초 사용일 또는 등록일 중 더 빠른 날짜보다 이전이어야 합니다.. 상표권자가 2018년에 해당 상표를 사용하기 시작하여 2019년에 등록을 취득한 경우, 피고가 2016년부터 사용했다고 주장하더라도 2016년부터 지속적인 사용이 입증되어야만 등록 요건을 충족할 수 있습니다. 만약 등록이 2015년에 이루어졌다면, 피고의 2016년 사용은 상표권자의 사용보다 앞선 시점임에도 불구하고 등록 요건을 충족하지 못할 것입니다.
대법원의 최초 사용자 규칙과 프리우스의 지역성 원칙
S. Syed Mohideen 대 P. Sulochana Bai 사건(2016) 2 SCC 683에서, 원고의 가족은 피고가 유사한 상표권을 등록하기 수십 년 전인 1900년대 초부터 ‘Iruttu Kadai Halwa’를 사용해 왔습니다. 법원은 선사용자의 권리가 등록권보다 우선한다고 판결했습니다.
Neon Laboratories Ltd v Medical Technologies Ltd, (2016) 2 SCC 672 사건은 종종 제34조의 명확한 사례로 인용되지만, 사실은 그렇지 않습니다. Neon은 1992년에 ROFOL 상표 등록을 신청했고, Medical Technologies는 1998년에 PROFOL을 사용하기 시작했으며, Neon은 2004년에야 실제로 사용하기 시작했습니다. Medical Technologies의 사용 시작일이 Neon의 등록일 이후였기 때문에, 문자 그대로의 두 날짜 요건이 충족되지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 대법원은 부정경쟁 및 시장선도 원칙에 따라 Medical Technologies를 보호했습니다. 제34조와 부정경쟁은 동일한 사실관계에서도 서로 다른 방향으로 적용될 수 있습니다.
영토성 문제는 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v Prius Auto Industries Ltd, (2018) 2 SCC 1 사건에서 다루어졌습니다. 도요타는 1997년부터 전 세계적으로 프리우스를 출시했지만, 인도에서는 2010년부터 판매하기 시작했습니다. 프리우스 오토는 2001년 4월부터 인도에서 해당 상표를 사용했고 2002년에 등록했습니다. 대법원은 프리우스 오토의 상표 사용 이전에 도요타가 인도에서 영업권을 확보하지 못했다는 이유로 도요타의 부정경쟁 주장을 기각했습니다. 외국 상표권자는 국제적인 명성뿐 아니라 인도에서도 영업권을 입증해야 합니다.
최근 델리 고등법원의 선행사용 관련 판례 (2025~2026년)
이러한 사례들이 사업주에게 의미하는 바는 무엇일까요?
- 최초라는 것만으로는 충분하지 않습니다. 인도에서 지속적으로 사용되고 있음을 보여줘야 합니다.
- 귀하의 사용은 소유자의 최초 사용일과 등록일 모두 이전에 시작되었어야 합니다.
- 흩어져 있는 청구서들은 거래의 연속성을 입증하지 못할 수도 있습니다.
- 등록과 위장은 서로 다른 방향으로 흘러갈 수 있습니다.
- 등록된 권리자가 나중에 해당 부동산을 사용하지 않는다고 해서 등록이 자동으로 소멸되는 것은 아닙니다.
5월 (2025년 7월 28일). Bodhisattva Charitable Trust v Mayo Foundation for Medical Education and Research, FAO(OS)(COMM) 73/2024 사건에서, 재판부는 제34조의 모든 요소가 입증되지 않는 한 우선 사용권은 침해에 대한 방어 수단이 될 수 없다고 판시했습니다. 즉, 피고의 사용은 원고의 최초 사용 및 등록일보다 앞서야 합니다.
프린스턴(2025). 프린스턴 대학교 이사회 대 바그데비 교육 협회 사건(2025:DHC:8654-DB)에서, 항소심 재판부는 1911년부터의 명성과 사용을 근거로 프린스턴 대학교가 인도에서 해당 상표의 선사용자임을 인정하고, 1991년부터 현지에서 해당 상표를 사용해 왔음에도 불구하고 바그데비가 해당 상표로 새로운 교육기관을 개설하는 것을 금지했습니다.
스텔라 (2025년 7월; 2026년 3월 역전). Products and Ideas (India) Pvt. Ltd. v Nilkamal Limited, CS(COMM) 715/2024 사건에서 단독 판사는 Stella Industrial Co. Ltd.의 2013년부터의 인도 매출에 대한 제34조 항변을 받아들였습니다. 그러나 FAO(OS)(COMM) 111/2025 사건의 합의부는 4건의 송장만으로는 지속적인 선행 사용을 입증할 수 없다고 판결하며 이를 뒤집었습니다.
노쿠프(2026년 1월 5일). Sana Herbals Private Limited v Mohsin Dehlvi 사건(FAO(COMM) 77/2025)에서, 항소심 재판부는 Sana Herbals의 임시 금지 명령 신청을 기각했습니다. 1997년에 설립된 Sana Herbals는 Dehlvi Remedies가 1994년에 NOKUF를 채택하기 이전에 영업권이 존재했음을 입증하지 못했고, Dehlvi의 등록은 제47조에 따라 말소되지 않는 한 법적으로 유효했습니다. 법원은 등록상표를 사용하지 않았다는 사실만으로는 원고가 주장할 수 있는 부정경쟁 행위 항변이 될 수 없으며, 그러한 구제책은 제47조에 따른 정정에 있다고 판시했습니다.
필드마샬(2026년 2월 6일). ~ 안에 Thukral Mechanical Works 대 PM Diesels Private Limited, LPA 320/2024한 재판부는 동일 상표에 대한 침해 및 부정경쟁 소송(일명 ‘케를리 교착 상태’)을 심리했습니다. 자인 인더스트리는 1965년에 FIELDMARSHAL이라는 상표를 등록했지만 사용하지 않고 1986년에 투크랄에게 양도했습니다. 투크랄은 1988년부터 해당 상표를 사용하기 시작했습니다. PM 디젤은 1975년부터 이 상표를 사용해 왔습니다. PM 디젤은 부정경쟁 소송에서 승소했고(투크랄의 사용 이전에 영업권이 구축되었기 때문), 투크랄은 침해 소송에서 승소했습니다(우선 유효한 등록).
Speaks 20-20 (2026년 3월 10일). Parle Products Private Limited 대 상표등록관 사건(CA(COMM.IPD-TM) 49/2025)에서 양 당사자는 ’20-20’이라는 상표를 ‘사용 예정’이라는 전제 하에 출원했으나, 출원 전에는 어느 쪽도 해당 상표를 사용하지 않았습니다. Avon Agro는 Parle보다 일주일 앞선 2007년 9월에 출원했고, Parle은 2008년에 비스킷을 출시했습니다. 법원은 이 분쟁을 상표법 제18조에 따른 등록 우선권 문제로 판단하고, 먼저 출원한 당사자가 우선권을 가진다고 판시했으며, Neon Laboratories 및 S. Syed Mohideen 사건과 같은 부정경쟁 관련 판례와 구별했습니다.
제34조를 방어 수단으로 사용하여, 선사용자 자신의 주장으로 위장한 부정경쟁 행위를 주장합니다.
제34조는 방어적인 조항입니다. 이 조항은 등록된 권리자에게 무엇을 해서는 안 되는지 알려주는 것이지, 그 자체로 선점자가 소송을 제기할 수 있도록 허용하는 것은 아닙니다.
선사용자가 제기할 수 있는 청구는 피고의 상표 채택 이전에 인도에서 영업권이 존재하고, 허위 표시가 있으며, 손해가 발생할 가능성이 있는 등 고전적인 요건이 충족될 경우, 제27조(2)항에 따른 부정경쟁행위 청구입니다. 이러한 요건을 충족하는 선사용자는 후발 등록권자를 상대로 소송을 제기할 수 있습니다. 속이다피고인의 등록에도 불구하고.
S. Syed Mohideen 사건에서 대법원은 제27조(2), 제28조 및 제34조를 함께 해석하여, 선사용자의 영업권에 근거한 부정경쟁 소송은 등록 여부와 무관하다고 판시했습니다. 침해 소송에 직면한 선사용자는 제34조를 방어 수단으로 주장할 수 있으며, 사실관계가 허용하는 경우 부정경쟁 반소를 제기할 수 있습니다. 두 소송의 판단 기준은 동일하지 않습니다. 제34조는 지속성 및 2일 기준에 따라 판단하는 반면, 부정경쟁 소송은 영업권, 허위표시 및 손해에 따라 판단합니다. 한 가지 요건을 충족하지 못한다고 해서 다른 요건도 자동으로 충족되지는 않습니다.
외부 한계: 제33조 묵인 및 제12조 정직한 동시 사용
두 가지 조항이 가장자리에서의 위치를 제한합니다.
제33조 묵인. 선등록상표권자가 등록상표의 사용을 5년 동안 계속해서 알고 묵인한 경우, 제33조(1)항은 후등록이 선의로 이루어지지 않은 경우를 제외하고는 후등록의 사용에 대한 무효 이의 제기나 반대를 금지합니다. 또한 제33조(2)항은 후등록자가 선등록상표의 계속적인 사용에 이의를 제기하는 것을 금지합니다. 결과적으로 선등록자의 계속적인 사용이 소멸되는 것이 아니라 공존하게 될 수 있습니다.
제12조 정직한 동시 사용. 제12조는 등록관이 정당한 동시 사용의 경우, 조건을 전제로 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 대해 둘 이상의 소유자가 동일하거나 유사한 상표를 등록할 수 있도록 허용합니다. 제12조는 두 당사자가 등록부에 공존할 수 있도록 하며, 제34조는 한 당사자가 다른 사람의 등록에도 불구하고 사용할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 주석을 참조하십시오. 제12조에 따른 정직한 동시 사용.
지속적인 사용 입증: 인도 법원에서 유효한 증거
모든 제34조 사건은 증거에 따라 좌우됩니다. 인도 법원, 특히 임시 단계에서는 통상적인 업무 과정에서 작성된 당시 문서를 중요하게 여깁니다.
일반적으로 가장 강력합니다. 상표와 상품을 식별할 수 있는 날짜가 기재된 판매 송장, 구매 주문서, 배송 전표 및 상표를 언급하는 고객 서신, 실제 판매와 관련된 날짜가 기재된 포장 및 제품 사진, 날짜가 기재된 광고 송장, 그리고 상표를 공개적으로 사용하는 정부 입찰, 허가 및 승인서.
도움이 되는 보조 증거. 감사된 회계 장부, 세금 기록 또는 송장, 원장 항목 또는 배송 기록을 통해 해당 상표로의 판매와 연결된 인증된 매출 명세서; 구매 주문서로 뒷받침되는 딜러 확인서; 그리고 신뢰할 수 있는 날짜가 포함된 웹사이트 또는 마켓플레이스 아카이브.
일반적으로 단독으로는 효과가 미미합니다. 날짜가 기재되지 않은 포장, 자체 제작 스프레드시트, 증빙 자료가 없는 진술서, 인증되지 않은 스크린샷, 설명되지 않은 공백이 있는 개별 송장 등이 그 예입니다. NEHA 화장품 소송(CO(COMM.IPD-TM) 355/2021, 2025년 5월 판결)에서 델리 고등법원은 상표 사용이 내부 문서에만 국한되지 않고 공개적으로 드러나야 한다고 판시했습니다.
2017년 상표 규칙 제25조(2)항은 다음을 요구합니다. 사용 진술서 출원이 사용자 기준으로 제출되는 경우, 기존 사용에도 불구하고 ‘사용 예정’으로 제출하는 것은 심각한 모순을 야기하며, 나중에 실제 사용 내역에 의존할 때 이전 진술을 설명하기 위해 특히 설득력 있는 증거가 필요할 수 있습니다. 사용자 날짜.
정정 및 미사용 취소는 관련 법적 절차입니다.
제47조 미사용 취소. 제47조(1)(b)항에 따라, 등록상표가 출원일로부터 3개월 전까지 5년 동안 진정한 사용 없이 등록부에 계속 등재되어 있는 경우, 피해를 입은 자는 법정 예외 사항을 제외하고 등록 말소를 신청할 수 있습니다. 신청은 등록관 또는 관할 고등법원(2021년 재판소 개혁법에 따라 지적재산권 항소위원회가 폐지된 후)에 제출할 수 있습니다. 자세한 내용은 저희 주석을 참조하십시오. 미사용 취소.
제57조 정정. 등록 내용이 잘못된 경우, 예를 들어 제11조 또는 제18조에 따른 우선권에도 불구하고 등록이 허가된 경우, 피해를 입은 사람은 누구든지 이의를 제기할 수 있습니다. 정류 등기관이나 고등법원 앞에서.
침해 소송에서 유효성이 문제될 때. 제124조는 구체적인 절차를 규정하고 있습니다. 정정 신청이 이미 계류 중인 경우 소송은 중단됩니다. 계류 중인 정정 신청이 없는 경우, 소송을 제기한 법원은 먼저 무효 주장의 근거가 타당한지 판단하고, 쟁점을 설정한 후 3개월 동안 심리를 연기해야 합니다. 해당 기간 내에 고등법원에 신청서가 제출되지 않으면 무효 주장은 포기된 것으로 간주됩니다. 제125조는 정정 신청을 오직 고등법원에만 제기하도록 규정하고 있습니다.
등록 정보가 충돌하는 것을 발견했을 경우 어떻게 해야 할까요?
동일한 상품 또는 서비스에 대한 동일하거나 유사한 등록을 나중에 발견한 경우, 먼저 세 가지 단계를 거쳐야 합니다.
증거를 모으십시오. 인도에서 최초 사용 시점부터 지속적인 사용을 증명할 수 있는 서류를 모두 모으십시오. 날짜가 기재된 송장, 장부, 날짜가 인쇄된 포장재, 판매점 기록 등이 포함됩니다. 사용 내역이 불규칙적인 연도는 잠재적인 약점이 될 수 있습니다.
타임라인을 그려보세요. 귀하의 최초 사용 기록을 (a) 등록권자의 최초 사용 기록 및 (b) 등록일과 비교하십시오. 귀하의 사용 기록은 두 기록 중 더 빠른 기록보다 이전이어야 합니다. 등록권자가 사용 계획 신고를 했다고 해서 귀하의 권리가 자동으로 강화되는 것은 아닙니다. 등록일이 귀하의 최초 사용 기록보다 이전일 수도 있습니다.
여러 선택지를 고려해 보세요. 사실관계에 따라, 가능한 대응책으로는 제34조에 따른 항변, 부정경쟁 반소(영업권 및 허위표시가 입증될 수 있는 경우), 제47조에 따른 미사용 삭제, 또는 제57조에 따른 정정 등이 있습니다. 침해 소송에서 유효성이 다투어지는 경우에는 제124조~제125조의 절차가 적용됩니다. 제134조(1)에 따라 침해, 등록상표 청구 및 부정경쟁 소송은 지방법원 이상의 법원에 제기해야 합니다. 제134조(2)의 원고 우호적 관할은 침해 및 등록상표 청구에만 적용되므로, 독립적인 부정경쟁 소송은 일반적인 관할 규칙을 따릅니다. 자세한 내용은 관련 주석을 참조하십시오. 상표권 침해 소송을 위한 포럼. 제135조는 다음과 같이 규정합니다. 이용 가능한 치료법.
타이밍이 중요합니다. 제33조에 따른 5년의 유예 기간은 완전한 승리보다는 공존을 가져올 수 있습니다. 조기에 변호사의 검토를 받는 것이 나중에 이의를 제기하는 것보다 훨씬 더 중요합니다.
자주 묻는 질문
제34조는 등록상표권자의 최초 사용일과 등록일 모두 이전에 상표를 계속 사용했음을 입증하는 사람을 보호합니다. 즉, 선사용자는 입증된 사용 대상인 특정 재화 또는 용역에 대해 이 두 사건 중 먼저 발생한 사건 이전에 해당 상표를 사용하기 시작해야 합니다.
제34조는 방어적인 성격을 가지며, 그 자체로 선사용자가 등록상표를 상대로 소송을 제기할 수 있도록 허용하는 것은 아닙니다. 선사용자가 제기할 수 있는 청구는 제27조(2)항에 따른 부정경쟁행위 청구이며, 피고의 채택 이전에 인도에서 영업권이 존재했고, 허위 표시가 있었으며, 손해가 발생했을 가능성이 있다는 고전적인 요건이 입증되어야 합니다. 구제책에는 금지명령, 손해배상 또는 이익 배상, 그리고 제품 인도 등이 있습니다.
아닙니다. 제34조는 인도에서 상표를 지속적으로 사용할 것을 요구합니다. 외국 상표권자가 부정경쟁 소송을 제기하는 경우, Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v Prius Auto Industries, (2018) 2 SCC 1 판례에 따르면 피고가 해당 상표를 채택하기 전에 인도에서 충분한 영업권 또는 상업적 입지를 확보했음을 입증해야 합니다. 해외에서의 명성만으로는 충분하지 않습니다.
법원은 당시의 사업 관련 서류에 의존합니다. 여기에는 상표와 상품을 명시한 날짜가 기재된 판매 송장, 장부 발췌본, 구매 주문서로 뒷받침되는 판매업자의 증언, 인쇄된 날짜가 있는 포장, 광고 송장, 그리고 최초 판매 증거가 포함됩니다. 진위가 확인되지 않은 광고, 자기 이익을 위한 진술서, 그리고 장기간 공백이 있는 단편적인 기록만으로는 상표권을 입증할 수 없습니다.
제34조는 방어 수단입니다. 이는 등록된 소유자가 선사용자의 계속적 사용을 제한하는 것을 막습니다. 제27조(2)는 부정경쟁 소송을 보호하며, 이를 위해서는 영업권, 허위 표시 및 예상되는 손해가 필요합니다. 선사용자는 종종 동일한 소송에서 제34조를 방어 수단으로, 부정경쟁을 반소로 주장하지만, 이 두 가지는 서로 다른 법적 기준에 근거합니다.
예. 제47조(1)(b)항에 따라, 상표가 출원일 3개월 전까지 진정한 사용 없이 5년 동안 계속 등록부에 등재되어 있는 경우, 피해를 입은 자는 법정 예외 사항을 제외하고 삭제 신청을 할 수 있습니다. 별도의 신청서는 등록관 또는 고등법원에 제출할 수 있습니다.
2021년 재판소 개혁법에 따라, 제47조 및 제57조에 의거한 독립적인 신청서는 등록관 또는 관할 고등법원에 제출할 수 있습니다. 침해 소송에서 등록의 유효성이 다투어지는 경우, 제125조는 고등법원에 정정을 요구하고 있으며, 제124조는 소송을 제기한 법원의 절차를 규정하고 있습니다.
면책 조항: 본 문서는 2026년 7월 기준 인도 상표법상의 상황을 요약한 것입니다. 창업자, 사내 변호사 및 관련 지식이 있는 독자를 위한 일반적인 참고 자료이며, 특정 분쟁에 대한 법률 자문을 대체할 수 없습니다. 상표법 제34조에 따른 결과는 각 사례의 문서 기록, 관련된 특정 상품 또는 서비스, 그리고 사용 및 등록 시점에 따라 달라집니다. 관련 증거를 준비하지 않고 제기된 선행 사용 주장은 성공 가능성이 낮습니다. 실제 분쟁을 처리하는 실무자는 관련 문서를 검토한 후 인도 상표 전문 변호사와 상담해야 합니다. 본 문서의 어떠한 내용도 계류 중인 사안에 대한 법률 자문으로 해석되어서는 안 됩니다.