商标的间歇性先前使用:第 34 条的实际要求是什么

根据1999年《商标法》第34条,商标的在先使用者可以阻止注册所有人干扰其使用,但前提是该使用必须是商业上连续的。在先使用是否符合条件取决于业务性质和交易模式,而非固定的年度发票测试。零星的、孤立的或不连贯的使用不太可能满足该条款的要求。…

根据1999年《商标法》第34条,商标的在先使用者可以阻止注册所有人干扰其使用,但前提是该使用必须是商业上连续的。在先使用是否符合条件取决于业务性质和交易模式,而非固定的年度发票测试。零星的、孤立的或不连贯的使用不太可能满足该条款的要求。

你需要知道
• 第 34 条仅在先前使用者的使用自注册所有人首次使用之日或其注册之日(以较早者为准)起持续商业使用的情况下才对其提供保护。
• 零星、孤立或不连贯的使用行为不太可能符合条件;是否存在致命的漏洞取决于商业环境,而非固定的年度规则。
法院会查阅发票和逐年销售记录,并辅以其他商业文件;业务连续性则根据业务性质进行评估。
• 该用途应与印度市场相关;先前在国外的使用通常不符合印度诉讼中第34条的抗辩理由。
• 如果第 34 条不适用,则可采用假冒(第 27(2) 条)和不使用注销(第 47(1)(b) 条)这两种不同的选择,每种选择都有其独立的证明要求。

第 34 条提供的保护

如果您在其他企业注册或开始使用某个商标之前(以先发生者为准),您已在印度使用该商标,则1999年《商标法》第34条保护您的继续使用权。该条款起到一项保护作用:如果您或您的前手从注册商标所有人首次使用或注册日期之前开始持续使用该商标,则注册商标所有人无权阻止您使用与其相同或近似的商标。

该保护适用于您使用该商标的商品或服务。该条款在商标注册处也对您有利:只要您能证明您持续使用该商标,注册官就不能仅仅因为已有注册所有人持有类似的在先商标而拒绝注册您的商标。

“持续”一词在法律上起着至关重要的作用。如需更全面地了解印度先前使用权的运作方式,请参阅我们关于……的文章。 印度商标的先前使用权。

法规中“持续使用”的含义

第34条并非保护抽象意义上的先前使用,而是保护先前的持续使用。该条款的字面含义清晰地表明了这一点:“自先前日期起持续使用该商标”是关键措辞。在时间上先行是必要条件,但并非充分条件;您还必须证明在您主张的整个期间内,存在真实且持续的商业使用行为。

该法规并未以固定的日历规则来定义“连续性”。它既不要求每年都有交易,也不设定最低交易量或规定不间断交易的最短持续时间。某种特定交易模式是否符合“连续性”的定义,取决于具体的商业环境:商品或服务的性质、销售类型、相关地域以及企业规模。例如,一种季节性产品如果在多个季节都有销售,即使并非每月都有发票,也可能构成连续性。一种专业工业品的交易频率可能不高,但仍然可以证明其存在真实的交易过程。法院会综合审查所有证据。

该标准明确排除的是零星、孤立或不连贯的使用:例如零星的几笔交易,缺乏连贯的商业模式。这类使用无法建立商标法所保护的消费者联想,法院也一贯拒绝将其视为充分的商标使用。

根据该法,“使用”一词有明确的含义。第2(2)(b)条规定,提及商标的使用是指使用该商标的印刷或其他视觉表现形式。第2(2)(c)(i)条规定,就商品而言,这意味着在商品上或以任何物理或其他方式与商品相关联地使用该商标。第2(2)(c)(ii)条规定,就服务而言,这意味着将该商标作为或作为关于该等服务的可用性、提供或履行情况的任何声明的一部分使用。该使用必须面向市场。内部文件、未使用的标签草稿或第三方在出版物中提及您的业务不构成您对该商标的使用。

法院已作出的裁决

百事实业有限公司诉库尔隆有限公司:两份命令,同一案件

这场争议产生了两个独立的命令,每个命令都与第 34 条的分析相关,这两个命令必须放在一起阅读。

单席法官(CS(COMM) 174/2019,2020 年 3 月 16 日,德里高等法院,穆克塔·古普塔法官)

Kurlon声称自2007年起便在床垫上使用“NO TURN”商标,比Peps Industries于2008年1月15日开始使用同一商标早一年。独任法官审查了Kurlon的发票,发现自2007年以来,该商标的销售记录仅出现在部分年份。法院认为,这些发票并未显示持续且大量的使用,因此驳回了Kurlon依据《商标法》第34条提出的抗辩。然而,独任法官随后驳回了Peps的临时禁令申请,认定“NO TURN”为描述性商标,而Kurlon在其抗辩中并未提出这一问题。

分庭(FAO(OS)(COMM) 94/2020,2022 年 10 月 7 日,德里高等法院,Vibhu Bakhru 和 Amit Mahajan 法官;295 (2022) DLT 527)

Peps公司提起上诉。合议庭推翻了原判,裁定禁止令无效。合议庭认为,Kurlon公司从未提出过描述性抗辩,因此无权再提出该抗辩;原审法官不应就双方当事人未提出的争议问题作出裁决。合议庭明确指出:“我们不就‘NO TURN’商标是否具有描述性发表任何意见。” 合议庭认定Kurlon公司依据《商标法》第34条提出的抗辩缺乏依据,并下令在诉讼终结前禁止Kurlon公司使用“NO TURN”或任何具有欺骗性的近似商标。

操作步骤:

日期论坛结果
2020年3月16日单席法官,CS(COMM) 174/2019Kurlon的第 34 条抗辩被驳回(案件零星发生,数量不多);Peps 的临时禁令申请被驳回(法院主动提出描述性问题)。
2022年10月7日合议庭,FAO(OS)(COMM) 94/2020;295 (2022) DLT 527判决被推翻;描述性问题尚未解决;库尔隆在诉讼审理期间被限制使用

在第 34 条的核心调查结果在两个阶段都得到了确认:发票仅显示特定年份的销售额,而没有持续商业活动的连贯模式,不符合第 34 条规定的持续使用要求。

Kamat Hotels (India) Ltd.诉Royal Orchid Hotels Ltd.(动议通知书2552/2008,孟买高等法院,2011年4月5日)

孟买高等法院列出了适用第34条的四个条件:

  • (1) 该商标必须与注册商标相同或近似,且用于相同的商品或服务。
  • (2) 使用必须是连续的:不能是零散的、孤立的或不连贯的。
  • (3) 主张保护的人必须是实际使用者,或其前任所有权人。
  • (4) 该使用日期必须早于注册所有人的首次使用日期和注册日期中较早者。

法院认为,必须存在持续的商业交易过程。法院还确认,必须结合具体情况评估证据,包括产品性质、销售类型、地域范围和生产规模。法院认为,披露销售数据是法院所寻求的关键证据。在该案中,仅凭孤立的广告宣传,而没有同期实际供货的证据,不足以构成证据。

最高法院2015年判决,刊载于(2016) 2 SCC

在 Neon Laboratories Ltd. 诉 Medical Technologies Ltd. 一案((2016) 2 SCC 672,判决日期为 2015 年 10 月 5 日)和 S. Syed Mohideen 诉 P. Sulochana Bai 一案((2016) 2 SCC 683,判决日期为 2015 年 3 月 17 日)中,最高法院确认了一项基本原则:商标法体系将先前使用者的权利置于注册所有人的权利之上。两项判决均涉及已确立的、持续的先前使用情况,并确认只要能够证明持续性,保护就真实有效。两项判决均未涉及间歇性或低量使用是否符合条件。

持续使用需要什么:证据检验

该法规并未规定固定的证据清单。法院会结合案情全面评估所有证据。以下几种类型的证据最为重要。

发票和销售记录. 逐年显示实际销售额的发票通常是持续经营的最直接证据。如果发票出现重大断档,或者仅在多年中的一两年有发票,则会引起审查,尤其是在业务性质无法解释这些断档的情况下。在 Peps 诉 Kurlon 一案中,独任法官认定,仅凭某些年份的发票不足以证明该行为的持续性。

销售量. 交易量与使用情况是否反映真正的商业活动而非象征性交易密切相关。在 Peps 诉 Kurlon 一案中,法院指出销售额“并不大”。法规中没有规定具体的交易量标准;交易量的充分性取决于商品的性质、市场情况以及企业的规模。交易量低是一个需要考虑的因素,但并非必然导致不合格。

其他同期商业文件. 经审计的账目、以该商标提交的商品及服务税 (GST) 或税务申报、实际供应商品的包装、分销商或经销商记录、采购订单、运输和交付记录以及与相关商品或服务相关的监管批准或产品许可证,都是真实商业使用过程的相关证据。

广告和宣传材料. 广告只有在伴随实际供应的情况下才能作为相关的佐证。孤立的促销活动,如果没有同时发生的实际商业供应证据,通常不足以构成持续的贸易往来,卡马特酒店案的事实也证实了这一点。该法案确实承认广告是第2(2)(c)(ii)条规定的服务使用形式之一,但促销活动本身通常不足以构成持续的贸易往来。

前任所有权记录. 如果您收购了品牌或业务,则第 34 条涵盖了前任所有者的使用。您需要提供收购证明,并证明该使用权在传承过程中没有中断,而是持续不断地转移给您。

总之:

证据类型对索赔的潜在影响
同比发票数量保持稳定持续使用的有力证据
跨多个季节的季节性商品发票取决于上下文;可能表现出连续性
仅在极少数年份(而非长期)开具发票薄弱环节;无法解释的漏洞将受到审查。
其他商业单据(增值税单据、账目、交货记录)结合销售记录的相关佐证
广告与实际供应相关相关佐证
孤立的广告,没有供应证据。通常仅靠自身是不够的
内部采用文件或未使用的标签草稿证明收养意向,而非商业用途
前任所有权记录存在缺口我们将仔细审查连续性链条。

实际意义在于:完整且注明日期的商业记录是任何在先使用主张的基石。这是注册商标而非仅仅依赖使用的最有力实际理由之一。如需了解注册如何影响您的权利,请参阅我们关于……的文章。 注册商标与未注册商标。

地域限制:使用必须与印度相关

在印度侵权诉讼中,依据《侵权法》第34条提出的抗辩要求先前的使用必须与印度市场相关。第34条本身并未明确使用“在印度境内”一词,但这源于该法的地域性规定:在印度法院援引第34条的当事人必须证明其先前的商业使用与印度市场相关。

实际上,在其他国家(例如阿联酋、英国或美国)的先前使用通常不足以在印度的诉讼中构成抗辩理由。如果印度当事人已在印度注册并一直在使用商标,则先前的外国使用不会取代该注册。对于源自其他国家的品牌,早期在印度注册商标或有据可查的印度市场活动才是更可靠的保护途径。在特定情况下,外国的先前使用可以支持驰名商标的抗辩,但这属于不同的、要求更高的原则,并有其自身的法律规定。

当第 34 条款不可用时:您还可以做什么

如果无法援引《商标法》第34条进行抗辩,则可咨询商标律师,探讨另外两种选择。这两种选择并非万能的,各自都有独立的举证要求。

根据1999年商标法第27(2)条提出的假冒指控. 该法案保留了普通法中关于假冒诉讼的权利,包括针对未注册商标的假冒诉讼。构成要件包括:在印度与您的商标相关的商誉、对方可能构成欺骗的虚假陈述,以及损害或可能造成的损害。假冒诉讼不需要像第34条那样进行法定的持续性检验。然而,同样的证据原则也适用:间歇性或有限的使用,即使无法满足​​第34条的要求,也可能难以证明在印度享有受保护的商誉。未能满足第34条的要求并不构成假冒诉讼的构成要件;两项主张都必须独立证明。有关未注册商标权的更多信息,请参阅我们关于……的文章。 注册商标与未注册商标。

根据第 47(1)(b) 条规定,因未使用而取消. 如果自商标实际登记之日起已连续五年或更长时间未有任何所有人在相关商品或服务上善意使用该商标,则受害人可以申请撤销已注册商标。撤销申请的期限最长为三个月。这颠覆了以往的情形:不再是捍卫自身使用权,而是质疑他人注册的有效性。请注意,该条款包含一项但书:如果能够证明在相同或相关的商品或服务中已善意使用该商标,则法庭可以拒绝撤销该商标。请参阅我们关于此主题的文章。 因未使用商标而撤销商标权 完整框架。

根据第 12 条进行同步注册. 在适当情况下,第12条允许注册官在诚实并发使用或其他特殊情况下,为多个所有人注册相同或近似的商标,但须遵守注册官认为合适的条件。这是注册局层面的一项酌情注册机制,并非侵权诉讼中的抗辩理由。请参阅我们关于此主题的文章。诚实地同时使用商标 适用于此途径可能适用的情况。

常见问题解答

根据第34条,“持续使用”要求在所主张的整个期间内,商标的使用必须是真实且具有商业持续性的。法院会结合具体情况进行评估,考察企业的性质、交易模式以及整体证据。零星的、孤立的或不连贯的使用行为不太可能满足这一要求,但第34条并未规定必须以年度发票为准。

这取决于商业背景。零散、孤立或不连贯的使用不太可能符合条件。在 Peps Industries Pvt. Ltd. 诉 Kurlon Ltd. 一案(FAO(OS)(COMM) 94/2020; 295 (2022) DLT 527)中,德里高等法院合议庭确认,仅显示某些年份销售额的发票不足以构成有效使用。然而,第 34 条并未规定固定的年度清单;法院会根据业务背景评估该使用是否构成真实、持续的商业交易过程。

法院主要审查发票和年度销售记录,并辅以经审计的账目、以该商标提交的商品及服务税(GST)或税务申报表、实际交付货物的包装、分销商记录、采购订单和运输记录。广告宣传虽有相关性,但通常缺乏实际供应的证据。孟买高等法院在 Kamat Hotels (India) Ltd. 诉 Royal Orchid Hotels Ltd. 一案(动议通知书 2552/2008)中确认,披露销售数据是法院要求的关键证据。

通常情况下并非如此。在印度诉讼中,依据《商标法》第34条提出的抗辩需要证明商标在印度市场已有先例使用,而这种先例必须源于该法的地域性规定,而非第34条本身的明确规定。在国外(包括您进入印度之前已建立品牌的市场)的先例使用通常不符合该要求。在其他地区开展业务后进入印度的企业,应将国外先例使用视为印度商标注册或印度市场活动的证明文件,而不能替代印度商标注册或相关证明文件。

还有两种独立的选择。第一种是根据1999年《商标法》第27(2)条提起假冒诉讼,您必须证明在印度拥有商誉、存在虚假陈述以及损害或可能造成损害。第二种是根据第47(1)(b)条提起不使用撤销诉讼,适用于注册商标自实际登记之日起连续五年未进行任何善意使用,直至撤销申请提交前三个月的情况。这两种选择都需要根据各自的事实提供独立的证明。

第34条保护在先商标所有人免受注册商标所有人的干扰。第33条适用于在先商标所有人,如果其明知后注册商标已被使用,却默许该商标连续使用五年,则该在先商标所有人丧失申请宣告后注册商标无效或反对其使用的权利。第33条的触发条件是默许后注册商标的使用,而非仅仅未对其注册提出异议。恶意例外情况适用。

本文阐述了截至2026年7月印度商标在先使用的相关法律,仅供一般参考,不构成法律建议。商标注册的时限和程序可能会有所变更,请在采取行动前与商标注册处确认最新信息。如需就您的具体商标或争议寻求建议,请咨询注册商标律师。

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