Das jüngste Urteil des Obersten Gerichtshofs von Delhi in AbbVie Biotherapeutics Inc. & Anr. gegen Assistant Controller of Patent Designs [C.A.(COMM.IPD-PAT) 44/2023]behandelt einen kritischen Aspekt der indischen Patent Gesetz: der zulässige Umfang von Änderungen Dieser Fall betrifft Patentanmeldungen. Er geht auf eine Beschwerde gemäß § 117A des indischen Patentgesetzes von 1970 gegen eine Verfügung des stellvertretenden Leiters des Patent- und Designamts vom 31. Juli 2023 zurück. Kernpunkt ist die Entscheidung des Leiters, die indische Patentanmeldung Nr. 201817047767 mit dem Titel „ANTI-cMet ANTIBODY DRUG CONJUGATES AND METHODS FOR THEIR USE“ abzulehnen.
Dieser Fall beleuchtet die Feinheiten des Patentrechts hinsichtlich Änderungen und deren Grenzen und bietet wertvolle Einblicke in die gerichtliche Auslegung von § 59 Abs. 1 und dessen Auswirkungen auf Patentanmelder in Indien. Er unterstreicht die entschiedene Haltung der Justiz gegenüber Versuchen, den Schutzumfang von Patenten über die ursprüngliche Offenlegung hinaus durch Änderungen auszudehnen, und konzentriert sich dabei insbesondere auf die Auslegung und Anwendung von § 59 Abs. 1 des Gesetzes..
I. Hintergrund: Die Patentanmeldung und die Entscheidung des Patentamts
Die Beschwerdeführerinnen AbbVie Biotherapeutics Inc. und AbbVie Inc. sind biopharmazeutische Unternehmen. Sie reichten in Indien eine Patentanmeldung mit der Anmeldenummer 201817047767 ein, die sich auf „Anti-cMet-Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und Verfahren zu deren Verwendung“ bezog. Diese Anmeldung wurde am 17. Dezember 2018 als nationale Phase-Anmeldung eingereicht und basiert auf einer Anmeldung nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT) (PCT/US2017/033176) mit Prioritätsdatum 17. Mai 2017, die wiederum auf einer US-Patentanmeldung (US 62/337,796) vom 17. Mai 2016 beruht..
Der stellvertretende Leiter der Patentabteilung des indischen Patentamts und Designs AbbVies Patentantrag wurde zurückgewiesen , woraufhin das Unternehmen Berufung beim High Court einlegte. In seiner Entscheidung vom 31. Juli 2023 nannte der Patentamtsleiter Verstöße gegen die Abschnitte 2(1)(j), 3(i) und 59(1) des Patentgesetzes von 1970 als Gründe für die Ablehnung..
II. Der Streitpunkt: Vorgeschlagene Änderungen der Patentansprüche
Der Kern des Streits lag in den von AbbVie vorgeschlagenen Änderungen der Patentansprüche. Die ursprünglichen Ansprüche der eingereichten Patentanmeldung bezogen sich primär auf Behandlungsmethoden, insbesondere auf die Verwendung von Anti-cMet-Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) zur Behandlung von cMet-überexprimierenden Tumoren. Diese Ansprüche enthielten detaillierte Angaben zu Dosierungsschemata, Verabreichungshäufigkeit, Zielpatientengruppen und Kombinationstherapien..
Als Reaktion auf die im ersten Prüfungsbericht (FER) erhobenen Einwände reichte AbbVie jedoch einen geänderten Bericht ein. Ansprüche. Die geänderten Ansprüche verlagerten den Fokus von Behandlungsmethoden auf Produktansprüche und zielten auf den Schutz der Anti-cMet-Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und ihrer Zusammensetzungen ab, unabhängig von einer spezifischen therapeutischen Anwendung. Diese Umwandlung von Ansprüchen auf Behandlungsmethoden in Produktansprüche war die zentrale Frage, die das Gericht zu prüfen hatte..
III. Rechtlicher Rahmen: Abschnitt 59(1) des Patentgesetzes von 1970
Die Entscheidung des Gerichts stützte sich maßgeblich auf die Auslegung von Abschnitt 59(1) des Patentgesetzes von 1970. Dieser Abschnitt regelt die zulässigen Änderungen einer Patentanmeldung oder -beschreibung und sieht strenge Beschränkungen vor..
Abschnitt 59(1) legt ausdrücklich fest, dass Änderungen auf Haftungsausschlüsse, Berichtigungen oder Erläuterungen beschränkt sein müssen. Entscheidend ist, dass er jede Änderung verbietet, die dazu führen würde, dass die geänderte Beschreibung Sachverhalte beansprucht oder beschreibt, die ursprünglich nicht offenbart wurden, oder die dazu führen würde, dass die geänderten Ansprüche außerhalb des Schutzumfangs der ursprünglichen Ansprüche liegen..
IV. Analyse und Begründung des Gerichts
Richter Amit Bansal analysierte die ursprünglichen Ansprüche und die vorgeschlagenen Änderungen eingehend, um deren Übereinstimmung mit § 59 Abs. 1 festzustellen. Das Gericht stellte die grundlegende Änderung der Anspruchsart fest – von Ansprüchen auf Behandlungsmethoden hin zu Produktansprüchen – und deren potenzielle Auswirkungen auf den Schutzumfang..
Das Gericht stellte fest, dass die ursprünglichen Ansprüche tatsächlich auf Behandlungsmethoden für bestimmte Krebsarten, insbesondere nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC), beschränkt waren. Im Gegensatz dazu zielten die geänderten Ansprüche darauf ab, die Anti-cMet-Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) selbst zu schützen, ohne die Einschränkung auf eine bestimmte therapeutische Anwendung..
Dieser Unterschied, so argumentierte das Gericht, stelle eine Erweiterung des Schutzumfangs der Ansprüche dar. Die geänderten Ansprüche würden den Verbindungen unabhängig von ihrer Verwendung Schutz gewähren, während die ursprünglichen Ansprüche die Verbindungen nur bei Verwendung in einem bestimmten Behandlungsverfahren schützten..
Das Gericht befasste sich auch mit AbbVies Argument, die geänderten Ansprüche seien durch die ursprüngliche Beschreibung gedeckt. Zwar räumte das Gericht ein, dass die Beschreibung die Verbindungen möglicherweise beschrieben habe, betonte jedoch, dass sich die ursprünglichen Ansprüche ausschließlich auf deren therapeutische Anwendung und nicht auf die Verbindungen selbst konzentrierten. Daher wurde die separate Beanspruchung der Verbindungen in den geänderten Ansprüchen als Erweiterung über die ursprüngliche Offenbarung hinaus angesehen..
Das Gericht wies ferner das Argument zurück, die Änderungen seien als „Haftungsausschluss“, „Berichtigung“ oder „Erläuterung“ gemäß § 59 Abs. 1 zulässig. Es begründete dies damit, dass die Änderungen weit über eine bloße Klarstellung oder Einschränkung der ursprünglichen Ansprüche hinausgingen; sie hätten die Art der beanspruchten Rechte grundlegend verändert. Erfindung.
Zur weiteren Begründung seiner Entscheidung bezog sich das Gericht auf das Urteil des Obersten Gerichtshofs in Novartis AG gegen die Union von Indien, die vor einer künstlichen Ausweitung von Patentansprüchen warnte..
Das Gericht unterschied den vorliegenden Fall auch von anderen Fällen. Allergan Inc. gegen den Patentamtsleiter, ein vom Berufungskläger angeführter Fall. In AllerganDie geänderten Ansprüche bezogen sich weiterhin auf dieselbe Krankheit wie die ursprünglichen Ansprüche, wohingegen im vorliegenden Fall PatentstreitDie geänderten Ansprüche beseitigten die krankheitsspezifische Beschränkung..
Schließlich bestätigte das Gericht die Feststellung des Patentamts, dass sich die ursprünglichen Ansprüche auf ein Behandlungsverfahren bezogen, das gemäß Abschnitt 3(i) des Patentgesetzes von 1970 von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist und die Voraussetzung der gewerblichen Anwendbarkeit gemäß Abschnitt 2(1)(j) des Gesetzes nicht erfüllt..
V. Entscheidung und ihre Auswirkungen
Aufgrund seiner Analyse kam der High Court zu dem Schluss, dass die von AbbVie vorgeschlagenen Änderungen gegen § 59 Abs. 1 des Patentgesetzes von 1970 verstießen, da sie den Schutzumfang der ursprünglichen Ansprüche erweiterten. Folglich bestätigte das Gericht die Entscheidung des Patentamts, den Patentantrag abzulehnen..
Diese Entscheidung bekräftigt mehrere wichtige Grundsätze des indischen Patentrechts:
- Strenge Auslegung von Abschnitt 59(1): Das Urteil unterstreicht die strikte Auslegung von Abschnitt 59(1) und den begrenzten Spielraum für die Änderung von Patentanmeldungen..
- Verbot der Ausweitung des Anwendungsbereichs: Darin wird eindeutig festgelegt, dass Änderungen nicht dazu verwendet werden können, den Schutzumfang des Patents über das hinaus zu erweitern, was ursprünglich in der Beschreibung und den Patentansprüchen offenbart wurde..
- Klarheit bei der Patentanmeldung: Der Fall unterstreicht die Notwendigkeit einer präzisen und umfassenden Formulierung von Patentanmeldungen. Anwendungen Von Anfang an müssen Anmelder den gesamten Umfang des von ihnen angestrebten Schutzes sorgfältig prüfen und sicherstellen, dass die Ansprüche die Erfindung präzise wiedergeben..
- Wahrung der Integrität des Patentsystems: Das Urteil beweist das Engagement der indischen Justiz für die Wahrung der Integrität des Patentsystems, indem sie verhindert, dass Anmelder durch strategische Änderungen einen übermäßig weitreichenden Schutz erlangen..
Abschluss
Zusammenfassend bestätigt das Urteil des Obersten Gerichts von Delhi die Entscheidung des Leiters des Patent- und Designamts, den Patentantrag von AbbVie abzulehnen. Nach sorgfältiger Prüfung der Fakten und rechtlichen Argumente befand das Gericht die von AbbVie eingelegte Berufung für unbegründet. Dieses Urteil bekräftigt die Bedeutung der Einhaltung der strengen Anforderungen von Abschnitt 59(1) des Patentgesetzes von 1970, der die Änderung von Patentanmeldungen regelt. Die Entscheidung des Gerichts unterstreicht den Grundsatz, dass Änderungen nicht dazu verwendet werden dürfen, den Schutzumfang eines Patents über die ursprüngliche Offenbarung hinaus zu erweitern. Sie bekräftigt zudem die Rolle des Gerichts bei der Wahrung der Integrität des Patentsystems, indem es verhindert, dass Anmelder ihre Patentansprüche durch Änderungen unzulässig ausweiten. Darüber hinaus wies das Gericht die Registerbehörde an, dem Generalinspektor für Patente, Designs und Marken eine Kopie des Beschlusses zur Kenntnis zu bringen, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen dieser Entscheidung im Rahmen der Patentverwaltung wirksam kommuniziert und umgesetzt werden.
Verfasst von Medha, Rechtspraktikantin bei Intepat IP