Bansal gegen Philips: Wie der Oberste Gerichtshof von Delhi Indien zurücksetzts SEP Beweisstandard

Am 18. Mai 2026 legte eine Divisionsbank des Obersten Gerichtshofs von Delhi in K K Bansal gegen Koninklijke Philips Electronics NV das 2018er Dekret beiseite, das zwei kleine DVD-Player-Hersteller angewiesen hatte, Lizenzgebühren an Philips zu zahlen FRAND Tarife wegen mutmaßlicher Zuwiderhandlung eines Standard-Essential-Patents (SEP). Von den Richtern C. Hari Shankar und Om Prakash Shukla ausgesprochen, kehrt das 150-seitige Urteil Indien ums erste SEP-Entscheidung nach der Studie und legt für jeden Schritt eines SEP-Verletzungsanspruchs eine strenge Beweisvorlage fest.

Der Streit in Kürze

Das Verfahren entstand aus zwei Anklagen, die Koninklijke Philips Electronics NV 2009 gegen K K Bansal (Besitzer von Bhagirathi Electronics) und seinen Sohn Rajesh Bansal (Inhaber der Mangalam-Technologie) eingereicht hatte, beide in Haridwar. Philips behauptete, dass die DVD-Player der Bansals, die unter den Markennamen Soyer und Passion verkauft wurden, das indische Patent im Jahr 184753 für ein „Dekodierungsgerät zum Umwandeln eines modulierten Signals in eine Reihe von M-Bit-Informationswörtern“ verletzt haben. Das Patent wurde am 20. April 2001 nach dem Patentgesetz 1970 erteilt, am 12. Februar 2015 während der Klage angemeldet und entsprach dem US-Patent 5696505 und dem europäischen Patent EP 745254 B1.

Mit dem am 12. Juli 2018 vom 12. Juli 2018 gerichteten Gericht hat Richter Mukta Gupta die Klagen zugunsten von Philips angeordnet und die Bansals angewiesen, die Lizenzgebühren in Höhe von USD 3.175 pro DVD-Player bis zum 7. Mai 2010 und danach zu zahlen 1,90 USD pro DVD-Player bis zum 12. Februar 2015, ab dem Datum der Institution der Klagen, zusammen mit Zinsen in Höhe von 10% pro Jahr ab Ende des Monats, für die das Lizenzgebühr bis zum Zahlungsdatum fällig wurde, in Bezug auf jeden Videoplayer hergestellt oder verkauft. Strafschadenersatz von Rs. 5 Lakh wurden auch gegen Rajesh Bansal mit der Begründung vergeben, dass er ein ehemaliger Philips-Angestellter gewesen sei. Die Bansale legten Berufung ein. Die Abteilungsbank hat am 17. Dezember 2025 ein Urteil vorbehalten und ihre Entscheidung am 18. Mai 2026 ausgesprochen.

ein Produktpatent für ein Chip-Level-Gerät

Die erste Aufgabe der Division Bench bestand darin, zu charakterisieren, was das Klagenpatent tatsächlich beanspruchte. Alle sechs Ansprüche werden auf einem „Decodiergerät“ (Abs. 73) gelesen. In den ersten Beschreibungen in den vollständigen Spezifikationen wurde jedoch das Wort „Methode“ verwendet, was zu einer textlichen Inkonsistenz mit dem Anspruchsformulierung und dem Titel des Patents (Abs. 74 bis 75) führt.

Das Gericht hat die Inkonsistenz unter Bezugnahme auf Abschnitt 10 (4) (c) des Patentgesetzes von 1970 geklärt, der sieht, dass jede vollständige Spezifikation mit einem Anspruch oder Ansprüchen endet, für den der Schutz beansprucht wird. Selbst wenn das Patent an anderer Stelle in den vollständigen Spezifikationen als Verfahren beschrieben wurde, ist nur das, was in den Ansprüchen beansprucht wird, schutzberechtigt (Abs. 78). Das Klagepatent war daher ein Produktpatent, kein Verfahrenspatent.

Philips ‘eigener Zeuge PW-2 bestätigte während des Kreuzverhörs, dass sich die patentierte Erfindung auf dem Chip oder in der Leiterplatte (PCB) im DVD-Player (Abs. 81 bis 82) befand. Die Beteiligung des Gerichts war eindeutig: Das im Klagenpatent beanspruchte Gerät befindet sich „im Chip oder in der Platine, die sich im DVD-Video-Player befindet. Diese Klassifizierung hat jede nachfolgende Ausgabe umrahmt.

Das Patent wurde nicht als Standardpatent erwiesen

Um das Klagepatent als SEP zu etablieren, musste Philips zwei Dinge beweisen: dass ein Standard von einer Standard Setting Organization (SSO) gesetzt worden war und dass das Klagenpatent diesen Standard (Abs. 83) zugeordnet hatte. Das Hinspiel machte keine Schwierigkeiten. Die Bansals hatten selbst in ihrer schriftlichen Erklärung zugegeben, dass das DVD-Forum das SSO war, das die Standards für die Wiedergabe von DVD-ROM- und DVD-Videos festlegte (Abs. 84).

Das zweite Bein brach zusammen. Die Division Bench weigerte sich, die Evidenzzertifikate von Philips als Beweismittel zu lesen. Philips hatte sich auf Zertifikate von Proskauer Rose LLP (für das entsprechende US-Patent) und Cohausz & Florack (für das Europäische Patent) gestützt und diese als „unabhängige Expertenpatent-Evaluatoren“ bezeichnet. Das Gericht stellte fest, dass es sich um Sachverständigennachweise innerhalb von Abschnitt 45 des Indian Evidence Act von 1872 handelte, und dieses Gutachten wird nicht automatisch belegt (Abs. 92 bis 94), wobei der Staat von HP gegen Jai Lal und Ramesh Chandra Agrawal gegen Regency Hospital angewendet wird. Kein Vertreter von beiden Unternehmen trat in das Zeugnis, und keine eidesstattliche Erklärung von beiden Unternehmen bestätigte den Inhalt der Zertifikate (Abs. 95).

Ebenso tödlich war das Fehlen von Anspruchsdiagrammen. Die Division Bench in Intex Technologies gegen Telefonaktiebolaget LM Ericsson (2023) hatte in Paragraph 95 festgehalten, dass die Gerichte auf einer Norm patentierte Karten in Betracht ziehen, in denen die Patentansprüche in den technischen Merkmalen vorhanden sind. des Standards. Philips erstellte weder für das Klagepatent noch für seine US-amerikanischen und europäischen Gegenstücke (Abs. 97). Der Gerichtshof kam zu dem Schluss, dass das Klagepatent ohne glaubwürdige Beweise für die Wesentlichkeit nicht den Status eines SEP anstreben könnte (Abs. 98).

Zuwiderhandlung wurde nicht festgestellt

Verstöße in einem SEP-Fall können entweder durch den direkten Test (Mapping von Produkt zu Anspruch) oder durch den indirekten Test (Marting sowohl des Patents als auch des Produkts des Beklagten auf die Norm nach dem Gesetz der Transitivität) nachgewiesen werden. Beide Tests sind fehlgeschlagen.

Der indirekte Test war nicht verfügbar, da sich das Klagenpatent nicht als SEP erwiesen hatte. Mit unerprobter Wesentlichkeit hat das Gesetz der Transitivität keinen Halt (Abs. 101 bis 104).

Der direkte (oder klassische) Test scheiterte an Beweisen. Der klassische Test, der von einer früheren Divisionsbank in F. Hoffmann-La Roche gegen Cipla dargelegt und von derselben Bank in Zydus Lifesciences gegen Squibb & Sons (2026) erneut bestätigt wurde, verlangt, dass der Kläger die Merkmale der das Produkt des Beklagten auf die Ansprüche des Klagepatents. Nach Artikel 3 (a) (ix) der Regeln des High Court of Delhi, die für Patentklagen 2022 gelten, ist diese Zuordnung in der Klage (Abs. 106 bis 107) darzulegen.

Philips hatte eine eidesstattliche Erklärung vom 22. Mai 2009 von Herrn Ravi Babu eingereicht, der als technischer Experte gilt. Herr Ravi Babu hat nie das Zeugenfeld betreten. Unter Anwendung von Ayaaubkhan Noorkhan Pathan gegen State of Maharashtra (2013) stellte die Division Bench fest, dass eine eidesstattliche Erklärung innerhalb von Abschnitt 3 des Beweisgesetzes kein Beweis ist, es sei denn, der Deponent wird für das Kreuzverhör vorgelegt (Abs. 110). PW-2 stellte fest, dass er die DVD-Player der Bansals unabhängig getestet, aber niemals die Testprotokolle oder die Analyse ins Auge gefasst hatte. Mündliche Beweise können nicht über den Inhalt eines Dokuments geleitet werden, und das Zurückhalten der besten verfügbaren Beweise lädt zu einer nachteiligen Schlussfolgerung gemäß § 114 Abbildung (g) des Beweisgesetzes (Abs. 116 bis 119).

§ 107a(b) Erschöpfung: Zentrale Klarstellung

Das doktrinelle Herzstück des Urteils betrifft die internationale Erschöpfungsverteidigung nach § 107a (b) des Patentgesetzes. Das Patent (Änderungsgesetz) 2002 hat mit Wirkung vom 20. Mai 2003 eine entscheidende Änderung des Wortlauts dieser Bestimmung vorgenommen.

Die Abteilungsbank vertrat die Auffassung, dass ein Umsetzer, der ein patentiertes Produkt von einer Person importiert, die gesetzlich zum Verkauf dieses Produkts berechtigt ist, vor der Haftung von Vertragsverletzungen geschützt ist, unabhängig davon, ob dieser Verkäufer vom Patentinhaber lizenziert ist (Abs. 135).

Die Bansals hatten die Leiterplatten mit MediaTek-Chips von Shuntak (HK) und Sheen Land Corporation, beide registrierte Anbieter von MediaTek, gekauft. Rajesh Bansal hatte diesbezüglich eine eidesstattliche Erklärung abgesetzt und wurde in den zentralen Behauptungen nicht verhört. Die Divisionsbank beantragte Muddasani Venkata Narsaiah gegen Muddasani Sarojana und Browne gegen Dunn (zitiert im Bundesstaat UP gegen Nahar Singh), dass nicht gekreuzte Behauptungen als akzeptiert angesehen werden (Abs. 130 bis 133). PW-2 hatte auch im Kreuzverhör bestätigt, dass DVD-Player von Onida, Weston, Videocon, Philips und die Bansals alle denselben Mediatek-Chip enthielten und dass Philips wusste, dass Mediatek solche Chips kommerziell verkaufte (Abs. 142 an 143). Der einzelne Richter hatte die Erschöpfungsverteidigung mit der Begründung abgelehnt, dass die Bansals nicht als Lizenznehmer von Shuntak und Sheen Land erwiesen hatten. Die Division Bench dieser Argumentation widersprach der Post-2003-Abschnitt 107A (B), die nicht verlangt, dass der Verkäufer vom Patentinhaber autorisiert wird, sondern nur, dass der Verkäufer nach dem Gesetz autorisiert wird (Abs. 144). Die Rechte von Philips in dem Klagepatent waren erschöpft.

FRAND-Rate wurde nicht bewiesen und das Lizenzgebühr kann das Endprodukt nicht fahren

Ein Patentinhaber, der eine SEP geltend macht, muss nachweisen, dass der von ihm angebotene Satz fair, angemessen und nicht diskriminierend ist (FRAND). Die Divisionsbank legte diese Verantwortung „quartierlich dem Kläger“ (Abs. 19) vor. Es wurde der Ansicht, dass der Kläger im Idealfall die Offenlegung seiner Lizenzvereinbarungen durch Dritte verlangen würde, damit das Gericht überprüfen kann, ob der Satz nicht durch fremde Faktoren verzerrt wird (Abs. 20). In der Praxis wird diese Anforderung wirksam obligatorisch, da der Kläger die Beweislast trägt und das Versäumnis, solche Vereinbarungen zu treffen, das Gericht dazu veranlassen kann, eine nachteilige Schlussfolgerung zu ziehen. Wenn Vertraulichkeit erforderlich ist, sehen die Regeln des Obersten Gerichtshofs von Delhi (Original Side) 2018 die Vertraulichkeitsclubs als Teilmittel vor (Abs. 21). Die Argumentation berührt auch die umfassendere SEP- und Wettbewerbsrechtsdebatte.

Philips hat keine einzige Lizenzvereinbarung von Drittanbietern eingereicht, obwohl PW-1 im Kreuzverhör zugegeben hatte, dass Philips die Vereinbarungen besaß. Das Gericht zog nach § 114 Abbildung (g) des Beweisgesetzes (Abs. 155) eine negative Schlussfolgerung. Eine Zwischenordnung vom 20. September 2010, in der die Bansals vereinbart hatten, Rs einzuzahlen. 45 pro DVD-Player ohne Vorurteile bildeten nicht die Grundlage für die endgültige Frand-Juzzierung (Abs. 154). Informelle Vor-Klage-Verhandlungen können nicht die Grundlage für die endgültige Entscheidung über die Lizenzgebühren bei der Verhandlung darstellen (Abs. 158).

Die Lizenzbasis war ein separates Problem. Das Klagepatent beanspruchte nur eine Decodiervorrichtung, die sich in einem Chip oder einer Leiterplatte befand. Der einzelne Richter hatte begründet, dass das Decodierungsgerät ein wesentlicher Bestandteil des DVD-Players war und dass die Lizenzgebühr für den gesamten DVD-Player daher zulässig war (bestrittenes Urteil, Abs. 13.3). Die Division Bench lehnte diese Argumentation ab und stellte fest, dass die Lizenz für den gesamten DVD-Player für Philips eine Zahlung für Komponenten erhalten würde, für die es kein Patent besaß (Abs. 165 bis 167). Die Lizenzbasis muss dem Anspruchsumfang entsprechen. Strafschadenersatz von Rs. 5 Lakh gegen Rajesh Bansal, die vom Einzelrichter nur deshalb verliehen wurden, weil er ein ehemaliger Philips-Mitarbeiter war, wurden ebenfalls beiseite gelegt (Abs. 168).

Was dies für SEP-Prozessanwälte in Indien bedeutet

Für die SEP-Kläger legt das Urteil eine Beweis-Checkliste vor, die erfüllt sein muss, bevor die Erleichterung erteilt wird:

• Dateiansprüche mit der Klage, die das Klagenpatent auf den relevanten SSO-Standard gemäß Regel 3 (a) (ix) der Delhi High Court-Regeln für Patentklagen 2022 abbilden.
• einen Zeugen von der ausstellenden Firma vorlegen, um ein Wesentlichkeitszertifikat nachzuweisen; Gutachten werden nicht automatisch belegt.
• Legen Sie Lizenzvereinbarungen von Drittanbietern an, um die behauptete Frand-Rate zu unterstützen. Wenn die kommerzielle Sensibilität ein Problem darstellt, fordern Sie zu Beginn einen Vertraulichkeitsclub an.
• Für die Zuordnung von Produkt-zu-Ansprüchen die Testprotokolle und die zugrunde liegende Analyse einreichen und sicherstellen, dass der Deponent einer technischen eidesstattlichen Erklärung für das Kreuzverhör erstellt wird.
• Bitten und beweisen Sie die Lizenzbasis unter Bezugnahme auf den Anspruchsumfang, nicht das Endprodukt.

Für Implementierer in den Bereichen Telekommunikation, Elektronik und MedTech-Beschaffungskomponenten von ausländischen Lieferanten wurde die Verteidigung von Abschnitt 107A (B) zu Gunsten der Implementierung geklärt. Ein nach dem Gesetz seines Landes autorisierter ausländischer Verkäufer, der die patentierte Komponente verkauft, löst eine Erschöpfung aus, unabhängig davon, ob der Verkäufer eine formelle Lizenz des indischen Patentinhabers besitzt. Die Dokumentation der Lieferkette, einschließlich Rechnungen, Zollaufzeichnungen und Lieferantenberechtigungen, sollte zum Zeitpunkt der Einfuhr aufbewahrt werden.

Unter den bisher abgegebenen indischen SEP-Urteilen (Ericsson gegen Lava, Philips gegen Sukesh Behl, Philips gegen Bathla und Bansal gegen Philips) haben sich nun zwei gegen den Patentinhaber gerichtet. Anhängige Pro-Tem-Einlagenanträge werden im Schatten dieser Entscheidung argumentiert.

wo dies die indische sep jurisprudenz hinterlässt

Die Disziplin der Division Bench steht im Einklang mit ihrem Ansatz in Zydus Lifesciences, wo sie eine einstweilige Verfügung wegen fehlender Produkt-zu-Anspruch-Mapping umkehrte. Zusammenfassend signalisieren die beiden Entscheidungen, dass der High Court in Delhi keine Annahmen in Patentstreitigkeiten akzeptiert, wenn Beweise erforderlich sind. SEP-Fälle unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht von anderen Patentverletzungsansprüchen: Jeder Schritt der Handlungsursache, von der Wesentlichkeit über die Verletzung bis Frand, muss durch Beweise belegt werden, die den Standards des Patentgesetzes und des Beweisgesetzes entsprechen.

Das Urteil verunsichert Intex oder das frühere SEP-Rahmen nicht. Es wendet diesen Rahmen auf eine Aufzeichnung an, in der der Patentinhaber die Beweismittel, die das Framework erfordert, nicht eingereicht hat. SEP-Inhaber, die sich auf die Geltendmachung ihrer Patente in Indien vorbereiten, müssen ihre Beweisaufzeichnung vor der Klage erstellen.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur der allgemeinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar. Die Leser sollten einen qualifizierten Berater für fallspezifische Anleitungen konsultieren.