| 간단 답변 |
| PCT 국제단계에서 국제조사기관(ISA)이 발명의 단일성 결여를 지적하더라도 인도 특허청은 그에 구속되지 않습니다. 인도 특허청은 국내단계에서 단일성을 독자적으로 심사합니다. 인도는 국내단계 진입 시 조사되지 않은 발명을 자동으로 취하된 것으로 보지 않습니다. PCT 명세서에 개시된 사항은 분할출원 전략에 계속 활용할 수 있습니다. 2024년 특허(개정) 규칙(Patents (Amendment) Rules 2024)으로 신설된 2003년 특허규칙(Patents Rules 2003) 규칙 13(2A)에 따라, 최초 청구범위에 한정되지 않고 명세서 어디에든 개시된 사항을 근거로 분할출원을 할 수 있습니다. |
인도 진입 전 ISA의 단일성 지적이 의미하는 바
국제조사기관(ISA)이 PCT 출원에 발명의 단일성이 없다고 판단하면 PCT 규칙 40에 따른 통지를 발송하고, 최초 발명을 초과하는 각 발명에 대해 추가 조사 수수료를 납부하도록 출원인에게 요구합니다. 이때 출원인에게는 세 가지 선택지가 있습니다. 추가 수수료를 납부하여 모든 발명의 조사를 받거나, 청구범위를 하나의 발명으로 한정하여 한 건의 조사로 진행하거나, 이의를 제기하면서 납부한 뒤 이의 절차를 통해 ISA의 판단을 다투는 것입니다.
각 선택은 인도 국내단계에도 영향을 미칩니다. 추가 수수료를 납부한 출원인은 여러 발명에 대한 조사 결과를 가지고 있습니다. 납부하지 않은 출원인의 국제조사보고서는 선택한 발명만 다루며 나머지 발명은 조사되지 않은 상태입니다. 제2장 심사 절차를 청구서를 통해 이용한 출원인은 국제예비심사기관(IPEA)으로부터 견해서를 받았지만, 그 견해는 국내단계에서 참고 가치만 있습니다.
그러나 이러한 선택 중 어느 것도 인도에서의 취급을 결정하지는 않습니다. ISA의 단일성 판단과 국제단계에서 이루어진 한정은 인도 특허청(IPO)을 구속하지 않습니다. 국내단계는 새로 시작됩니다.
IPO는 단일성을 다시 심사하는가, 아니면 ISA의 판단을 따르는가
IPO는 단일성을 독자적으로 다시 심사합니다. PCT 제27조(1) 및 제27조(4)에 따라 각 지정관청은 발명의 단일성에 대해 자체 견해를 형성합니다. PCT 국내단계 출원에서 IPO는 통상 PCT 규칙 13의 기준을 적용합니다. 즉 청구범위가 하나의 발명 또는 선행기술에 대한 기여를 정하는 하나 이상의 특별한 기술적 특징으로 연결된 단일한 일반적 발명 개념의 발명군에 관한 것이어야 합니다. 인도의 관련 법적 근거는 1970년 특허법 제16조와 특허규칙입니다.
이러한 독립성은 포트폴리오 관리에 중요합니다. 국제조사를 받지 않은 발명이 그것만으로 국내단계 진입 시 소멸하지는 않습니다. 두 경우를 구분해야 합니다. 추가 ISA 수수료를 납부하지 않아 단지 조사되지 않은 발명과, 국내단계 진입 전에 PCT 제19조 또는 제34조에 따라 출원에서 의도적으로 보정하여 삭제한 청구항입니다. 전자는 국내단계 진입 시 자동으로 소멸하지 않으며, 그 기초가 되는 개시 사항은 특히 분할출원 전략에 계속 활용할 수 있습니다. 후자는 특허규칙 규칙 20에 따른 국내단계 진입 서류의 일부가 되는 제19조 또는 제34조 보정 기록에 의해 처리됩니다.
| 인도는 조사되지 않은 발명을 자동으로 취하된 것으로 보지 않습니다. |
| 일부 관할권과 달리 인도는 국제조사 대상이 되지 않은 발명을 추가 국내 수수료가 납부되지 않는 한 취하된 것으로 간주하는 규정으로 PCT 제17조(3)(b) 또는 제34조(3)(c)를 적용하지 않습니다. 단일성 결여 지적에 따라 ISA가 조사를 한정한 경우에도, 조사되지 않은 발명이 PCT 명세서에 개시되어 있었다면 인도 특허청에 분할출원을 하여 계속 추구할 수 있습니다. |
IPO는 1970년 특허법 제11B조에 따른 심사청구 후 국내단계 출원을 심사할 때 접수된 청구범위를 평가합니다. 청구범위가 둘 이상의 발명에 관한 것이라고 IPO가 판단하면 단일성 거절이유를 최초 심사보고서(FER)에서 통지합니다. 이는 ISA가 그렇게 말했기 때문이 아니라 IPO 자체의 판단에 따른 것입니다. IPO가 다른 결론에 이를 수도 있습니다. 국제단계에서 추가 수수료를 납부하여 두 발명의 조사를 받은 출원인이 IPO로부터 단일성 지적을 전혀 받지 않을 수도 있고, 다른 이유로 받을 수도 있습니다. 국제조사보고서는 IPO의 심사에 참고가 되지만 심사를 좌우하지는 않습니다.
IPO가 최초 심사보고서에서 단일성 거절이유를 통지한 경우
최초 심사보고서의 발명의 단일성 지적은 보통 청구범위에서 확인된 복수의 발명을 특정하고 출원인에게 대응을 요구합니다. 출원인은 특허규칙 규칙 24B(4)에 따라 FER 발송일부터 6개월 이내에 응답해야 합니다. 이 기간은 소정의 수수료와 함께 서식 4(Form 4)로 청구하면 3개월 연장할 수 있으나, 연장은 자동이 아니며 기간 만료 전에 청구해야 합니다.
이용할 수 있는 대응은 세 가지입니다. 첫째, 단일성이 존재한다고 주장할 수 있습니다. 즉 모든 청구항이 선행기술에 대한 기여를 이루는 특별한 기술적 특징을 통해 하나의 일반적 발명 개념으로 연결되어 있다고 주장하는 것입니다. 이 주장은 ISA가 좁은 형식적 해석에 근거하여 지적했고 출원인이 기술적 연관성을 보여줄 수 있는 경우에 성공할 수 있습니다. 둘째, 단일성을 해치는 청구항을 삭제하여 청구범위를 하나의 발명 개념 안으로 한정하는 보정을 할 수 있습니다. 이 단계의 보정은 1970년 특허법 제59조의 규율을 받습니다. 이 조는 권리포기, 정정 또는 설명에 의한 보정만 허용하며, 출원 당시 서류에 실질적으로 개시되지 않은 사항을 청구하거나 기재하는 것, 또는 어느 청구항의 범위를 확대하는 것은 허용하지 않습니다.
세 번째 선택지는 유지하는 발명에서 벗어난 청구항에 대해 제16조에 따라 분할출원을 하는 것입니다. 이렇게 하면 제외된 사항을 포기하지 않고 유지할 수 있습니다. 분할출원은 모출원의 우선일을 승계하며 별도의 심사청구를 모출원의 우선일부터 31개월 이내 또는 분할출원의 출원일부터 6개월 이내 중 늦은 날까지 해야 합니다(2024년 특허(개정) 규칙에 의해 개정된 규칙 24B).
PCT 단일성 지적 이후 인도에서의 분할출원
1970년 특허법 제16조는 특허 부여 전이라면 언제든지, 임의로 또는 청구범위가 둘 이상의 발명에 관한 것이라는 심사관(Controller)의 단일성 거절이유를 해소하기 위해 출원인이 분할출원을 할 수 있도록 허용합니다. 분할출원은 모출원과 함께 제출된 완전명세서에 실질적으로 개시되지 않은 사항을 포함해서는 안 됩니다. 제16조(2)가 이 한계를 명확히 정하고 있습니다.
2024년 3월까지 인도 실무에서는 임의 분할출원을 원하는 출원인에게 추가적인 장애가 있었습니다. IPO는 한때 모출원의 청구범위에서 복수의 발명이 식별되어야 한다고 요구했습니다. 명세서에 개시되어 있으나 청구범위에는 반영되지 않은 사항은 분할의 근거로서 거절되는 일이 많았습니다. 이는 특히 인도 국내단계에 진입하는 PCT 출원인, 즉 선택되지 않은 발명이 명세서에는 개시되어 있었으나 유효한 청구범위에는 포함되지 않았던 출원인에게 큰 문제였습니다.
2024년 특허(개정) 규칙(G.S.R. 211(E), 2024년 3월 15일)으로 신설된 2003년 특허규칙의 규칙 13(2A)는 이 점을 크게 강화하고 명확히 했습니다. 규정은 다음과 같습니다. “특허 출원인은 원하는 경우 가명세서 또는 완전명세서에 개시된 발명, 또는 제16조에 따라 제출된 분할출원과 관련하여 제16조에 따른 하나 이상의 추가 출원을 할 수 있다.” 이 개정은 발명의 복수성이 청구범위뿐 아니라 명세서에서도 확인될 수 있다고 판시한 델리 고등법원 합의부(Division Bench)의 Syngenta Limited v. Controller of Patents and Designs(2023년) 판결에 인도 실무를 맞추는 것입니다. PCT 출원인에게는 PCT 명세서에 개시되었으나 청구된 적이 없거나 국내단계 진입 시 유효한 청구범위에 포함되지 않았던 선택되지 않은 발명도 인도에서 분할출원의 근거가 될 수 있다는 뜻입니다.
| 2024년 3월 15일부터 시행된 규칙 13(2A). |
| 선택되지 않은 발명이 명세서에 개시되었으나 청구된 적이 없는 PCT 출원인은 이제 그 명세서 개시를 근거로 인도에서 분할출원을 할 수 있습니다. 다만 분할출원은 모출원의 최초 개시를 넘는 사항을 포함해서는 안 되며 발명의 진정한 복수성을 반영해야 합니다. |
변경 사항은 아래 표와 같습니다.
| 2024년 3월 이전 | 2024년 3월 이후(규칙 13(2A)) | |
| 임의 분할출원의 근거 | 복수성이 모출원의 청구범위에서 확인되어야 함 | 복수성이 명세서(가명세서 또는 완전명세서) 또는 앞선 분할출원에 나타나면 충분함 |
| 개시되었으나 청구되지 않은 선택되지 않은 PCT 발명 | IPO에 의한 거절 위험이 높음 | 법령으로 뒷받침됨 |
| 시기 | 모특허 부여 전 | 모특허 부여 전(변경 없음) |
주의해야 할 시기상의 점이 하나 있습니다. 모출원이 특허 부여, 거절 또는 포기된 후에는 분할출원을 할 수 없습니다. FER에서 단일성 거절이유를 받은 출원인은 모출원이 특허 부여로 진행된 후가 아니라 응답하는 시점에 분할출원 여부를 검토해야 합니다.
인도 진입 전과 진입 시 해외 대리인이 확인할 사항
국제단계에서 ISA로부터 단일성 지적을 받은 PCT 출원을 인도 국내단계에 진입시키도록 인도 특허대리인에게 지시하는 해외 대리인은 인도 진입 전에 다음을 확인해야 합니다.
첫째, 국제단계에서 조사되지 않았거나 심사되지 않은 모든 발명을 식별하십시오. 여기에는 추가 ISA 수수료가 납부되지 않은 발명과 IPEA의 심사 범위 밖에 있던 발명이 포함됩니다. PCT 명세서에 개시되어 있었다면 모두 인도 분할출원 전략에 계속 활용할 수 있습니다.
둘째, 단지 조사되지 않은 발명과 PCT 제19조 또는 제34조에 따라 출원에서 의도적으로 보정하여 삭제한 청구항을 구분하십시오. 전자는 취하된 것으로 간주되지 않고 국내단계에 진입하지만, 진입 시의 청구범위와 단일성 거절이유 및 제59조 보정 제한을 포함한 심사를 계속 받습니다. 후자는 보정 기록에 의해 처리됩니다. 인도 국내단계 진입은 진입 시 유효한 제19조 및 제34조 보정을 반영하며, 그 보정으로 삭제된 청구항은 모출원에서 자동으로 복원되지 않습니다. 다만 기초가 되는 개시는 규칙 13(2A)와 함께 제16조에 따른 분할출원을 계속 뒷받침할 수 있습니다.
셋째, FER이 발행되기 전에 현지 대리인에게 분할출원 선택지를 조언하십시오. 심사 전의 임의 분할출원에서는 출원인이 출원별로 청구범위를 선택합니다. FER의 단일성 거절이유에 대응하는 분할출원은 심사관의 발명 구분을 따릅니다. 둘 다 제16조에서 허용되지만 전략적 위치가 다릅니다.
PCT 명세서에 복수의 발명이 개시되어 있으나 국제단계에서 조사되지 않았다면, 특히 서로 다른 상업적 실시 형태가 식별될 때에는 최초 심사보고서가 발행되기 전에 하나 이상의 임의 분할출원을 하는 것을 검토하십시오. 그러면 심사관의 단일성 판단에 의존하지 않고 포트폴리오 전반에서 청구범위를 주도적으로 구성할 수 있습니다.
넷째, IPO의 발명의 단일성 판단은 ISA 또는 IPEA의 판단과 독립적임을 유념하십시오. 국제단계 이의 절차에서 인정된 주장은 인도에서 구속력이 없지만 설득 자료로 인용할 수 있습니다. 적용되는 틀은 IPO 심사관이 진입 시의 청구범위에 적용하는 PCT 규칙 13입니다.
자주 묻는 질문
IPO는 두 국제조사보고서를 모두 고려하지만 그에 구속되지 않습니다. 조사보고서는 심사에 참고가 될 뿐 결과를 결정하지 않습니다. IPO가 다른 단일성 결론에 이를 수도 있고 단일성 거절이유를 전혀 통지하지 않을 수도 있습니다.
PCT 명세서에 개시되었으나 조사되지 않은 사항은 인도에서 분할출원의 근거로 계속 활용할 수 있습니다. 분할출원 전략에서 중요한 것은 ISA 앞에서 발명이 선택되었는지가 아니라 명세서에 개시되어 있는지입니다. 국내단계 진입 전에 제19조 또는 제34조 보정으로 청구항을 의도적으로 삭제했다면 보정 기록에 따라 결론이 달라집니다.
예, 2024년 3월 15일부터 가능합니다. 2024년 특허(개정) 규칙으로 신설된 특허규칙 규칙 13(2A)는 가명세서 또는 완전명세서에 개시된 발명을 근거로 한 분할출원을 청구 여부와 관계없이 명시적으로 허용합니다. 분할출원은 발명의 진정한 복수성을 반영해야 하며 모출원의 최초 개시를 넘는 사항을 포함해서는 안 됩니다.
단일성이 존재한다는 주장은 가능하며 성공하기도 합니다. 출원인은 모든 청구항이 선행기술에 대한 기여를 이루는 하나 이상의 특별한 기술적 특징을 통해 하나의 일반적 발명 개념을 공유함을 보여야 하며, 이는 PCT 규칙 13.2의 발명의 단일성 기준을 충족하는 것입니다. 분할출원만이 방법은 아닙니다. 청구항 간의 기술적 관계가 진정하고 방어할 수 있다면 FER 응답에서 단일성을 주장하는 편이 더 효율적인 경우가 많습니다. 해당 기술 분야에서 IPO의 심사 실무를 잘 아는 현지 대리인이 그 주장의 강도를 평가하기에 가장 좋습니다.
제16조에 따른 분할출원은 모출원이 계속 중인 한 특허 부여 전이라면 언제든지 할 수 있습니다. 분할출원 자체에 대해서는 모출원의 우선일부터 31개월 이내 또는 분할출원의 출원일부터 6개월 이내 중 늦은 날까지 심사청구를 해야 합니다(2024년 특허(개정) 규칙에 따름).
이 글은 2026년 4월 현재의 인도 특허법과 절차를 반영합니다. PCT 국내단계 출원에 대한 인도 특허청의 실무를 다룹니다. 구체적인 사실관계에 대한 법률 자문을 받으시기 바랍니다.