印度是全球对申请后修改限制最严格的司法管辖区之一。大多数PCT缔约国允许申请人提交修改后的权利要求进入国家阶段。而在印度,IPO实践要求国家阶段的申请必须与申请日公开的WIPO记录完全一致,仅有一项例外:删除权利要求。
除权利要求合并、缩小范围、重组或对说明书或附图的任何更改外,所有其他修改都必须在专利申请提交后进行。提交后的修改则受以下规定约束: 1970年《专利法》第59条这施加了严格的范围限制。这些限制意味着印度必须将修正决定提前到国际阶段,而不是国内阶段,才能实现有意义的权利要求调整。
本指南概述了印度在《专利合作条约》(PCT)国家阶段进行修订的三个阶段:根据PCT第19条和第34条进行的国际阶段;根据PCT第34条进行的入境阶段;以及根据PCT第34条进行的入境阶段。 2003年专利规则第20条以及根据第59条进行的入境后起诉。每个阶段的范围、时间安排和后果都各不相同。要在印度正确处理PCT国家阶段的修正案,就需要了解每项决定属于哪个阶段。
有关印度的详细论述 国家阶段进入要求 有关截止日期(包括 2024 年 RFE 规则),请参阅我们的专门指南。
第一阶段:国际阶段:您进行实质性索赔调整的唯一窗口
在 PCT 申请进入任何国家阶段之前,有两项规定允许在国际阶段进行实质性修改: 第十九条和第三十四条. 对于目标市场为印度的申请人而言,这些并非可有可无的审查工具。它们是申请人在《专利法》第59条严格的上限生效前,使其权利要求符合印度专利性标准的唯一机会。
第十九条:仅限索赔,一次机会
收到国际检索报告(ISR)和书面意见后,申请人有一次机会根据《专利申请法》第19条修改权利要求。修改期限为自优先权日起16个月或自国际检索报告送达之日起2个月,以较晚者为准。修改无需缴纳任何费用。修改必须提交国际局(IB),而非受理局或国际检索单位。
修改后的权利要求与原始权利要求一同公布,这意味着两套权利要求均保留在世界知识产权组织(WIPO)的记录中,并构成印度审查员可见的审查历史的一部分。之后,可以参考原始权利要求的范围来评估在印度进行的入境后第59条修改是否仍包含在提交的权利要求范围内。
第19条仅限于权利要求:它允许申请人修改权利要求,但不能用于修改说明书或附图。如果ISR中引用的现有技术需要调整支持实施例,或者需要重构权利要求语言以解决印度特有的可专利性问题,则仅靠第19条是不够的。
第三十四条:大多数申请人未充分利用的印度专用备考工具
第34条仅适用于提交第二章国际初步审查请求的申请人。该请求必须在国际初步审查报告和书面意见送达之日起三个月内,或自优先权日起22个月内(以较晚者为准)提交。与第19条不同,第34条允许修改权利要求、说明书和附图,但修改不得引入超出原始公开内容的新内容。
对于面临第3(d)条风险的药品申请人(该条款涵盖已知物质的新形式,但未增强疗效),以及面临第3(k)条风险的软件申请人(该条款涵盖数学方法、算法和计算机程序本身),第34条是这些申请人在进入印度市场前解决印度特有问题的最直接途径。
根据第二章发布的书面意见并未直接提出第3条规定的异议;这些异议是在印度审查过程中提出的。然而,书面意见中关于新颖性和创造性的论证可用于预先判断并解决第3条规定的异议,从而形成一份审查记录,供印度律师在审查过程中使用。
利用《条约》第34条窗口构建针对印度的特定定位的做法被系统性地低估了:大多数申请人将第二章视为一般的选择,而不是针对在印度进行PCT国家阶段审查的有针对性的准备。 国际阶段与国家阶段的区别 这正是这种准备工作的价值所在。一旦申请进入印度,修改次数上限就会大幅下降。与允许辅助请求的欧洲专利局(EPO)或允许继续申请的美国专利商标局(USPTO)不同,印度不提供类似的入境后灵活性。
在PCT阶段做出的权利要求架构决策也会对印度产生深远影响。如果印度是目标管辖区,那么在最初的PCT申请文件中包含多种独立的权利要求类型(例如产品、方法、组合物和装置),将使印度律师在PCT第59条规定的范围上限下有更多发挥空间。应在最初的说明书中拟定应对印度可能出现的范围缩小的备选方案,而不是事后添加。
世界知识产权组织公开记录限制:申请前核对清单项目
根据第19条或第34条在国际阶段作出的修改,只有在申请生效之日已在世界知识产权组织(WIPO)的记录中公开的情况下,才能反映在印度国家阶段的申请中。这并非形式上的限制,而是具有实际后果的申请限制。
向国际局提交但截至印度专利申请日尚未在世界知识产权组织(WIPO)记录中更新的第19条修正案,不能在专利申请时予以更新。印度知识产权局要求提交的修正案必须与当日在专利局公开的专利信息平台PATENTSCOPE上显示的内容完全一致。
实用建议:在指示印度律师提交申请前,请先在 PATENTSCOPE 上核实 WIPO 记录。如果修改正在等待公布,正确的做法是先进入反映当前公开记录的国家阶段,然后在进入国家阶段后,根据表格 13 提交自愿修改申请。有关正式程序框架,请参阅[此处应插入相关链接]。 WIPO PCT印度申请人指南。
第二阶段:入境时:印度允许和不允许的入境规定
在印度,根据2003年《专利规则》第20条的规定,PCT国家阶段申请必须与世界知识产权组织(WIPO)公开记录中的国际申请完全一致。除删除权利要求外,申请进入国家阶段时,权利要求、说明书、摘要或附图均不得修改。
入境修正参考:印度
| 入口处允许 | 禁止入内 |
| 删除(撤销)权利要求以减少过高的权利要求费用或移除不具备专利性的主题。 与公开的WIPO记录相符的书目信息 第19条或第34条修改的权利要求,但前提是该修改后的权利要求在申请日已在世界知识产权组织(WIPO)的记录中可见。 | 合并、缩小或重组索赔 增加新的索赔或新的限制 对说明或图纸的修改 申请人或发明人姓名/地址变更尚未在世界知识产权组织记录中更新 第19条或第34条修正案待世界知识产权组织公布 |
删除索赔:入境时唯一可行的修改方式
在印度提交PCT国家阶段申请的基本官方费用不高,但超过十项权利要求后,每项权利要求需额外收费。大型实体的额外权利要求费用约为每项12美元,小型实体和初创企业的收费标准较低。
对于包含 30、40 或 50 项权利要求的申请(在医药和技术领域的申请中很常见),超额权利要求的费用在申请时会产生重大影响。在申请时删除某些权利要求可以免除支付这些超额权利要求费用的义务。
在印度明显不具备专利性的权利要求,应在申请时予以删除。这些权利要求包括:根据第3(i)条规定禁止涉及人类和动物治疗方法的治疗方法权利要求;根据第3(h)条规定禁止涉及农业方法的权利要求;以及根据第2(1)(j)条规定禁止涉及产品和方法用途的权利要求。瑞士式权利要求通常会因第3(d)条或第3(e)条的规定,或因缺乏新颖性和创造性而被驳回,而非仅仅依据单一的法律条文。申请人还可以删除某些权利要求,以使印度的权利要求范围与在其他司法管辖区允许或已授予的范围保持一致。
| 申请时权利要求删除:不可逆性规则 |
| 删除的权利要求在后续的任何审查阶段均无法恢复。知识产权局将删除的权利要求视为放弃:该主题被视为已放弃,可供公众使用。这对分案申请具有特定的后续影响。如果母案申请中的权利要求被删除,专利局局长和法院均认为,基于该已放弃主题的分案申请效力会显著降低,并常常被驳回。德里高等法院在勃林格殷格翰国际公司诉专利局局长一案中,运用此原则驳回了一项分案申请,该申请的权利要求源自母案申请中已自愿放弃的主题。关于这一点的法律尚未完全定论,不同专利局局长的处理结果也各不相同,但风险不容忽视。 |
| 实践者指导: 在撤销母案权利要求之前,提交任何分案申请。一旦在申请时删除权利要求,该标的物的分案选择权将大大削弱,并且通常会被驳回。如果将来有可能继续推进已删除标的物的分案申请,则不要删除权利要求。保留权利要求,支付超额费用,并在申请后通过自愿修改来变更专利范围。 |
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修正案参考:三个阶段,三种制度
下表列出了印度PCT国家阶段审查各阶段可获得的信息、各阶段允许的修改类型以及适用的关键限制或截止日期。在规划申请文件时,可将此表作为快速参考。
| 修正阶段 | 允许做什么 | 关键限制/截止日期 |
|---|---|---|
| 国际阶段(第19条/第34条) | 第 19 条:仅修改权利要求。第 34 条:权利要求、说明书和附图(需要第二章请求)。 | 第19条:自优先权日起16个月或自国际审查之日起2个月,以较晚者为准。第34条 请求:自优先权日起22个月或自国际审查之日起3个月。无新事项。 |
| 进入国家阶段(2003 年专利规则第 20 条) | 仅删除权利要求。第19条/第34条的修正案已在世界知识产权组织记录中公开。 | 申请必须与世界知识产权组织(WIPO)的公开记录完全一致。删除的权利要求将永久放弃。删除前请提交分案申请。 |
| 申请后审查(1970 年专利法第 59 条) | 免责声明(范围缩小)、更正(笔误)、解释(澄清)。可通过表格 13 或回复 FER 提交。 | 修改后的权利要求必须完全包含在原申请权利要求的范围内。不得增加任何新事项。范围不得扩大。已撤销的权利要求不得恢复。 |
第三阶段:根据第59条进行的入境后修正
在印度,PCT国家阶段的修改(即进入印度后产生的修改)受1970年《专利法》第57至59条的管辖。第57条规定了相关程序:自愿修改应通过以下方式提交: 表格 13 按规定缴纳费用,或作为对首次审查报告(FER)的回应提交。第59条规定了这些修改可以包含的内容。
三种允许的修改类型
第59(1)条仅允许以免责声明、更正或解释的方式进行修改。每种修改方式均有共同的限制:修改后的权利要求必须完全落在提交时权利要求的范围内,且任何修改均不得引入原始说明书中未公开的主题。
免责声明 指通过添加限制、将从属权利要求合并到独立权利要求中或从权利要求中移除主题来缩小权利要求的范围。这是最常用且最可靠的允许方式。如果说明书中的特征已是原始公开内容的一部分,包括在附图中得到支持的情况下,允许将说明书中的特征添加到独立权利要求中以缩小其范围(Prism Cement Ltd.诉专利局局长案)。
更正 仅限于明显的笔误,不能用于实质性修改。法院一贯认为,更正必须仅限于纠正表达错误,而非起草中的判断失误。
解释 涵盖在不改变权利要求范围的情况下对其进行澄清。在实践中,这是争议最大的类别。以澄清为目的的修改将根据范围测试进行评估:如果其效果是扩大权利要求,即使是无意的,无论其声明意图如何,都将被驳回。
范围检验:法院如何适用
第59条规定的操作性检验标准并非修改类型标签,而是范围效应。德里高等法院在Ovid Therapeutics诉助理主管一案(2024年2月)中的判决具有指导意义:申请人将治疗方法权利要求修改为组合物权利要求,以规避第3(i)条的限制。
法院认为,从原方法权利要求中移除疾病特异性限制,并将其重新表述为组合物权利要求,实际上扩大了权利要求的范围,而非解释或放弃该范围。尽管修改的目的是为了解决专利性异议,但法院仍驳回了该修改。修改的机制本身并不重要,重要的是其对原权利要求范围的影响。
相比之下,德里高等法院在 Allergan 诉 Controller 案(2023 年 1 月)和马德拉斯高等法院在 Starpharma 诉 Assistant Controller 案(2023 年 10 月)中允许对方法进行产品修改,前提是修改后的权利要求得到原始说明书的充分支持,并且范围比原始说明书更窄。
Ovid 和 Allergan 的区别不在于权利要求类型的变更,而在于根据完整的说明书,该修改是否仍在原始公开内容的范围内。有关详细分析,请参阅…… 印度从业者所依赖的第59条修正案请参阅我们的专题文章。
关于适用范围的判例法表明,有一点是不可避免的:入境后可用的更正空间很窄,而且自 2024 年以来,必须使用该空间的程序时间也大大缩短了。
2024 年 RFE 共同截止日期:对修正案规划的意义
对于2024年3月15日或之后提交的申请,必须在最早优先权日起31个月内提交表格18(审查请求),该期限与国家阶段的进入期限相同。这与之前适用于早期申请的48个月的审查请求期限相比,是一项重大变化。在进入国家阶段时提交审查请求可以更早地启动审查,这意味着从进入国家阶段到最终审查结果(FER)之间的时间更短。
提前提交联邦经济评估报告(FER)意味着根据第59条规定,自愿修改申请的窗口期会更早开启。这也意味着申请材料准备就绪以获得拨款的期限会更早开始。
根据《2024年专利(修改)规则》,该期限为自FER日期起6个月,可通过表格4延期3个月。外国律师应在入境时就向印度代理人指示修改策略。等到入境后再制定第59条修改计划,存在审查在收到指示之前就已经开始的风险。
实际指导:如果申请时提出的权利要求需要后续修改,则应在提交申请前制定修改策略,而不是在提交申请后。 错过31个月期限的后果 情况十分严重。鉴于第 59 条款严格的范围上限,在没有周全计划的情况下就进行 FER 审查,会加剧这种风险。
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这对您的申报决定意味着什么
印度的修改制度与美国专利商标局(USPTO)、欧洲专利局(EPO)以及大多数其他主要国家阶段目的地有所不同。对申请初期实质性修改的限制并非程序上的技术性问题,而是决定PCT申请从国际阶段开始如何管理的核心因素。
在印度,PCT国家阶段修正战略受三个决定的影响,需要在进入之前或之时予以关注,而不是之后。
首先,应积极利用《专利法》第19条和第34条规定的窗口期,并将其视为针对印度的具体准备工作,而非通用的权利要求润色,尤其对于可能面临《专利法》第3条风险的医药和软件发明而言更是如此。其次,在委托印度律师之前,务必在PATENTSCOPE上核实WIPO记录,以确保在提交申请时反映正确的权利要求集。第三,在做出权利要求删除决定时,应始终牢记不可逆性原则:任何可能在分案申请中继续进行的主题,都不应在分案申请提交之前删除。
生效后,第59条提供了一定的修正空间,但空间有限。范围检验标准适用严格,判例法也确认,修正背后的意图并不决定其是否合法,而范围效应才是决定因素。
常见问题解答
向国际局提交修正案并不等同于该修正案在世界知识产权组织(WIPO)的记录中公开。从提交到在专利公开平台(PATENTSCOPE)上显示之间存在处理和公布的时间差。
印度IPO惯例要求,印度申请文件必须与申请日世界知识产权组织(WIPO)公开记录中的内容一致,而非与印度招股说明书(IB)存档的内容一致。如果修改尚未公布,则无法在申请文件中体现。
下一步是针对当前公开记录提交 PCT 国家阶段申请,然后在申请提交后根据表格 13 提交自愿修改申请,并以第 19 条的修改为依据。
PCT国家阶段权利要求删除不可逆规则旨在防止这种情况的发生。知识产权局的《实务与程序手册》应用了“未提出权利要求即视为放弃”的原则。
一旦权利要求在申请时被删除,基于该已放弃标的物提出的分案申请将大大削弱其效力,并常常被驳回。法院也曾支持过此类异议。特定专利局局长是否会批准分案申请取决于具体案情和自由裁量权,但其法律依据存在争议,被驳回的风险也确实存在。
超额索赔费的成本是可以预测的;但失去对具有商业意义的主题的分割权的成本却是无法预测的。
不。第59条不允许在印度进入PCT国家阶段后扩大权利要求范围。修改后的权利要求必须完全包含在提交的权利要求范围内。
任何移除限制、扩大权利要求范围或增加超出原权利要求范围的主题的修改申请都将被驳回。无论该修改申请是自愿提交、响应审查通知(FER)还是在听证会上提交,此规定均适用。
这就是为什么在以印度为目标管辖区的原始PCT申请中,权利要求撰写应从一开始就考虑到印度的专利性标准的原因之一。在印度,申请提交后根据第59条进行修改的空间非常有限。
有时可以,但结果取决于说明书的具体内容。德里高等法院在艾尔建案中以及马德拉斯高等法院在星制药案中均允许对组合物进行方法修改,前提是组合物在原始说明书中已得到充分描述,且修改后的权利要求在整体上仍包含在原始权利要求的范围内。
德里高等法院在 Ovid Therapeutics 案中拒绝了同一类别的修改,因为从方法权利要求中删除疾病特定限制实际上扩大了范围,即使其目的是为了克服第 3(i) 条的限制。
决定性因素在于,通读说明书全文后,修改后的组合物权利要求是否完全落入原权利要求的范围内。这需要在提交修改申请前对原说明书进行详细分析。将方法重述为组合物权利要求并非稳妥之策。
是的,但同样的限制也适用。说明书的修改受1970年《专利法》第59条的约束,该条仅允许以免责声明、更正或解释的方式进行修改。修改后的说明书不得引入原始说明书中未公开的新内容,也不得用于扩大权利要求的范围。
在实践中,说明书修改最常见的目的是纠正笔误、使说明书与修改后的权利要求保持一致以消除不一致之处,或澄清技术术语。与某些司法管辖区不同,印度不允许申请人在提交申请后重写说明书以添加新的技术内容或新的实施例。
如果根据第59条对权利要求进行修改后,说明书与权利要求不一致,则应修改说明书以反映缩小后的权利要求范围。如果权利要求缩小后,说明书仍然支持修改前的较宽范围,则审查员可以提出异议。


