Indien zählt weltweit zu den restriktivsten Ländern hinsichtlich nachträglicher Änderungen von Patentansprüchen. In den meisten PCT-Staaten können Anmelder mit geänderten Ansprüchen in die nationale Phase eintreten. In Indien verlangt das indische Patentamt (IPO), dass die Anmeldung in der nationalen Phase exakt dem öffentlich zugänglichen WIPO-Register zum Anmeldetag entspricht, mit einer einzigen Ausnahme: der Streichung von Ansprüchen.
Alle anderen Änderungen, seien es die Zusammenführung, Einschränkung oder Umstrukturierung von Ansprüchen oder jegliche Änderungen der Beschreibung oder der Zeichnungen, müssen bis nach der Anmeldung warten. Änderungen nach der Anmeldung unterliegen dann den folgenden Bestimmungen: Abschnitt 59 des Patentgesetzes von 1970Dies setzt strenge Geltungsbereichsgrenzen. Aufgrund dieser Einschränkungen muss Indien die Änderungsentscheidung in einer früheren Phase erzwingen: Die sinnvolle Angleichung der Ansprüche muss in der internationalen, nicht in der nationalen Phase erfolgen.
Dieser Leitfaden beschreibt die drei Phasen, in denen Änderungen der nationalen Phase des PCT in Indien möglich sind: die internationale Phase gemäß Artikel 19 und Artikel 34 des PCT; der Eintrag selbst gemäß Artikel 34 des PCT; Regel 20 der Patentregeln von 2003und die Strafverfolgung nach Einreise gemäß Paragraph 59. Jede Phase hat einen anderen Umfang, einen anderen Zeitplan und andere Konsequenzen. Um die Änderungen der nationalen Phase des PCT in Indien korrekt umzusetzen, muss man wissen, zu welcher Phase jede Entscheidung gehört.
Für eine detaillierte Behandlung Indiens Voraussetzungen für den Eintritt in die nationale Phase Informationen zu Fristen, einschließlich der RFE-Regelung von 2024, finden Sie in unserem entsprechenden Leitfaden.
Phase 1: Die internationale Phase: Ihre einzige Chance zur Angleichung der materiellen Ansprüche
Bevor ein PCT-Antrag in die nationale Phase eintritt, ermöglichen zwei Bestimmungen inhaltliche Änderungen während der internationalen Phase: Artikel 19 und Artikel 34. Für Anmelder, die Indien als Zielmarkt anvisieren, sind dies keine optionalen Instrumente des Patentierungsverfahrens. Sie stellen die einzige Möglichkeit dar, die Ansprüche an die indischen Patentierbarkeitsstandards anzupassen, bevor die strikte Obergrenze gemäß Abschnitt 59 greift.
Artikel 19: Nur Ansprüche, eine Chance
Nach Erhalt des Internationalen Recherchenberichts (ISR) und der schriftlichen Stellungnahme hat der Anmelder einmalig die Möglichkeit, die Ansprüche gemäß Artikel 19 zu ändern. Die Frist hierfür beträgt 16 Monate ab dem Prioritätstag oder zwei Monate ab dem Datum der Übermittlung des ISR, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt. Es fallen keine Gebühren an. Änderungen sind beim Internationalen Büro (IB) einzureichen, nicht beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde.
Die geänderten Ansprüche werden zusammen mit den ursprünglichen Ansprüchen veröffentlicht, sodass beide Anspruchssätze in den WIPO-Akten verbleiben und Teil der Prüfungshistorie sind, die indischen Prüfern zugänglich ist. Der ursprüngliche Schutzumfang kann später herangezogen werden, um zu beurteilen, ob eine nach dem Patenteintritt in Indien vorgenommene Änderung gemäß Abschnitt 59 weiterhin unter die eingereichten Ansprüche fällt.
Artikel 19 beschränkt sich ausschließlich auf Patentansprüche: Er erlaubt zwar die Änderung von Patentansprüchen, jedoch nicht die Änderung der Beschreibung oder der Zeichnungen. Wenn der im ISR zitierte Stand der Technik eine Anpassung der unterstützenden Ausführungsformen erfordert oder die Formulierung der Patentansprüche aufgrund eines spezifischen Problems der Patentierbarkeit in Indien umstrukturiert werden muss, ist Artikel 19 allein nicht ausreichend.
Artikel 34: Das indienspezifische Vorbereitungsinstrument, das die meisten Antragsteller zu wenig nutzen
Artikel 34 steht nur Anmeldern zur Verfügung, die einen Antrag nach Kapitel II auf internationale vorläufige Prüfung stellen. Der Antrag muss spätestens drei Monate nach Übermittlung des ISR und der schriftlichen Stellungnahme oder 22 Monate nach dem Prioritätstag gestellt werden, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt. Im Gegensatz zu Artikel 19 erlaubt Artikel 34 die Änderung der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen, jedoch unter der Voraussetzung, dass die Änderungen keine neuen Sachverhalte über die ursprüngliche Offenbarung hinaus einführen.
Für pharmazeutische Antragsteller, die einem Risiko gemäß Abschnitt 3(d) ausgesetzt sind (neue Formen bekannter Substanzen ohne verbesserte Wirksamkeit), und für Software-Antragsteller, die einem Risiko gemäß Abschnitt 3(k) ausgesetzt sind (mathematische Methoden, Algorithmen und Computerprogramme an sich), ist Artikel 34 der direkteste Weg, um indienspezifische Bedenken vor der Markteinführung auszuräumen.
Die schriftliche Stellungnahme gemäß Kapitel II behandelt nicht direkt Einwände nach § 3; diese ergeben sich erst im Rahmen des indischen Patentprüfungsverfahrens. Die Begründung der Stellungnahme zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit kann jedoch genutzt werden, um Einwände nach § 3 vorwegzunehmen und ihnen präventiv zu begegnen. Dadurch entsteht eine Verfahrensdokumentation, die der indische Anwalt während der Beweisaufnahme verwenden kann.
Die Nutzung des Artikel-34-Fensters zur Entwicklung einer indienspezifischen Positionierung wird systematisch zu wenig genutzt: Die meisten Anmelder behandeln Kapitel II als allgemeine Wahlmöglichkeit und nicht als gezielte Vorbereitung auf die nationale Phase des PCT-Verfahrens in Indien. Unterscheidung zwischen der internationalen Phase und der nationalen Phase Genau das macht diese Vorbereitung so wertvoll. Sobald die Anmeldung in Indien eingereicht wird, sinkt die Anzahl der möglichen Änderungen rapide. Anders als das EPA, das Hilfsanträge zulässt, oder das USPTO, das die Fortsetzung des Verfahrens ermöglicht, bietet Indien keine vergleichbare Flexibilität nach der Anmeldung.
Entscheidungen zur Patentanspruchsarchitektur, die im PCT-Verfahren getroffen werden, haben auch in Indien weitreichende Folgen. Wenn Indien als Zielland angegeben ist und mehrere unabhängige Anspruchsarten (Produkt, Verfahren, Zusammensetzung und Gerät) in der ursprünglichen PCT-Anmeldung enthalten sind, bietet dies indischen Anwälten mehr Spielraum im Rahmen der auf dem Schutzumfang basierenden Obergrenze gemäß Abschnitt 59. Ausweichabhängigkeiten, die die in Indien voraussichtlich erforderliche Einschränkung vorwegnehmen, sollten in die ursprüngliche Patentschrift aufgenommen und nicht nachträglich hinzugefügt werden.
Die WIPO-Beschränkung für öffentliche Aufzeichnungen: Ein Punkt auf der Checkliste vor der Einreichung
Änderungen, die während der internationalen Phase gemäß Artikel 19 oder Artikel 34 vorgenommen wurden, können in der nationalen Phase des indischen Patentantrags nur dann berücksichtigt werden, wenn sie am Tag des Eingangs öffentlich im WIPO-Register einsehbar sind. Dies ist keine Formalität, sondern eine Anmeldebedingung mit realen Konsequenzen.
Eine gemäß Artikel 19 beim IB eingereichte, aber zum Zeitpunkt des indischen Patenteintritts noch nicht im WIPO-Register erfasste Änderung kann nicht berücksichtigt werden. Das indische Patentamt verlangt, dass die Anmeldung exakt mit den zu diesem Zeitpunkt öffentlich auf PATENTSCOPE einsehbaren Daten übereinstimmt.
Praktische Anweisung: Prüfen Sie den WIPO-Eintrag auf PATENTSCOPE, bevor Sie Ihren indischen Anwalt mit der Einreichung beauftragen. Steht eine Änderung noch aus, ist der korrekte Weg, zunächst in die nationale Phase einzutreten, die den aktuell öffentlichen Stand widerspiegelt, und anschließend eine freiwillige Änderung gemäß Formular 13 einzureichen. Den offiziellen Verfahrensrahmen finden Sie unter [Link einfügen]. Leitfaden für Antragsteller des WIPO PCT für IndienDie
Phase 2: Bei der Einreise: Was Indien erlaubt und was nicht.
Zum Zeitpunkt des Eintritts in die nationale Phase des PCT-Verfahrens in Indien verlangt die Praxis des indischen Patentamts (IPO) gemäß Regel 20 der Patentregeln von 2003, dass die nationale Anmeldung exakt der internationalen Anmeldung entspricht, wie sie im WIPO-Register öffentlich zugänglich ist. Änderungen an den Patentansprüchen, der Beschreibung, der Zusammenfassung oder den Zeichnungen sind bei Eintritt nicht zulässig, mit einer Ausnahme: der Streichung von Patentansprüchen.
Bezugnahme auf die Einreiseänderung: Indien
| Zutritt gestattet | Einlass verboten |
| Löschung (Stornierung) von Ansprüchen zur Reduzierung überhöhter Anspruchsgebühren oder zur Entfernung nicht patentfähiger Gegenstände Bibliografische Angaben, die mit dem öffentlich zugänglichen WIPO-Datensatz übereinstimmen geänderte Ansprüche gemäß Art. 19 oder Art. 34, jedoch nur, wenn diese zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits in den WIPO-Unterlagen sichtbar sind. | Zusammenlegung, Einschränkung oder Umstrukturierung von Ansprüchen Hinzufügen neuer Ansprüche oder neuer Einschränkungen Änderungen der Beschreibung oder der Zeichnungen Namens-/Adressänderungen des Anmelders oder Erfinders, die noch nicht in den WIPO-Unterlagen erfasst sind Änderungen gemäß Artikel 19 oder Artikel 34 stehen noch aus (Veröffentlichung durch die WIPO). |
Löschung des Anspruchs: Die einzige bei der Anmeldung verfügbare Änderung.
Die offizielle Grundgebühr für die Einreichung einer PCT-Anmeldung in der nationalen Phase in Indien ist moderat, jedoch fallen für jede weitere Anmeldung über zehn hinaus Gebühren an. Diese Gebühren betragen für große Unternehmen etwa 12 US-Dollar pro Anmeldung, während für kleine Unternehmen und Startups niedrigere Gebühren gelten.
Bei Anmeldungen mit 30, 40 oder 50 Ansprüchen, wie sie in der Pharma- und Technologiebranche üblich sind, sind die Mehrkosten für die Ansprüche bei der Anmeldung wesentlich. Durch die Löschung der Ansprüche bei der Anmeldung entfällt die Pflicht zur Zahlung dieser Mehrkosten.
Ansprüche, die in Indien eindeutig nicht patentierbar sind, können bei der Anmeldung gestrichen werden. Dazu gehören: Behandlungsverfahrensansprüche gemäß § 3(i), der Behandlungsverfahren für Menschen und Tiere ausschließt; landwirtschaftliche Verfahrensansprüche gemäß § 3(h); und Gebrauchsansprüche gemäß § 2(1)(j), der den patentierbaren Gegenstand auf Produkte und Verfahren beschränkt. Ansprüche nach Schweizer Art werden in der Regel gemäß § 3(d) oder 3(e) oder aufgrund mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit angefochten, anstatt aufgrund einer einzelnen gesetzlichen Bestimmung. Anmelder können Ansprüche auch streichen, um den indischen Anspruchskatalog an den in anderen Ländern zulässigen oder erteilten Schutzumfang anzupassen.
| Löschung von Ansprüchen bei der Anmeldung: Die Regel der Unwiderrufbarkeit |
| Gelöschte Ansprüche können in keinem späteren Verfahrensstadium wiederhergestellt werden. Das Patentamt behandelt gelöschte Ansprüche als aufgegeben: Der Gegenstand gilt als aufgegeben und steht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Dies hat insbesondere Auswirkungen auf Teilanmeldungen. Werden Ansprüche in einer Stammanmeldung gelöscht, haben Patentämter und Gerichte entschieden, dass eine auf diesem aufgegebenen Gegenstand basierende Teilanmeldung erheblich geschwächt und häufig zurückgewiesen wird. Das Oberste Gericht von Delhi wandte diesen Grundsatz im Fall Boehringer Ingelheim International gegen den Patentamtsleiter an, um eine Teilanmeldung zurückzuweisen, deren Ansprüche auf freiwillig aufgegebenem Gegenstand der Stammanmeldung beruhten. Die Rechtslage ist in diesem Punkt noch nicht abschließend geklärt, und die Ergebnisse variieren je nach Patentamt, das Risiko ist jedoch erheblich. |
| Die Anweisung für den Praktiker: Reichen Sie eine Teilanmeldung ein, bevor Sie Ansprüche der Stammanmeldung löschen. Sobald Ansprüche bei der Anmeldung gelöscht werden, ist die Möglichkeit einer Teilanmeldung für diesen Gegenstand erheblich eingeschränkt und wird häufig abgelehnt. Besteht die Möglichkeit, den gelöschten Gegenstand später weiter zu verfolgen, löschen Sie die Ansprüche nicht. Behalten Sie die Ansprüche bei, zahlen Sie die zusätzliche Gebühr und klären Sie den Schutzumfang durch eine freiwillige Änderung nach der Anmeldung. |
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Änderungshinweis: Drei Phasen, drei Regime
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Möglichkeiten in den einzelnen Phasen des nationalen PCT-Verfahrens in Indien, die jeweils zulässigen Änderungsarten sowie die wichtigsten Fristen und Einschränkungen. Nutzen Sie diese Tabelle als Kurzübersicht für Ihre Antragsplanung.
| Änderungsphase | Was ist erlaubt? | Wichtigste Einschränkung / Frist |
|---|---|---|
| Internationale Phase (Art. 19 / Art. 34) | Art. 19: Nur Anspruchsänderungen. Art. 34: Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen (erfordert Anspruch nach Kapitel II). | Art. 19: innerhalb von 16 Monaten ab Priorität oder 2 Monaten ab ISR, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt. Art. 34: Aufforderung: innerhalb von 22 Monaten ab Priorität oder 3 Monaten ab ISR. Keine neue Angelegenheit. |
| Bei Eintritt in die nationale Phase (Regel 20, Patentregeln 2003) | Lediglich die Löschung von Ansprüchen. Die Änderungen gemäß Art. 19 / Art. 34 sind bereits öffentlich in den WIPO-Akten einsehbar. | Der Antrag muss exakt mit den öffentlichen Aufzeichnungen der WIPO übereinstimmen. Gelöschte Ansprüche werden endgültig verwirkt. Vor dem Löschen ist eine Teilungsklage einzureichen. |
| Nachträgliche Verfolgung (Abschnitt 59, Patentgesetz 1970) | Haftungsausschluss (Einschränkung), Berichtigung (Schreibfehler), Erläuterung (Klarstellung). Über Formular 13 oder als Antwort auf FER. | Geänderte Ansprüche müssen vollständig in den Schutzbereich der ursprünglich eingereichten Ansprüche fallen. Es dürfen keine neuen Sachverhalte hinzugefügt werden. Der Schutzbereich darf nicht erweitert werden. Gelöschte Ansprüche können nicht wiederhergestellt werden. |
Phase 3: Änderungen nach dem Inkrafttreten gemäß Abschnitt 59
Änderungen im Rahmen der nationalen Phase des PCT in Indien, die nach dem Patenteintritt erfolgen, unterliegen den Paragraphen 57 bis 59 des indischen Patentgesetzes von 1970. Paragraph 57 regelt das Verfahren: Freiwillige Änderungen werden eingereicht mit Formular 13 mit der vorgeschriebenen Gebühr oder als Reaktion auf einen ersten Prüfungsbericht (FER) eingereicht. Abschnitt 59 definiert, was diese Änderungen enthalten dürfen.
Die drei zulässigen Änderungsarten
Gemäß § 59(1) sind Änderungen nur in Form von Haftungsausschluss, Berichtigung oder Erläuterung zulässig. Jede dieser Arten unterliegt einer gemeinsamen Beschränkung: Die geänderten Ansprüche müssen vollständig im Schutzbereich der ursprünglich eingereichten Ansprüche liegen, und keine Änderung darf Gegenstände einführen, die nicht bereits in der ursprünglichen Beschreibung offenbart wurden.
Haftungsausschluss Dies bedeutet, den Anspruch einzuschränken, indem eine Einschränkung hinzugefügt, abhängige Ansprüche zu einem unabhängigen Anspruch zusammengeführt oder Gegenstände aus dem Schutzumfang des Anspruchs entfernt werden. Dies ist die am häufigsten angewandte und am zuverlässigsten zulässige Art der Einschränkung. Das Hinzufügen eines Merkmals aus der Beschreibung zur Einschränkung eines unabhängigen Anspruchs ist zulässig, wenn das Merkmal bereits Teil der ursprünglichen Offenbarung war, auch wenn es durch Zeichnungen belegt wurde (Prism Cement Ltd. v. Controller of Patents).
Korrektur Sie beschränkt sich auf offensichtliche Schreibfehler. Sie kann nicht zur Vornahme inhaltlicher Änderungen verwendet werden. Gerichte haben wiederholt entschieden, dass Korrekturen sich auf die Behebung von Ausdrucksfehlern beschränken müssen, nicht aber auf Beurteilungsfehler bei der Formulierung.
Erläuterung Die Kategorie umfasst die Klarstellung des Schutzumfangs ohne Änderung desselben. In der Praxis ist dies die umstrittenste Kategorie. Eine als Klarstellung formulierte Änderung wird anhand des Schutzumfangstests geprüft: Führt sie – auch unbeabsichtigt – zu einer Erweiterung des Schutzanspruchs, wird sie ungeachtet der erklärten Absicht zurückgewiesen.
Der Anwendungsbereichstest: Wie Gerichte ihn anwenden
Der maßgebliche Test nach § 59 ist nicht die Art der Änderung, sondern deren Auswirkung auf den Anwendungsbereich. Die Entscheidung des Obersten Gerichts von Delhi im Fall Ovid Therapeutics gegen Assistant Controller (Februar 2024) ist aufschlussreich: Der Anmelder änderte Ansprüche auf Behandlungsmethoden in Ansprüche auf Zusammensetzung, um ein Verbot nach § 3(i) zu umgehen.
Das Gericht stellte fest, dass die Streichung der krankheitsspezifischen Einschränkung aus dem ursprünglichen Verfahrensanspruch und dessen Umformulierung in einen Zusammensetzungsanspruch den Schutzumfang erweiterte, anstatt ihn zu erläutern oder auszuschließen. Die Änderung wurde abgelehnt, obwohl sie darauf abzielte, einen Einwand der Nichtpatentierbarkeit auszuräumen. Der Mechanismus der Änderung ist weniger relevant als ihre Auswirkung auf den Schutzumfang im Vergleich zu den ursprünglichen Ansprüchen.
Im Gegensatz dazu ließen der Oberste Gerichtshof von Delhi in Allergan v. Controller (Januar 2023) und der Oberste Gerichtshof von Madras in Starpharma v. Assistant Controller (Oktober 2023) Änderungen von Verfahren zu Produkten zu, wenn die geänderten Ansprüche vollständig durch die ursprüngliche Spezifikation gestützt wurden und der Schutzumfang enger als der ursprüngliche war.
Der Unterschied zwischen Ovid und Allergan liegt nicht in der Änderung der Patentansprüche, sondern darin, ob die Änderung, im Lichte der vollständigen Beschreibung gelesen, im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung geblieben ist. Für eine detaillierte Analyse der Änderungen gemäß Abschnitt 59, auf die sich indische Praktiker stützenSiehe dazu unseren entsprechenden Artikel.
Die Rechtsprechung zum Anwendungsbereich macht eines unumgänglich: Der nach Eintritt des Rechtsverhältnisses zur Verfügung stehende Korrekturspielraum ist begrenzt, und der Verfahrensrahmen, innerhalb dessen dieser Spielraum genutzt werden muss, hat sich seit 2024 ebenfalls deutlich verkürzt.
Die gemeinsame Frist für die Einreichung von RFE-Anfragen im Jahr 2024: Was bedeutet das für die Planung von Änderungsanträgen?
Für Anmeldungen, die am oder nach dem 15. März 2024 eingereicht werden, muss das Formular 18 (Antrag auf Prüfung) innerhalb von 31 Monaten ab dem frühesten Prioritätsdatum eingereicht werden – dem gleichen Zeitraum wie der Eintritt in die nationale Phase. Dies stellt eine wesentliche Änderung gegenüber der bisherigen Frist von 48 Monaten für den Antrag auf Prüfung (RFE) dar, die für ältere Anmeldungen galt. Die Einreichung des RFE zum Zeitpunkt des Eintritts beschleunigt die Prüfung, wodurch sich die Zeitspanne zwischen Eintritt und FER verkürzt.
Ein früherer FER (Final Early Return) bedeutet, dass das Zeitfenster für freiwillige Änderungen gemäß Abschnitt 59 früher beginnt. Er bedeutet auch, dass die Frist für die Einreichung des Förderantrags früher abläuft.
Gemäß den Patentänderungsregeln 2024 beträgt diese Frist sechs Monate ab dem FER-Datum und kann mittels Formular 4 um drei Monate verlängert werden. Ausländische Anwälte sollten indische Agenten zum Zeitpunkt des Markteintritts über die Änderungsstrategie informieren. Wird erst nach dem Markteintritt ein Änderungsplan gemäß Abschnitt 59 entwickelt, besteht das Risiko, dass die Prüfung bereits begonnen hat, bevor die Anweisungen vorliegen.
Die praktische Anweisung: Falls die bei der Anmeldung formulierten Ansprüche nachträglich präzisiert werden müssen, sollte die Änderungsstrategie vor der Anmeldung und nicht danach festgelegt werden. Folgen des Versäumens der 31-Monats-Frist sind gravierend. Ohne einen durchdachten Plan vor dem FER zu erscheinen, verschärft dieses Risiko angesichts der strengen Geltungsbereichsbegrenzung von Abschnitt 59.
| Müssen in Indien Änderungen für die nationale Phase des PCT geplant werden? |
| Das Proklamationsteam von Intepat IP berät ausländische Anwälte und interne IP-Teams hinsichtlich der Änderungsstrategie beim Eintritt in die nationale Phase in Indien und danach, einschließlich Entscheidungen über die Löschung von Ansprüchen, freiwillige Änderungen gemäß Abschnitt 59 und FER-Antworten.. Strategie für die Einreichung von Unterlagen in Indien diskutieren mit unserem Team. |
Was dies für Ihre Einreichungsentscheidungen bedeutet
Indiens Änderungsregelung unterscheidet sich von der des USPTO, des EPA und der meisten anderen wichtigen nationalen Anmeldestellen. Die Beschränkung inhaltlicher Änderungen bei der Anmeldung ist keine rein formale Verfahrensfrage, sondern ein zentraler Umstand, der die Handhabung von PCT-Anmeldungen ab der internationalen Phase maßgeblich prägt.
Drei Entscheidungen prägen die Strategie zur Änderung der nationalen Phase des PCT in Indien und erfordern Aufmerksamkeit vor oder bei der Markteinführung, nicht erst danach.
Erstens sollten die Möglichkeiten nach Artikel 19 und Artikel 34 aktiv genutzt und als indienspezifische Vorbereitung und nicht als allgemeine Optimierung von Patentansprüchen betrachtet werden, insbesondere bei pharmazeutischen und Software-Erfindungen, bei denen eine Anwendung von Abschnitt 3 absehbar ist. Zweitens sollte der WIPO-Eintrag auf PATENTSCOPE vor der Beauftragung eines indischen Anwalts überprüft werden, um sicherzustellen, dass die korrekten Patentansprüche zum Zeitpunkt der Anmeldung vorliegen. Drittens sollten Entscheidungen über die Streichung von Patentansprüchen stets unter Berücksichtigung der Unwiderrufbarkeitsregel getroffen werden: Alle Gegenstände, die in einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden könnten, sollten erst nach Einreichung der Teilanmeldung gestrichen werden.
Nach Inkrafttreten des Gesetzes bietet § 59 zwar einen realen, aber begrenzten Spielraum für Änderungen. Der Geltungsbereichstest wird streng angewendet, und die Rechtsprechung bestätigt, dass die Absicht hinter einer Änderung nicht deren Zulässigkeit bestimmt, sondern deren Wirkung.
Häufig gestellte Fragen
Die Einreichung der Änderung beim IB ist nicht gleichbedeutend mit deren öffentlicher Verfügbarkeit im WIPO-Register. Zwischen Einreichung und Veröffentlichung auf PATENTSCOPE besteht eine Bearbeitungs- und Veröffentlichungslücke.
Die Praxis des indischen Patentamts (IPO) verlangt, dass die indische Anmeldung dem entspricht, was am Tag der Einreichung im WIPO-Register öffentlich einsehbar ist, und nicht dem, was beim indischen Patentamt (IB) hinterlegt ist. Ist die Änderung noch nicht veröffentlicht, kann sie bei der Anmeldung nicht berücksichtigt werden.
Der weitere Weg besteht darin, den nationalen PCT-Eintrag auf Grundlage der aktuell öffentlich zugänglichen Unterlagen einzureichen und anschließend eine freiwillige Änderung gemäß Formular 13 einzureichen, wobei auf die Änderung gemäß Artikel 19 verwiesen wird.
Genau diese Situation soll die Regel zur Unwiderrufbarkeit der Löschung von Ansprüchen in der nationalen Phase des PCT verhindern. Das Handbuch der Verfahrensordnung des IPO wendet den Grundsatz an, dass auf nicht beanspruchte Ansprüche verzichtet wird.
Werden Ansprüche bei der Anmeldung gelöscht, ist ein auf den ausgeschlagenen Gegenstand gestützter Teilungsantrag erheblich geschwächt und wird häufig abgelehnt. Gerichte haben solche Einwände bestätigt. Ob ein Patentamt den Teilungsantrag zulässt, hängt vom Einzelfall ab und liegt im Ermessen des Amtes; die Rechtsgrundlage ist jedoch umstritten, und das Risiko einer Ablehnung ist real.
Die Kosten für die Überschreitung der Schadenersatzforderung sind vorhersehbar; die Kosten für den Verlust der Teilungsrechte an wirtschaftlich bedeutenden Sachverhalten sind es nicht.
Nein. Paragraph 59 erlaubt keine Erweiterung der Ansprüche nach Eintritt in die nationale Phase des PCT in Indien. Die geänderten Ansprüche müssen vollständig im Schutzumfang der ursprünglich eingereichten Ansprüche liegen.
Eine Änderung, die eine Beschränkung aufhebt, eine Anspruchskategorie erweitert oder Gegenstände hinzufügt, die nicht zum Schutzumfang der ursprünglichen Ansprüche gehören, wird zurückgewiesen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Änderung freiwillig, im Rahmen einer Anhörung oder als Reaktion auf eine FER (Foreign Exchange Review) eingereicht wird.
Dies ist ein Grund dafür, dass die Formulierung der Ansprüche für die ursprüngliche PCT-Anmeldung, wenn Indien ein Zielland ist, von Anfang an die indischen Patentierbarkeitsstandards berücksichtigen sollte. Der Spielraum für nachträgliche Korrekturen gemäß Abschnitt 59 ist in Indien begrenzt.
Manchmal, aber das Ergebnis hängt von der Spezifikation ab. Der Oberste Gerichtshof von Delhi im Fall Allergan und der Oberste Gerichtshof von Madras im Fall Starpharma haben Änderungen von der Methode zur Zusammensetzung zugelassen, wenn die Zusammensetzung in der ursprünglichen Spezifikation vollständig beschrieben war und die geänderten Ansprüche in den Schutzbereich der ursprünglichen Ansprüche als Ganzes fielen.
Der Oberste Gerichtshof von Delhi wies in der Rechtssache Ovid Therapeutics eine Änderung derselben Kategorie zurück, da die Aufhebung der krankheitsspezifischen Einschränkung aus dem Methodenanspruch eine Ausweitung des Schutzumfangs zur Folge hatte, obwohl das Ziel darin bestand, die in Abschnitt 3(i) festgelegte Sperre zu überwinden.
Entscheidend ist, ob sich zeigen lässt, dass der geänderte Zusammensetzungsanspruch vollständig unter den Schutzbereich der ursprünglichen Ansprüche fällt, wenn die Beschreibung in ihrer Gesamtheit gelesen wird. Dies erfordert eine detaillierte Analyse der ursprünglichen Offenbarung vor Einreichung der Änderung. Eine bloße Umwandlung des Verfahrensanspruchs in einen Zusammensetzungsanspruch ist nicht ausreichend.
Ja, es gelten jedoch dieselben Einschränkungen. Änderungen der Beschreibung unterliegen § 59 des Patentgesetzes von 1970, der Änderungen nur in Form von Haftungsausschluss, Berichtigung oder Erläuterung zulässt. Die geänderte Beschreibung darf keine neuen, in der ursprünglichen Beschreibung nicht bereits offenbarten Sachverhalte enthalten und darf nicht dazu verwendet werden, den Schutzumfang der Ansprüche zu erweitern.
In der Praxis werden Beschreibungsänderungen meist eingereicht, um Schreibfehler zu korrigieren, die Beschreibung an geänderte Ansprüche anzupassen, um Widersprüche zu beseitigen, oder um einen Fachbegriff zu präzisieren. Anders als in manchen anderen Ländern ist es in Indien nicht zulässig, die Beschreibung nach der Einreichung zu überarbeiten, um neue technische Inhalte oder neue Ausführungsformen hinzuzufügen.
Sind Beschreibung und Ansprüche nach einer Anspruchsänderung gemäß § 59 nicht vereinbar, ist die Beschreibung so anzupassen, dass sie den engeren Schutzumfang des Anspruchs widerspiegelt. Die Patentämter können Einspruch erheben, wenn die Beschreibung nach der Einschränkung des Schutzumfangs weiterhin den breiteren Schutzumfang vor der Änderung stützt.