| Kurzantwort |
| Stellt die Internationale Recherchenbehörde (ISA) in der internationalen PCT-Phase fest, dass es der Anmeldung an Einheitlichkeit der Erfindung fehlt, bindet das das indische Patentamt nicht. Das indische Patentamt prüft die Einheitlichkeit in der nationalen Phase selbständig. Indien behandelt bei Eintritt in die nationale Phase nicht recherchierte Erfindungen nicht automatisch als zurückgenommen. Der in der PCT-Beschreibung offenbarte Gegenstand bleibt für Ihre Teilanmeldungsstrategie verfügbar. Rule 13(2A) der Patents Rules 2003, eingefügt durch die Patents (Amendment) Rules 2024, erlaubt Teilanmeldungen auf der Grundlage dessen, was irgendwo in der Beschreibung offenbart ist, und nicht nur auf der Grundlage der ursprünglichen Ansprüche. |
Was ein Einwand der ISA wegen mangelnder Einheitlichkeit vor dem Eintritt in Indien bedeutet
Stellt eine Internationale Recherchenbehörde (ISA) fest, dass einer PCT-Anmeldung die Einheitlichkeit der Erfindung fehlt, erlässt sie eine Aufforderung nach PCT-Regel 40 und verlangt vom Anmelder zusätzliche Recherchengebühren für jede Erfindung nach der ersten. Der Anmelder hat dann drei Möglichkeiten: die zusätzlichen Gebühren zahlen und alle Erfindungen recherchieren lassen, die Ansprüche auf eine Erfindung beschränken und mit einer Recherche fortfahren oder unter Widerspruch zahlen und die Feststellung der ISA im Widerspruchsverfahren anfechten.
Jede dieser Entscheidungen wirkt sich auch auf die indische nationale Phase aus. Wer die zusätzlichen Gebühren gezahlt hat, verfügt über Recherchenergebnisse zu mehreren Erfindungen. Wer nicht gezahlt hat, hat einen internationalen Recherchenbericht nur zur gewählten Erfindung; die übrigen Erfindungen sind nicht recherchiert. Wer das Verfahren nach Kapitel II über einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung genutzt hat, hat von der Internationalen Behörde für die vorläufige Prüfung (IPEA) einen schriftlichen Bescheid erhalten, der in der nationalen Phase jedoch nur Orientierungswert hat.
Keine dieser Entscheidungen bestimmt jedoch die Behandlung in Indien. Die Feststellung der ISA zur Einheitlichkeit und jede im internationalen Verfahren vorgenommene Beschränkung binden das indische Patentamt (IPO) nicht. Die nationale Phase beginnt von Neuem.
Prüft das IPO die Einheitlichkeit erneut oder übernimmt es die Feststellung der ISA?
Das IPO prüft die Einheitlichkeit eigenständig neu. Nach PCT-Artikel 27(1) und 27(4) bildet jedes Bestimmungsamt seine eigene Auffassung zur Einheitlichkeit der Erfindung. Bei PCT-Anmeldungen in der nationalen Phase wendet das IPO üblicherweise den Maßstab von PCT-Regel 13 an: Die Ansprüche müssen sich auf eine einzige Erfindung oder auf eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die durch einen einzigen allgemeinen Erfindungsgedanken verbunden sind, der durch ein oder mehrere besondere technische Merkmale bestimmt wird, die einen Beitrag gegenüber dem Stand der Technik leisten. Die einschlägige indische Rechtsgrundlage sind Section 16 des Patents Act 1970 und die Patents Rules.
Diese Eigenständigkeit ist für die Portfolioverwaltung wichtig. Eine Erfindung, die nicht international recherchiert wurde, erlischt bei Eintritt in die nationale Phase nicht allein deshalb. Zu unterscheiden sind zwei Fälle: Erfindungen, die lediglich nicht recherchiert wurden, weil keine zusätzliche ISA-Gebühr gezahlt wurde, und Ansprüche, die vor Eintritt in die nationale Phase nach PCT-Artikel 19 oder 34 bewusst aus der Anmeldung gestrichen wurden. Erstere erlöschen beim Eintritt nicht automatisch, und der zugrunde liegende offenbarte Gegenstand bleibt insbesondere für die Teilanmeldungsstrategie verfügbar. Letztere werden durch die Aufzeichnung der Änderungen nach Artikel 19 oder 34 erfasst, die Teil der Unterlagen für den Eintritt in die nationale Phase nach Rule 20 der Patents Rules sind.
| Indien behandelt nicht recherchierte Erfindungen nicht automatisch als zurückgenommen. |
| Anders als einige Rechtsordnungen wendet Indien PCT-Artikel 17(3)(b) oder 34(3)(c) nicht in dem Sinne an, dass Erfindungen, die nicht Gegenstand der internationalen Recherche waren, als zurückgenommen gelten, sofern keine zusätzliche nationale Gebühr gezahlt wird. Hat die ISA die Recherche nach einem Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit beschränkt, kann die nicht recherchierte Erfindung weiterhin durch eine Teilanmeldung beim indischen Patentamt verfolgt werden, sofern sie in der PCT-Beschreibung offenbart war. |
Das IPO würdigt die Ansprüche, wie sie bei ihm eingehen, wenn es die nationale Anmeldung nach einem Prüfungsantrag gemäß Section 11B des Patents Act 1970 prüft. Gelangt das IPO zu der Auffassung, dass sich die Ansprüche auf mehr als eine Erfindung beziehen, erhebt es den Einwand mangelnder Einheitlichkeit im ersten Prüfungsbescheid (First Examination Report, FER), und zwar nicht, weil die ISA dies festgestellt hat, sondern aufgrund seiner eigenen Beurteilung. Das IPO kann auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Ein Anmelder, der im internationalen Verfahren zusätzliche Gebühren gezahlt und zwei Erfindungen hat recherchieren lassen, erhält vom IPO möglicherweise gar keinen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit, oder aus anderen Gründen doch. Der internationale Recherchenbericht dient dem IPO als Orientierung, steuert die Prüfung aber nicht.
Wenn das IPO im ersten Prüfungsbescheid einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhebt
Ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung im ersten Prüfungsbescheid benennt in der Regel die in den Ansprüchen erkannten mehreren Erfindungen und fordert den Anmelder zu einer Reaktion auf. Der Anmelder muss nach Rule 24B(4) der Patents Rules innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum des FER antworten. Diese Frist kann durch einen Antrag auf Formblatt 4 mit der vorgeschriebenen Gebühr um drei Monate verlängert werden; die Verlängerung wird jedoch nicht automatisch gewährt und muss vor Fristablauf beantragt werden.
Drei Reaktionsmöglichkeiten stehen offen. Erstens kann der Anmelder die Einheitlichkeit verteidigen, also geltend machen, dass alle Ansprüche durch besondere technische Merkmale, die einen Beitrag gegenüber dem Stand der Technik leisten, zu einem einzigen allgemeinen Erfindungsgedanken verbunden sind. Das gelingt am ehesten, wenn der Einwand auf einer engen, formalen Lesart beruht und der Anmelder den technischen Zusammenhang aufzeigen kann. Zweitens kann der Anmelder die Ansprüche streichen, die die Einheitlichkeit stören, und die Anmeldung auf einen einzigen Erfindungsgedanken beschränken. Änderungen in diesem Stadium unterliegen Section 59 des Patents Act 1970, der Änderungen nur durch Verzicht, Berichtigung oder Erläuterung zulässt und weder die Beanspruchung oder Beschreibung von Gegenständen, die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht im Wesentlichen offenbart waren, noch eine Erweiterung des Schutzumfangs eines Anspruchs erlaubt.
Die dritte Möglichkeit ist die Einreichung einer Teilanmeldung nach Section 16 für die Ansprüche, die außerhalb der beibehaltenen Erfindung liegen. So bleibt der ausgeschiedene Gegenstand erhalten, statt aufgegeben zu werden. Die Teilanmeldung übernimmt den Prioritätstag der Stammanmeldung und braucht ihren eigenen Prüfungsantrag innerhalb von 31 Monaten ab dem Prioritätstag der Stammanmeldung oder von sechs Monaten ab dem Anmeldetag der Teilanmeldung, je nachdem, welche Frist später endet (Rule 24B in der Fassung der Patents (Amendment) Rules 2024).
Teilanmeldung in Indien nach einem PCT-Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit
Section 16 des Patents Act 1970 erlaubt es dem Anmelder, vor Erteilung des Patents jederzeit eine Teilanmeldung einzureichen, entweder freiwillig oder um einen Einwand des Controllers wegen mangelnder Einheitlichkeit auszuräumen, wonach sich die Ansprüche auf mehr als eine Erfindung beziehen. Die Teilanmeldung darf keinen Gegenstand enthalten, der in der mit der Stammanmeldung eingereichten vollständigen Beschreibung nicht im Wesentlichen offenbart war. Section 16(2) zieht diese Grenze ausdrücklich.
Bis März 2024 stand der Praxis in Indien für Anmelder, die freiwillig teilen wollten, ein zusätzliches Hindernis entgegen. Das IPO verlangte zeitweise, dass sich mehrere Erfindungen aus den Ansprüchen der Stammanmeldung ergeben. Gegenstand, der in der Beschreibung offenbart, aber nicht beansprucht war, wurde als Grundlage einer Teilung häufig zurückgewiesen. Das war besonders problematisch für PCT-Anmelder beim Eintritt in die indische nationale Phase, bei denen die nicht gewählten Erfindungen zwar in der Beschreibung offenbart, aber nicht in die geltenden Ansprüche aufgenommen waren.
Rule 13(2A) der Patents Rules 2003, eingefügt durch die Patents (Amendment) Rules 2024 (G.S.R. 211(E), 15. März 2024), hat diesen Punkt erheblich gestärkt und geklärt. Sie lautet: „Ein Patentanmelder kann, wenn er dies wünscht, eine oder mehrere weitere Anmeldungen nach Section 16 in Bezug auf eine in der vorläufigen oder vollständigen Beschreibung offenbarte Erfindung oder in Bezug auf eine nach Section 16 eingereichte Teilanmeldung einreichen.“ Die Änderung bringt die indische Praxis in Einklang mit dem Urteil Syngenta Limited v. Controller of Patents and Designs (2023) einer Division Bench des High Court von Delhi, wonach sich die Mehrheit von Erfindungen auch aus der Beschreibung und nicht nur aus den Ansprüchen ergeben kann. Für PCT-Anmelder bedeutet das, dass eine nicht gewählte Erfindung, die in der PCT-Beschreibung offenbart war, in Indien auch dann Grundlage einer Teilanmeldung sein kann, wenn sie nie beansprucht oder bei Eintritt in die nationale Phase nicht in die geltenden Ansprüche aufgenommen wurde.
| Rule 13(2A), in Kraft seit dem 15. März 2024. |
| Ein PCT-Anmelder, dessen nicht gewählte Erfindung in der Beschreibung offenbart, aber nie beansprucht war, kann in Indien nun auf der Grundlage dieser Offenbarung teilen. Die Teilanmeldung darf jedoch nichts enthalten, was über die ursprüngliche Offenbarung der Stammanmeldung hinausgeht, und muss eine echte Mehrheit von Erfindungen widerspiegeln. |
Die Änderung ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
| Vor März 2024 | Ab März 2024 (Rule 13(2A)) | |
| Grundlage für eine freiwillige Teilung | Mehrheit von Erfindungen muss sich aus den Ansprüchen der Stammanmeldung ergeben | Mehrheit kann sich aus der Beschreibung (vorläufig oder vollständig) oder einer früheren Teilanmeldung ergeben |
| Offenbarte, aber nicht beanspruchte, nicht gewählte PCT-Erfindung | Hohes Risiko der Zurückweisung durch das IPO | Gesetzlich gestützt |
| Zeitpunkt | Vor Erteilung des Stammpatents | Vor Erteilung des Stammpatents (unverändert) |
Ein Zeitpunkt verdient Beachtung: Ist die Stammanmeldung erteilt, zurückgewiesen oder aufgegeben, kann nicht mehr geteilt werden. Ein Anmelder, der im FER einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhält, sollte die Teilung prüfen, wenn er antwortet, und nicht erst, nachdem die Stammanmeldung zur Erteilung gelangt ist.
Was ausländische Vertreter vor und bei Eintritt in Indien prüfen sollten
Ein ausländischer Vertreter, der indische Patentanwälte mit dem Eintritt einer PCT-Anmeldung in die indische nationale Phase beauftragt, nachdem die ISA im internationalen Verfahren einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben hat, sollte vor dem Eintritt Folgendes klären.
Erstens: Ermitteln Sie jede Erfindung, die im internationalen Verfahren nicht recherchiert oder nicht geprüft wurde. Dazu gehören Erfindungen, für die keine zusätzliche ISA-Gebühr gezahlt wurde, und Erfindungen, die außerhalb des Prüfungsumfangs der IPEA lagen. War der Gegenstand in der PCT-Beschreibung offenbart, bleibt er für die indische Teilanmeldungsstrategie verfügbar.
Zweitens: Unterscheiden Sie Erfindungen, die lediglich nicht recherchiert wurden, von Ansprüchen, die nach PCT-Artikel 19 oder 34 bewusst aus der Anmeldung gestrichen wurden. Erstere treten ohne Fiktion der Rücknahme in die nationale Phase ein, bleiben aber den bei Eintritt geltenden Ansprüchen und der Prüfung unterworfen, einschließlich der Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit und der Änderungsgrenzen nach Section 59. Letztere werden durch die Aufzeichnung der Änderungen erfasst. Der Eintritt in die indische nationale Phase übernimmt die zum Eintrittszeitpunkt geltenden Änderungen nach Artikel 19 und 34, und die durch sie gestrichenen Ansprüche werden in der Stammanmeldung nicht automatisch wiederhergestellt. Die zugrunde liegende Offenbarung kann jedoch weiterhin eine Teilanmeldung nach Section 16 in Verbindung mit Rule 13(2A) tragen.
Drittens: Beraten Sie den indischen Vertreter zu den Optionen der Teilanmeldung, bevor ein FER ergeht. Bei einer freiwilligen Teilung vor der Prüfung wählt der Anmelder die Ansprüche jeder Anmeldung selbst. Eine Teilung als Reaktion auf einen Einwand im FER wegen mangelnder Einheitlichkeit folgt der Sichtweise des Controllers auf die Erfindungen. Beides ist nach Section 16 zulässig, doch die strategische Lage ist eine andere.
Offenbart die PCT-Beschreibung mehrere Erfindungen, die im internationalen Verfahren nicht recherchiert wurden, insbesondere wenn sich unterschiedliche kommerzielle Ausführungsformen erkennen lassen, sollten Sie erwägen, vor Erlass des ersten Prüfungsbescheids eine oder mehrere freiwillige Teilanmeldungen einzureichen. So hängt die Anmeldung nicht von der Sichtweise des Controllers zur Einheitlichkeit ab, und der Anmelder gestaltet die Ansprüche im gesamten Portfolio selbst.
Viertens: Bedenken Sie, dass die Beurteilung der Einheitlichkeit durch das IPO unabhängig von der Beurteilung durch die ISA oder IPEA ist. Ein im internationalen Widerspruchsverfahren anerkanntes Argument bindet in Indien nicht, kann aber überzeugend angeführt werden. Maßgeblich ist der Rahmen, den die Prüfer des IPO auf die beim Eintritt geltenden Ansprüche anwenden, nämlich PCT-Regel 13.
Häufig gestellte Fragen
Das IPO berücksichtigt beide internationalen Recherchenberichte, ist an sie aber nicht gebunden. Die Berichte dienen der Prüfung als Orientierung und bestimmen das Ergebnis nicht. Das IPO kann zu einem anderen Ergebnis zur Einheitlichkeit kommen oder überhaupt keinen Einwand erheben.
Gegenstand, der in der PCT-Beschreibung offenbart, aber nicht recherchiert wurde, bleibt in Indien als Grundlage einer Teilanmeldung verfügbar. Für die Teilungsstrategie kommt es darauf an, ob der Gegenstand in der Beschreibung offenbart ist, nicht darauf, ob die Erfindung vor der ISA gewählt wurde. Wurden Ansprüche vor dem Eintritt durch eine Änderung nach Artikel 19 oder 34 bewusst gestrichen, hängt das Ergebnis von der Aufzeichnung der Änderungen ab.
Ja, seit dem 15. März 2024. Rule 13(2A) der Patents Rules, eingefügt durch die Patents (Amendment) Rules 2024, erlaubt ausdrücklich Teilanmeldungen auf der Grundlage einer in der vorläufigen oder vollständigen Beschreibung offenbarten Erfindung, unabhängig davon, ob sie beansprucht wurde. Die Teilanmeldung muss eine echte Mehrheit von Erfindungen widerspiegeln und darf nichts enthalten, was über die ursprüngliche Offenbarung der Stammanmeldung hinausgeht.
Die Einheitlichkeit zu verteidigen ist möglich und gelingt mitunter. Der Anmelder muss zeigen, dass alle Ansprüche durch ein oder mehrere besondere technische Merkmale, die einen Beitrag gegenüber dem Stand der Technik leisten, einen einzigen allgemeinen Erfindungsgedanken teilen, wie es der Maßstab der Einheitlichkeit nach PCT-Regel 13.2 verlangt. Die Teilung ist nicht der einzige Weg. Ist der technische Zusammenhang zwischen den Ansprüchen echt und vertretbar, ist es oft effizienter, die Einheitlichkeit in der Antwort auf den FER zu verteidigen. Ein indischer Vertreter, der die Prüfungspraxis des IPO im betreffenden Technikgebiet kennt, kann die Erfolgsaussichten am besten beurteilen.
Eine Teilanmeldung nach Section 16 kann jederzeit vor Erteilung des Patents eingereicht werden, solange die Stammanmeldung anhängig ist. Für die Teilanmeldung selbst muss der Prüfungsantrag innerhalb von 31 Monaten ab dem Prioritätstag der Stammanmeldung oder von sechs Monaten ab dem Anmeldetag der Teilanmeldung gestellt werden, je nachdem, welche Frist später endet (nach den Patents (Amendment) Rules 2024).
Dieser Beitrag gibt das indische Patentrecht und Verfahren im Stand von April 2026 wieder. Er behandelt die Praxis des indischen Patentamts bei PCT-Anmeldungen in der nationalen Phase. Holen Sie rechtlichen Rat zu Ihrem konkreten Sachverhalt ein.