인도 상표 등록 거절 사유: 제9조 및 제11조

인도에서 상표 출원은 두 가지 유형의 사유로 이의를 제기받을 수 있으며, 결국 등록이 거절될 수도 있습니다. 절대적 사유는 상표 자체를 살펴보는 것으로, 해당 상표가 구별력이 있는지, 설명적인지, 기만적인지, 또는 불쾌감을 주는지 여부를 판단합니다. 상대적 사유는 외부적 요소를 고려하는 것으로, 해당 상표가 선등록 상표나 잘 알려진 명칭과 충돌하는지 여부를 살펴봅니다. 심사 과정에서 제기되는 대부분의 이의는 이 두 가지 유형 중 하나에 해당합니다.

이 안내서는 인도 법률만을 다룹니다. 상표 출원 거절 사유는 1999년 상표법(Trade Marks Act, 1999)에 명시되어 있으며, 제9조에는 절대적 거절 사유가, 제11조에는 상대적 거절 사유가 규정되어 있습니다. 실무상 이러한 사유는 대개 심사 보고서의 상표 이의 제기 항목에서 처음 드러납니다. 이의 제기가 어느 항목에 해당하는지 파악하면 심사관이 어떤 답변을 기대하는지, 그리고 해당 문제를 해결할 수 있는지 여부를 알 수 있습니다. 등록 절차, 비용, 등록이 부여된 상표가 보호하는 범위에 대한 전체적인 내용은 ‘인도 상표 등록에 관한 종합 가이드’를 참조하십시오.

간단한
답변• 절대적 등록거절 사유(제9조)는 해당 상표 자체에 관한 것이며, 상대적 등록거절 사유(제11조)는 타인의 상표와의 충돌에 관한 것입니다.
• 단순히 설명적이거나 식별력이 없는 상표는 출원 전에 사용을 통해 널리 알려진 브랜드가 되었음을 입증함으로써 구제될 수 있는 경우가 많으나, 기만적, 모욕적이거나 기능적 형태에 대한 이의 제기는 대개 이러한 방식으로 해결될 수 없습니다.
• 유사한 상품에 대한 선등록 상표와의 유사성은 심사관이 심사 과정에서 일반적으로 제기하는 이의 사유입니다.
• 유명 상표에 대한 분류 간 보호 및 미등록 권리나 저작권과의 충돌은, 선권리자가 이를 제기할 때 이의를 제기하는 절차에서 결정적인 요소가 되는 반면, 심사관이 직접 제기하는 이의 사유는 대개 유사성 관련 사유입니다.
• 심사관이 이의를 제기한 경우, 심사 보고서를 수령한 날로부터 1개월 이내에 답변해야 하며, 그렇지 않으면 출원이 포기된 것으로 간주될 수 있습니다.

어디서부터 시작해야 할까요? 상표명 선정: 출원 전에 상대적 거절 사유에 대한 사용 가능 여부 조사를 실시하고, 절대적 거절 사유에 대해서는 독창적인 이름, 지어낸 이름 또는 관련성이 없는 이름을 검토하십시오. 이미 심사 보고서를 받은 경우: 해당 보고서에 제9조, 제11조 또는 두 조항이 모두 인용되어 있는지 확인한 후, 아래의 ‘응답 방법’을 참조하십시오.

상표 등록 거절 사유: 제9조 대 제11조

인도 상표법은 상표 등록이 거절될 수 있는 사유를 두 가지 범주로 구분하고 있으며, 각 범주의 처리 방식이 서로 다르기 때문에 이러한 구분은 중요합니다.

절대적 거절 사유는 해당 표장이 상표로서 적합한지 여부를 묻는 것입니다. 단순히 제품의 이름을 표기하거나, 제품을 설명하거나, 불쾌감을 주는 표장은 시장에 다른 누가 있든 상관없이 그 자체로 요건을 충족하지 못합니다. 상대적 거절 사유는 다른 질문을 제기합니다. 즉, 해당 표장이 그 자체로는 문제가 없더라도, 타인이 이미 보유하고 있는 권리를 침해하는가 하는 점입니다. 전자는 표장 자체의 문제인 반면, 후자는 주변 환경, 즉 이미 시장에 존재하는 브랜드들과의 문제입니다.

창업자들에게 있어 실질적으로 얻을 수 있는 교훈은, 상표 출원을 하기 전에 제안된 이름을 두 가지 기준 모두에 비추어 검토해야 한다는 점입니다. 모든 상표 검색의 출발점인 사용 가능 여부 조사는 상대적 거절 사유를 다루는 반면, 신조어나 임의적 명칭을 선택하는 것은 절대적 거절 사유를 해결하는 방법입니다.

절대적 사유: 문제점이 상표 자체에 있는 경우

제9조에는 특정 표지가 상표로서 기능을 할 수 없는 상황이 열거되어 있습니다. 이는 표지의 성격에 관한 것이지, 경쟁사와 관련된 내용은 아닙니다.

독창적이지 않고, 설명적이며, 일반적이지 않다

첫 번째 반론은 해당 상표가 한 사업자의 상품을 다른 사업자의 상품과 구별할 수 있는지 여부에 관한 것이다. 상표는 이 점에서 세 가지 중복되는 방식으로 요건을 충족하지 못한다. 첫째, 상표가 구별력을 결여할 수 있는데, 이는 특정 출처를 가리키는 데 아무런 역할을 하지 못함을 의미한다. 또한, 상표가 설명적일 수 있는데, 이는 제품의 종류, 품질, 수량, 용도, 가치, 지리적 원산지 또는 제조 시기와 같은 특징을 직접 명명하는 것을 의미합니다. 또는 관습적일 수 있는데, 이는 해당 업계나 대중이 이미 그 종류의 물건을 지칭하기 위해 일반적으로 사용하는 단어일 수 있습니다.

간단히 말해, 우유를 뜻하는 “Milk”는 어느 한 유제품 회사가 소유할 수 없으며, 의류를 뜻하는 “Cotton Wear”는 브랜드명을 나타내기보다는 상품을 설명하는 용어입니다. 법은 경쟁사들이 자사 제품을 정직하게 설명할 수 있도록 이러한 용어들을 자유롭게 사용할 수 있게 하고 있습니다. ‘KODAK’과 같은 신조어나, 휴대폰을 지칭하는 ‘APPLE’처럼 일반적인 단어를 임의로 사용한 경우는 정반대의 위치에 있으며, 처음부터 구별력이 인정됩니다. 이 주제에 대한 더 자세한 내용은 ‘구별력 있는 상표와 설명적 상표’에 관한 가이드에서 확인하실 수 있습니다.

상표는 처음에는 구별력이 있었더라도, 대중이 이를 해당 제품의 일상적인 명칭으로 사용하게 되면 나중에 보호를 상실할 수 있는데, 이를 ‘일반명화(genericide)’라고 한다. “에스컬레이터”와 같은 단어들이 바로 그런 과정을 거쳤다.

기만적이거나, 모욕적이거나, 금지된 상표

제9조에 따른 이의제기의 두 번째 범주는, 그 식별력이 어떠하든 공익상의 이유로 등록부에 등재되어서는 안 되는 상표에 관한 것이다.

상표가 대중을 기만하거나 혼동을 야기할 우려가 있는 경우, 예를 들어 제품에 포함되어 있지 않은 성분을 암시하는 이름의 경우, 등록이 거절됩니다. 또한 인도 시민의 특정 집단의 종교적 감정을 상하게 할 가능성이 있는 내용을 포함하고 있는 경우에도 등록이 거절되며, 이것이 바로 관련이 없는 상품에 신성한 이름이나 신의 형상이 사용될 때 반대가 제기되는 이유입니다. 상표가 추문이나 외설적인 내용인 경우에도 등록이 거부됩니다. 또한 국가 상징 및 특정 명칭을 보호하는 1950년 ‘상징 및 명칭(부적절한 사용 방지)법’과 같이 다른 법률에 의해 사용이 금지된 경우에도 등록이 거부됩니다. 인도 법원은 음란하고 모욕적인 상표에 대한 사법적 개요에서 논의한 바와 같이, 품위와 도덕성이 어디까지를 허용하는지에 대한 기준을 확립해 왔습니다.

형상 표시

제9조는 또한 다음 세 가지 상황에서 형태 자체에 대한 등록을 금지하고 있습니다: 해당 형태가 상품의 본질에서 비롯된 경우, 기술적 결과를 얻기 위해 필요한 경우, 또는 상품에 상당한 가치를 부여하는 경우입니다. 이는 상표법이 무기한으로 효력을 발휘할 수 있다는 점을 악용하여, 법이 타인의 자유로운 사용을 허용하거나 다른 제도에 속하는 기능적 또는 진정으로 가치 있는 디자인을 독점하려는 사업자를 막기 위한 것입니다. 제품의 형태가 원산지 표시가 아닌 기능적 또는 장식적인 성격일 경우, 일반적으로 ‘디자인법’에 따른 디자인 등록을 대신 고려해야 합니다.

참고: 제9조에 따른 이의 제기가 항상 최종 결론이 되는 것은 아닙니다. 상표가 단순히 설명적이거나 식별력이 없다는 이유만으로 거절된 경우, 구매자들이 이미 해당 상표를 귀사의 브랜드로 인식하고 있다는 증거를 제시하면 상표 등록이 승인될 수도 있습니다.

후천적 식별력: 제9조 상표의 유효성을 유지하는 주요 방법

제9조에 명시된 이 탈출구는 창업자가 ‘절대적 등록거절 사유’에 대해 알아두어야 할 가장 유용한 내용입니다. 서류상으로는 약하거나, 설명적 성격을 띠거나, 본질적인 구별력을 갖추지 못한 상표라도, 출원일 당시 대중이 이미 이를 해당 기업의 브랜드로 인식하고 있었다는 사실을 입증할 수 있다면 등록이 가능합니다.

이는 후천적 식별력이며, 이는 논증이 아닌 증거를 통해 입증됩니다. 시간에 따른 판매 실적, 광고, 시장 침투율, 언론 보도, 그리고 사용 기간과 규모 등은 모두 소비자들이 이제 해당 상표를 단순한 설명이 아닌 브랜드로 인식하고 있음을 보여줍니다. 최초 사용, 홍보 및 판매 내역을 처음부터 꼼꼼히 기록해 두는 것은 이의 제기가 제기된 후에 서둘러 증거를 수집하는 것보다 훨씬 더 큰 가치가 있습니다.

하지만 한계가 분명히 존재합니다. 후천적 식별력은 설명적이거나 식별력이 없는 상표를 구제해 줄 수는 있지만, 기만적이거나 모욕적이며, 금지된 상표, 또는 기능적 형태를 가진 상표는 구제해 줄 수 없습니다. 이러한 이의 제기는 공익이나 상표법의 한계와 관련된 것이며, 아무리 시장에서의 인지도가 높더라도 이를 해소할 수는 없습니다.

상대적 등록거절 사유: 귀하의 상표가 다른 상표와 충돌하는 경우

제11조는 상충에 관한 내용입니다. 아무리 완벽하게 구별력이 있는 상표라 하더라도, 그 등록이 타인이 이미 보유하고 있는 권리를 침해할 경우 등록이 거절될 수 있습니다. 주로 세 가지 경우가 있습니다.

선등록 상표와의 혼동 가능성

핵심적인 상대적 거절 사유는 소비자가 혼동할 위험이 있다는 점입니다. 후출원 상표가 선출원 상표와 동일하거나 유사하고, 상품 또는 서비스가 동일하거나 유사한 경우, 일반 대중이 혼동할 가능성이 있다면 등록이 거부됩니다. 여기에는 소비자가 두 브랜드를 문자 그대로 혼동하지 않더라도 두 브랜드 사이에 어떤 연관성이 있다고 여길 가능성이 포함됩니다.

이는 심사관이 등록청의 자체 검토 과정에서 검색 결과를 통해 확인된 선행 상표를 인용하며 가장 자주 제기하는 이의 사유입니다. 동일한 상품에 대해 출원된 유명 음료 브랜드와 거의 동일한 상표가 대표적인 사례입니다. 이에 대한 방어책은 출원 전에 상표명을 적절히 검토하여 사용 가능 여부를 확인하는 것이며, 서로 유사한 두 상표가 등록부에 동시에 등재될 수 있는지에 대한 문제는 ‘기만적으로 유사한 상표의 공존’에 관한 참고 자료에서 다루고 있습니다.

유명 상표는 다양한 등급에 걸쳐 존재한다

두 번째 경우는 상품이나 서비스가 완전히 다른 경우에도 인도 내에서 잘 알려진 상표를 보호합니다. 여기서 중요한 점은 해당 상표가 인도에서 잘 알려져 있는지 여부이며, 이는 해당 상표의 명성이 인도 시장으로 확산된 데서 비롯될 수 있습니다. 이 경우 해당 상표가 인도 내에서 사용되거나 등록된 적이 있을 필요는 없습니다. 일반적으로 상표권은 상품 또는 서비스의 분류에 묶여 있습니다. 그러나 유명 상표는 이러한 경계를 뛰어넘습니다. 즉, 유명 상표와 동일하거나 유사한 후발 상표가, 비록 관련 없는 상품에 대해 다른 소유자에게 등록된 경우라 하더라도, 정당한 사유 없이 해당 후발 상표를 사용하는 것이 유명 상표의 명성이나 식별력을 부당하게 이용하거나 훼손할 우려가 있는 경우, 그 등록이 거절될 수 있습니다.

실질적으로 이는 어떤 업종에 속하든 세계적으로 유명한 브랜드를 연상시키는 이름을 채택하는 것은 위험하다는 것을 의미합니다. 왜냐하면 유명 브랜드 소유자의 보호 범위는 자사 상품에만 국한되지 않기 때문입니다. 여기서 ‘정당한 사유’가 유일한 탈출구입니다. 즉, 해당 상표를 선택한 데에 대한 진실되고 합법적인 이유가 있어야 합니다. 그러한 이유가 없다면, 유사성에 대해 방어하기 어렵습니다.

미등록 저작권 또는 저작권과의 충돌

세 번째 상황은 상표 등록부에 전혀 등재되지 않은 권리를 다룹니다. 인도에서 해당 상표의 사용이 ‘파싱오프(passing off)’ 법에 의해 금지될 수 있는 경우, 즉 누군가가 거래를 통해 구축한 미등록 상표를 보호하는 법에 따라 사용이 금지될 수 있는 경우나, 예를 들어 예술 작품이나 캐릭터를 로고에 무단으로 복제하는 등 저작권을 침해하는 경우에는 상표 등록이 거부될 수 있습니다. 이러한 ‘파싱오프’ 조항 때문에, 이미 자리 잡은 미등록 브랜드가 신생 브랜드의 진출을 막을 수 있습니다. 구체적인 적용 사례에 대해서는 ‘파싱오프와 도메인 이름’에 관한 당사의 기사를 참고하시기 바랍니다.

왜 많은 제11조 관련 분쟁이 심사가 아닌 기각으로 결정되는가

이 점이 바로 대부분의 지원자들을 놀라게 하는 부분이며, 많은 온라인 설명들이 잘못 이해하고 있는 부분이기도 합니다. 모든 상대적 기준이 심사관이 스스로 적용하는 것은 아닙니다.

이 법은, 간단히 말해, 선행권 소유자가 이의를 제기하지 않는 한, 잘 알려진 상표나 미등록 권리 및 저작권을 이유로 상표 등록을 거절할 수 없다고 규정하고 있습니다. 따라서 이러한 사유는 일반적으로 심사관이 심사 과정에서 거절 사유로 삼지 않으며, 상표가 공고된 후 선권 소유자가 나서서 공식적으로 이의를 제기할 때 비로소 효력을 발휘합니다.

심사관이 상표청의 자체적인 판단에 따라 실제로 적용하는 것은 단순한 유사성 사유, 즉 귀하의 상표가 유사한 상품에 대해 선등록된 상표와 모양이나 발음이 비슷하다는 점입니다. 따라서 심사 보고서에 제11조가 인용될 경우, 이는 거의 항상 이러한 유사성에 대한 이의 제기입니다. 상대적 거절 사유와 관련된 더 큰 분쟁은 대개 상표가 공고되고 제3자가 이의를 제기할 수 있는 4개월의 기간이 시작된 이후에 발생합니다. 이러한 절차를 이해하는 것은 출원인으로서나 상표 공보(journal)를 주시하는 브랜드 소유자 모두에게 상표 이의신청 계획을 세우는 데 유용합니다.

또한 상표 간 충돌을 해소할 수 있는 안전장치도 마련되어 있습니다. 선등록 상표권자가 동의하는 경우, 등록관은 후등록 상표의 등록을 허용할 수 있으며, 법은 또한 선의의 동시 사용이나 기타 특별한 사정이 있는 경우 등록관이 두 명의 권리자가 동일하거나 유사한 상표를 보유하도록 허용할 수 있도록 별도로 규정하고 있습니다. 이것이 바로 ‘선의의 동시 사용’ 가이드에서 다루고 있는 공존 및 동의 합의의 근거입니다. 등록 및 사용 권리를 법적으로 방어할 수 있도록 하기 위해서는 동의 내용을 공식 계약서에 명시하는 것이 가장 좋습니다.

참고: 포털에 표시되는 “이의 제기(Objected)”는 “거절(Refused)”을 의미하지 않습니다. 이는 심사관이 귀하가 답변해야 할 문제점을 제기했음을 의미합니다. 제9조 및 제11조에 따른 이의 제기의 대부분은 서면 답변 단계에서 해결됩니다. 어떻게 대응할지 결정하기 전에 상표 이의 제기에 대한 당사의 설명 자료를 읽어보시기 바랍니다.

제9조 또는 제11조에 따른 이의 제기에 대응하는 방법

신청서에 이의가 제기되면 기한이 시작됩니다. 심사 보고서를 수령한 날로부터 1개월 이내에 답변서를 제출해야 합니다. 이 기한을 지키지 않을 경우, 등기소는 해당 신청서를 포기한 것으로 간주할 수 있습니다.

답변서 자체는 이의 제기 사유를 중심으로 구성됩니다. 제9조에 따른 식별력 또는 설명성 이의 제기의 경우, 답변서에서는 해당 상표가 왜 식별력을 갖는지 설명하거나, 상표가 진정으로 설명적인 성격이라면 후천적 식별력을 입증하는 증거를 제시합니다. 제11조에 따른 유사성 이의 제기의 경우, 답변서에서는 외관, 발음, 의미, 상품 및 유통 경로 측면에서 귀하의 상표와 인용된 각 상표를 구별하며, 해당되는 경우 동의나 공존 사실을 근거로 삼을 수도 있습니다. 서면 답변이 심사관의 요구를 충족시키지 못할 경우, 해당 사안은 결정이 내려지기 전에 등록관 앞에서 사건을 변론할 기회인 사유 설명 청문회로 넘어갑니다.

상태 표시만 믿지 말고 포털에서 전체 심사 보고서를 꼼꼼히 읽어보시기 바랍니다. 또한, 사안이 미묘하게 엇갈리거나, 동일한 분류에 속하는 잘 알려진 상표와 충돌이 발생하고 동의를 얻을 수 없는 경우에는, 답변서 작성에 한 달을 쏟기 전에 전문적인 관점에서 등록 가능성을 신중히 검토하시기 바랍니다. 등록 절차에 대한 자세한 내용은 당사의 상표 등록 절차 안내서를 참조하시기 바랍니다.

1999년 상표법 제9조 및 제11조에 명시된 거절 사유 전문은 India Code에서 확인하실 수 있습니다.

자주 묻는 질문: 제9조 및 제11조에 따른 거부 사유

이 기사는 1999년 상표법에 따른 거절 사유를 일반적인 정보 제공 차원에서 설명한 것으로, 법률 자문이 아닙니다. 특정 상표가 거절될지 여부와 이의 제기가 받아들여질지 여부는 해당 상표의 정확한 내용, 상품 또는 서비스, 인용된 권리, 그리고 증거에 따라 결정됩니다. 특정 출원이나 심사 보고서에 대한 조언이 필요하신 경우, 자격을 갖춘 상표 전문가와 상담하시기 바랍니다.