| 简明回答 |
| PCT国际阶段中,国际检索单位(ISA)指出缺乏发明单一性,并不约束印度专利局。印度专利局在国家阶段独立审查单一性。 印度在进入国家阶段时,不会自动将未检索的发明视为撤回。PCT说明书中公开的内容仍可用于分案申请策略。《2003年专利规则》(Patents Rules 2003)第13(2A)条由《2024年专利(修订)规则》增设,允许申请人依据说明书中任何位置公开的内容提出分案申请,而不限于原始权利要求。 |
进入印度前ISA提出单一性异议的含义
国际检索单位(ISA)认定PCT申请缺乏发明单一性时,会依据PCT细则第40条发出通知,要求申请人就第一项发明之外的每项发明缴纳额外检索费。此时申请人有三种选择:缴纳额外费用,使所有发明都得到检索;将权利要求限定为一项发明,只进行一次检索;或在提出异议的同时缴费,并通过异议程序质疑ISA的认定。
每种选择也会影响印度国家阶段。缴纳额外费用的申请人,已获得多项发明的检索结果。未缴费的申请人,其国际检索报告只涵盖所选发明,其余发明未被检索。通过第二章审查程序要求书获得国际初步审查单位(IPEA)书面意见的申请人,该意见在国家阶段仅具参考价值。
但是,这些选择都不决定其在印度的处理结果。ISA的单一性认定,以及国际阶段作出的任何限定,均不约束印度专利局(IPO)。国家阶段重新开始。
IPO会重新审查单一性,还是采纳ISA的认定?
IPO独立重新审查单一性。依据PCT第27条(1)和(4),每个指定局对发明单一性形成自己的看法。对于PCT国家阶段申请,IPO通常适用PCT细则第13条的标准:权利要求必须涉及一项发明,或涉及由一个或多个对现有技术作出贡献的特定技术特征所确定的单一总的发明构思联系起来的一组发明。印度的相关法律依据是1970年《专利法》第16条和《专利规则》。
这种独立性对组合管理很重要。未经国际检索的发明,不会仅因此在进入国家阶段时失效。需要区分两种情形:仅因未缴纳额外ISA费用而未被检索的发明,以及在进入国家阶段之前依据PCT第19条或第34条有意修改而从申请中删除的权利要求。前者不会在进入国家阶段时自动失效,其所依据的公开内容仍可用于分案申请策略。后者由第19条或第34条修改记录处理,该记录是《专利规则》第20条规定的国家阶段进入文件的一部分。
| 印度不会自动将未检索的发明视为撤回。 |
| 与一些司法管辖区不同,印度不适用PCT第17条(3)(b)或第34条(3)(c)的规定,即未缴纳额外国家费用即视为撤回未经国际检索的发明。即使ISA因单一性异议而限定了检索范围,未检索的发明只要在PCT说明书中已公开,仍可通过向印度专利局提交分案申请继续追求。 |
IPO在依据1970年《专利法》第11B条提出审查请求后审查国家阶段申请时,会评估所收到的权利要求。如果IPO认为权利要求涉及多于一项发明,就会在第一次审查报告(FER)中提出单一性异议,这并非因为ISA这样认定,而是出于IPO自己的判断。IPO也可能得出不同的结论。在国际阶段缴纳额外费用、使两项发明得到检索的申请人,可能完全不会被IPO提出单一性异议,也可能因其他理由被提出。国际检索报告对IPO的审查有参考作用,但并不主导审查。
IPO在第一次审查报告中提出单一性异议时
第一次审查报告中的发明单一性异议,通常会指出权利要求中识别出的多项发明,并要求申请人答复。申请人必须依据《专利规则》第24B(4)条,在FER发出之日起六个月内答复。该期限可通过提交表格4并缴纳规定费用延长三个月,但延长并非自动,必须在期限届满前提出。
可用的应对方式有三种。第一,可以主张单一性存在,即主张所有权利要求通过对现有技术作出贡献的特定技术特征联系在单一总的发明构思之下。当ISA的异议基于狭窄的形式性解读,且申请人能够证明技术关联时,这一主张可能成功。第二,可以删除破坏单一性的权利要求,将权利要求限定在单一发明构思之内。此阶段的修改受1970年《专利法》第59条约束,该条仅允许通过放弃、更正或说明进行修改,不允许要求或描述在原提交文件中未实质公开的内容,也不允许扩大任何权利要求的范围。
第三种选择是针对超出所保留发明的权利要求,依据第16条提交分案申请,这样可以保留被排除的内容而不必放弃。分案申请沿用母案的优先权日,并需要在自母案优先权日起31个月内或自分案申请日起六个月内(以较晚者为准)提出单独的审查请求(依据《2024年专利(修订)规则》修订后的第24B条)。
PCT单一性异议之后在印度提出分案申请
1970年《专利法》第16条允许申请人在专利授权前随时提出分案申请,既可以自愿提出,也可以为消除审查员(Controller)关于权利要求涉及多于一项发明的单一性异议而提出。分案申请不得包含与母案一并提交的完整说明书中未实质公开的内容。第16条(2)明确了这一界限。
直至2024年3月,印度实践对希望自愿分案的申请人另有一重障碍。IPO一度要求从母案权利要求中能够识别出多项发明。说明书中已公开但权利要求中未体现的内容,常被拒绝作为分案的依据。这对进入印度国家阶段的PCT申请人尤为不利,即所选发明之外的发明虽在说明书中已公开,却未纳入有效的权利要求。
《2003年专利规则》第13(2A)条由《2024年专利(修订)规则》(G.S.R. 211(E),2024年3月15日)增设,大大强化并明确了这一点。其规定如下: “专利申请人如有意愿,可就临时说明书或完整说明书中公开的发明,或就依据第16条提交的分案申请,依据第16条提出一件或多件进一步申请。” 该修订使印度实践与德里高等法院合议庭(Division Bench)在Syngenta Limited v. Controller of Patents and Designs(2023年)案中的判决相一致,该判决认为发明的多样性可以从说明书中而不仅是权利要求中确定。对PCT申请人而言,这意味着即使未被选定的发明在国家阶段进入时从未被要求保护或未纳入有效权利要求,只要在PCT说明书中已公开,在印度也可作为分案申请的依据。
| 第13(2A)条,自2024年3月15日起生效。 |
| 未选定的发明在说明书中已公开但从未被要求保护的PCT申请人,现在可以依据该说明书公开内容在印度提出分案申请。但分案申请不得包含超出母案原始公开的内容,并且必须反映发明的真实多样性。 |
变化总结如下表。
| 2024年3月之前 | 2024年3月之后(第13(2A)条) | |
| 自愿分案的依据 | 多样性必须能从母案权利要求中识别 | 多样性可体现于说明书(临时或完整)或在先分案申请中 |
| 已公开但未被要求保护的未选定PCT发明 | 被IPO驳回的风险较高 | 有法规依据 |
| 时间 | 母案专利授权前 | 母案专利授权前(不变) |
有一个时间点需要注意:母案被授权、驳回或放弃后,不能再提出分案申请。在FER中收到单一性异议的申请人,应在答复时考虑分案,而不是等到母案进入授权之后。
外国代理人在进入印度前及进入时应核查的事项
外国代理人在ISA于国际阶段提出单一性异议之后,指示印度专利代理人使PCT申请进入印度国家阶段的,应在进入印度前核查以下事项。
第一,识别国际阶段中未检索或未审查的每项发明,包括未缴纳额外ISA费用的发明以及超出IPEA审查范围的发明。只要在PCT说明书中已公开,均仍可用于印度分案申请策略。
第二,区分仅未被检索的发明与依据PCT第19条或第34条有意修改而从申请中删除的权利要求。前者在不被视为撤回的情况下进入国家阶段,但仍受进入时的权利要求和审查约束,包括单一性异议和第59条的修改限制。后者由修改记录处理。进入印度国家阶段会采纳进入时有效的第19条和第34条修改,由这些修改删除的权利要求不会在母案中自动恢复。但其所依据的公开内容仍可支持依据第16条并结合第13(2A)条提出的分案申请。
第三,在FER发出之前,就分案申请的选择向印度代理人提供建议。在审查前的自愿分案中,申请人逐件选择权利要求。针对FER单一性异议的分案,则遵循审查员对发明的划分。两者均为第16条所允许,但策略定位不同。
如果PCT说明书公开了多项发明但在国际阶段未被检索,尤其是能够识别出不同商业实施方式时,应考虑在第一次审查报告发出前提出一件或多件自愿分案申请。这样可以不依赖审查员对单一性的看法,由申请人在整个组合中主导权利要求的构成。
第四,请记住,IPO对发明单一性的判断独立于ISA或IPEA的判断。国际阶段异议程序中被接受的论点在印度没有约束力,但可作为有说服力的依据援引。适用的框架是IPO审查员对进入时的权利要求所适用的PCT细则第13条。
常见问题
IPO会考虑两份国际检索报告,但不受其约束。检索报告对审查有参考作用,但不决定结果。IPO可能得出不同的单一性结论,也可能完全不提出单一性异议。
在PCT说明书中已公开但未被检索的内容,在印度仍可作为分案申请的依据。对分案策略而言,关键在于说明书中是否公开,而不是该发明是否在ISA面前被选定。如果在进入国家阶段前已通过第19条或第34条修改有意删除权利要求,结论取决于修改记录。
可以,自2024年3月15日起。《专利规则》第13(2A)条由《2024年专利(修订)规则》增设,明确允许依据临时说明书或完整说明书中公开的发明提出分案申请,无论其是否曾被要求保护。分案申请必须反映发明的真实多样性,且不得包含超出母案原始公开的内容。
可以主张单一性存在,有时也会成功。申请人必须证明所有权利要求通过对现有技术作出贡献的一个或多个特定技术特征共享单一总的发明构思,这符合PCT细则第13.2条的发明单一性标准。分案并非唯一途径。如果权利要求之间的技术关系真实且站得住脚,在FER答复中主张单一性往往更有效率。熟悉IPO在相关技术领域审查实践的印度代理人,最适合评估该主张的强度。
依据第16条的分案申请,只要母案仍在审查中,可在专利授权前随时提出。对于分案申请本身,必须在自母案优先权日起31个月内或自分案申请日起六个月内(以较晚者为准)提出审查请求(依据《2024年专利(修订)规则》)。
本文反映截至2026年4月的印度专利法律和程序,涉及印度专利局对PCT国家阶段申请的实践。请就您的具体事实情况寻求法律意见。


